SE/0140/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 140

Sucre, 15 de junio de 2023

Expediente: 341/2018-CA

Demandante: Gian Franco Ferré SpA JLT

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Materia: Contencioso Administrativo

Departamento: La Paz

Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

Emitida dentro del proceso Contencioso Administrativo seguido por GIAN FRANCO FERRÉ SpA. JLT, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 38 a 42 (foliado inferior), y memorial de fs. 47, que subsanó la demanda interpuesta por la firma GIAN FRANCO FERRÉ SpA. JLT, a través de su apoderado José María Caballero Alcocer, que impugnó la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 209/2018 de 25 de julio, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI; el Auto de Admisión de 10 de enero de 2019 de fs. 49; la contestación de la entidad demandada de fs. 91 a 103; el escrito de réplica de fs. 121 a 124; el memorial de dúplica de fs. 126 a 128; el Auto de 13 de agosto de 2019, mediante la cual se formula interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), fs. 132 A 134, la Interpretación Prejudicial emitida por TJCA de fs. 148 A 156; el Decreto de Autos de 3 de junio de 2019 de fs. 129; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos; y todo lo que fue pertinente analizar:

I.- ANTECEDENTES

Por memorial de 6 de mayo de 2016, subsanado mediante memoriales de 9 de agosto de 2016 y 26 de agosto de 2016, la firma FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, representada legalmente. por ANDREA BOLLMANN DUARTE, solicitó el registro del signo “Ferre” (Mixto), signado con SM 2169-2016, pretendiendo distinguir productos en la Clase Internacional 35 “Publicidad”, con publicación Nº 187847 de 12 de octubre 2016.

A través de escrito de 24 de noviembre de 2016, subsanado mediante memorial de 19 de enero de 2017, se apersonó la firma GIANFRANCO FERRÉ SpA JLT, representada legalmente por CARLOS ANDRÉS ARZE DÍAZ, interponiendo demanda de oposición al registro de la marca solicitada, señalando que cuenta con el registro titular de las siguientes marcas: “FERRÉ” en la Clase Internacional 9, Registro 102477-C, SR. 0713-2016; “FERRÉ” en la Clase Internacional 14, Registro 102476-C, SR. 0718" 2016: “FERRÉ” en la Clase Internacional 18, Registro 102473-C, SR. 0715-2016: “FERRÉ” en la Clase Internacional 24, Registro 102475-C, SR, 0717-2016:

“FERRE” en la Clase Internacional 26, Registro 102472:C, SR. 0714-2016; “GIANFRANCO FERRÉ” en la Clase Internacional, 3, Renovación 70188: A; “GIANFRANCO FERRÉ” en la Clase Internacional 89, Renovación 72161-A; “GIANFRANCO FERRÉ” en la Clase Internacional 18, Renovación 70119-C, y “GIANFRANCO FERRÉ” en la Clase Internacional 28, Renovación 70120-A.

El 13 de octubre de 2017, se emitió Resolución Administrativa Nº 481/2017, que declaró: 1. IMPROBADA la demanda de oposición planteada por la firma GIANFRANCO FERRÉ S.p.A, JLT, 2.-. CONCEDER el registro de la marca “ferre” (mixta) en la Clase 35 Internacional, a nombre de la firma FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

En conocimiento de la citada Resolución, la firma GIANFRANCO FERRÉ SpA, JLT, presentó recurso de revocatoria, resuelta por la Resolución Administrativa DPOPO/REV-Nº 25/2018, que RECHAZÓ el Recurso de Revocatoria interpuesto y CONFIRMÓ en su totalidad la Resolución Administrativa Nº 481/2017 de 13 de octubre de 2017.

Notificada la Resolución Administrativa DPOPO/REV-Nº 25/2018, el 14 de marzo de 2018, la firma GIANFRANCO FERRÉ SpA, JLT, interpuso recurso jerárquico, que mereció la Resolución Administrativa - DGE/DEN/J-Nº 209/2018 de 25 de julio de 2018, que RECHAZÓ el Recurso Jerárquico interpuesto.

Contra esta determinación, la firma GIANFRANCO FERRE SpA, JLT, interpuso demanda contencioso administrativo, bajo los siguientes fundamentos:

II.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La demanda contencioso administrativa de fs. 38 a 42 (foliado inferior), en base al artículo 136-a) de la Decisión 486, alegó que, las marcas FERRÉ y FERRÉ acusan innegable identidad y por lo tanto, la marca de FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, debe ser denegada debido a la existencia previa de la marca de sus mandantes.

Identidad gráfica y fonética

Similitud gramatical:

No existe diferencia alguna entre ambos signos por lo que resulta imposible diferenciarlas:

a) Ambas marcas están compuestas por la misma cantidad de letras, cinco en total.

b) Las dos marcas son una sola palabra.

c) Las cinco letras son exactamente las mismas y están colocadas en el mismo orden.

d) En corto, ambas marcas son idénticas.

e) El impacto visual, gráfico y conceptual que provocan ambas marcas es exactamente el mismo.

Similitud fonética:

a) Al ser gráficamente idénticas, son también fonéticamente idénticas.

Es importante recalcar, que de acuerdo con lo previsto por el Tribunal Andino de Justicia, la comparación de los signos debe ser hecha siguiendo los siguientes lineamientos:

1) Cada signo debe ser analizado en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

2) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

4) Deben tenerse en cuenta, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

Cualquiera sea la forma' de presentar la comparación, el resultado siempre será el mismo, el conjunto de ambas produce un: impacto gráfico, fonético y conceptual idéntico.

Como fue ampliamente demostrado en la demanda y ratificado en las Resoluciones de primera y segunda instancia, la identidad entre los signos en conflicto es indiscutible, al efecto, en virtud a la identidad existente entre estos signos se ha configurado el primer elemento necesario para que exista riesgo de confundibilidad (confusión y/o asociación).

Conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen ambas marcas

Enfatizó, que la marca de contrario está destinada a proteger servicios muy relacionados con los productos que distinguen las marcas FERRÉ y GIANFRANCO FERRÉ; puesto que, las marcas registradas a nombre de sus mandantes están destinadas a proteger productos en las clases 9, 14, 18, 24 y 25 en tanto que la clase 35 comprende entre otros, servicios de venta de todo tipo de productos al por mayor y menor, lo que entre otras cosas podría también referirse a los productos que venden sus mandantes.

En el caso específico de la solicitud de contrario, se refiere a “Publicidad; administración de empresas; administración de negocios; trabajos de oficina; la recopilación en beneficio de otros, de aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias, aparatos eléctricos y operados a gas, máquinas y equipos utilizados: en la cocina y cocción, es decir, parrillas, hornos, estufas, autoclaves; instalaciones y aparatos de aire acondicionado, campanas extractoras para cocinas, permitiendo convenientemente a los clientes ver y comprar estos productos, este servicio podrá ser proporcionado por la tiendas, puntos de venta al por mayor, a través de medios electrónicos o por medio de catálogos de venta por correo.”

En suma, se trata: de un servicio para la venta de productos para el hogar comprendidos-en la clase 11; evidenciándose que sus mandantes, tienen registrada la marca FERRÉ en clase 9, que también distingue productos para el hogar.

Ambas: clases; 9 y 11, incluyen, entre otros productos destinados a ser utilizados en él hogar, como ser cocinas, hornos, refrigeradores, calefacción, balanzas, equipos de medición, videograbadoras, aparatos fotográficos, máquinas de calcular y ordenadores.

Esto sin duda, podría traer algún tipo de confusión pues ya existe un riesgo de conexión, aclaró que, la clase 35 es usualmente aplicada a la venta de todo tipo de productos.

Por su parte, el Tribunal ha indicado lo siguiente: “Con base a jurisprudencia emitida por el Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes:

i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o-servicios. distinguidos por ellos;

ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios

iii) o semejanza entre los signos e identidad entré los productos y servicios;

iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 040-IP 2010).

Impedimento de acuerdo al art. 136 –e) de la Decisión 486

El término Férré, es el apellido de Gianfranco Ferré y por lo tanto, también le asiste un derecho a que el mismo sea protegido de acuerdo a lo previsto por el art. 136-e) de la Decisión 486.

El nombre de una persona natural, puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: “i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.” (Proceso 65-IP-2015)

Petitorio