SE/0147/2018

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA Nº 147/2018

EXPEDIENTE : 83/2015

DEMANDANTE : Compañía Industrial Altiplano S.A.

DEMANDADO : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA : DGE/OPO/J-287/2014 de 28 de agosto

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Ricardo Torres Echalar

LUGAR Y FECHA : Sucre, 01 de noviembre de 2018

VISTOS:

La demanda contencioso administrativa de fojas 61 a 76, impugnando la Resolución Administrativa, pronunciada en Recurso Jerárquico DGE/OP/J-287/2014 de 28 de agosto, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), cursante de fojas 39 a 46, la contestación presentada que corre de fojas 133 a 137 y vuelta, los antecedentes procesales y,

CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, se apersonó Domingo Sixto Salcedo Rada, en representación legal de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., en virtud del Testimonio de Poder N° 1693/2013, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 12 correspondiente al Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de Edgar Rosales Lijerón (fojas 1 a 5), dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de marca “K-NINO”, Pub. 161949.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Ingresando a la revisión de la demanda interpuesta por memorial de fojas 61 a 76, como antecedentes del proceso administrativo, la demandante indicó:

Que, el 10 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold solicitó el registro de la marca “K-NINO” (mixta) en la clase 28 de la Clasificación Internacional para distinguir “Juguetes para mascotas”, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 161949.

Que, por memorial de 30 de agosto de 2013, la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., representada por Domingo Salcedo Rada, presentó demanda de oposición andina contra la solicitud de registro de la marca “K-NINO”.

Señaló que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el 6 de enero de 2014 emitió la Resolución Administrativa N° 004/2014, resolviendo declarar improcedente la demanda de oposición andina interpuesta por la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., y conceder la solicitud de la marca a nombre de Miguel Serrano Cronembold, por lo que el 28 de febrero de 2014, interpuso recurso de revocatoria.

En virtud de lo anterior, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el 2 de abril de 2014 pronunció la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, por la que se dispuso rechazar el recurso de revocatoria y confirmar en todas sus partes la Resolución 004/2014, por lo que a continuación el solicitante de registro de la marca referida, dedujo recurso jerárquico.

Que, en conocimiento del recurso señalado, la Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el 28 de agosto de 2014, pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-287/2014 por la que dispuso lo siguiente: “Sostiene que para que proceda la demostración del interés real conforme el art. 147 de la Decisión 486 debe haber MARCA IDENTICA Y PRODUCTOS IDENTICOS de los originalmente registrados en el país de origen, desestimando el INTERES REAL de mi mandante. Que una resolución anterior con las mismas partes involucradas con fundamentos similares pero una decisión distinta no es vinculatorio y que no puede emitir criterio al respecto”. Con estos razonamientos resuelve rechazar el recurso jerárquico y confirmar la Resolución Administrativa DPI/OP/REV N° 79/2014.

I.2. Fundamentos de la demanda.

En base a los antecedentes descritos, cumpliendo los requisitos formales, y agotada la vía administrativa como prevé el Código de Procedimiento Civil, la parte demandante argumentó su demanda, en síntesis, en los siguientes términos:

a.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTRARIA A LA DECISIÓN 486 DE LA CAN.

Inició la fundamentación de la demanda, haciendo referencia a que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), constituye el marco normativo destinado a proteger la propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Citó el artículo 147 de la Decisión 486 de la CAN, para luego reiterar que los elementos señalados en la normativa han sido cumplidos por la parte demandante en la siguiente forma:

a) Manifiesta, que se ha demostrado el riesgo de inducir en error a los consumidores puesto que la marca “K-NINO” es idéntica a la registrada por la COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., patentada en la república del Perú, basándose en los siguientes riesgos de confusión: a.1) DIRECTA es idéntica y tanto fonética como conceptual ambas marcas hacen referencia al término CANINO y están relacionadas con mascotas o perros en particular; y a.2) INDIRECTA ASOCIACION EMPRESARIAL Y CONEXIÓN COMPETITIVA, pues la jurisprudencia (cita el proceso 114-IP-2003) de donde refiere que entre marcas existen conexión competitiva, aunque no pertenecen a la misma clase internacional, tienen similares medios de publicidad, que las clases 5 y 28 de la calificación internacional están íntimamente relacionadas, llevando a una confusión indirecta, ya que asumiría que las marcas provienen del mismo origen empresarial.

b) Se presentó la oposición con expediente Nº 161949 de forma simultánea con la solicitud de marca SM-S 200363-2013 para la clase internacional 28, solventándolo el interés legítimo y real de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., en el mercado boliviano y comunitario.

Prosiguió desarrollando los requisitos exigidos por SENAPI para que se justifique el “interés real” siendo: 1) Una marca idéntica y semejante; y, 2) Los mismos productos, ambos requisitos son “extra-legales” pues en el art. 47 de la Decisión 486 y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, no existe un interés de protección y uso en el mercado de la marca que este en conflicto.

Manifiesta que el SENAPI atenta a los principios de legalidad, proporcionalidad, verdad material, sana critica, razonabilidad suficiente establecidos por las normas administrativas al introducir sin fundamentación legal la “IDENTIDAD DE MARCA” para acreditar el INTERES REAL conforme lo determina el art. 486 de la Decisión 486, aspecto que no es exigido en la indicada norma.

Acusa que el SENAPI ha limitado los requisitos establecidos, sin ningún sustento legal en relación a la identidad de productos para que se acredite el interés real, cuando el art. 147 de la Decisión 486 teleológicamente es el desarrollo de un comercio leal en el mercado andino de donde se protege al consumidor para no ser inducido en confusión directa ni indirecta como sucede en el presente caso.

Expresó que la decisión realizada por el SENAPI vulnera los principios administrativos de la sana critica, razonabilidad suficiente, coherencia y congruencia, proporcionalidad y legalidad causando la violación de los derechos constitucionales de legítima defensa, debido proceso y el principio de seguridad jurídica garantizados en el artículo 115.II de la Constitución Política del Estado en aplicación del art. 2 del Convenio de París aprobado mediante Ley 1482 de 6 de abril de 1993.

b.- SOLICITUD DE CONSULTA AL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.

En concordancia con los fundamentos desarrollados en el punto anterior, el demandante solicitó en relación con las normas invocadas, que este Supremo Tribunal de Justicia, efectúe la consulta de interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, respecto de los incisos d) y e) del artículo 136 y art. 137 de la Decisión 486, tomando en cuenta que dicha solicitud es obligatoria por mandato del artículo 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones.

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando que una vez efectuada la interpretación prejudicial por el Tribunal Andino de Justicia, de acuerdo con lo solicitado, se dicte resolución declarando probada la misma y en consecuencia se disponga revocar la Resolución DGE/OP/J-287/2014 de 28 de agosto, pronunciada en recurso jerárquico, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014 de 2 de abril, emitida en recurso de revocatoria.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que por providencia de fojas 78, se admitió la demanda contenciosa administrativa, teniéndose apersonados a la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., representada legalmente por Domingo Sixto Salcedo Rada, corriéndose en traslado la demanda a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la parte demandada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia señalada, el 15 de junio de 2015, como consta por el formulario de fojas 103, previo decreto de fojas 102 vuelta, recibida la provisión citatoria diligenciada como consta por la nota de fojas 128 y ordenado su arrimo a sus antecedentes por decreto de fojas 129, la autoridad demandada responde negativamente la demanda, cursante de fojas 133 a 137 y vuelta, apersonándose, Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/N° 190.2012 de 26 de octubre (fojas 131 a 132), habiéndose admitido la misma como consta por la providencia de fojas 138.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

La referida providencia señaló que una vez respondida la demanda dentro del plazo de ley, al no existir nada más que tramitar, deben estar las partes a lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

A continuación, la Sala Plena del Supremo Tribunal de Justicia emitió el Auto N° 26/2015 de 29 de julio (fojas 144 a 145 y vuelta), resolviendo remitir los antecedentes en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dejando sin efecto el sorteo realizado y suspendiendo el plazo para resolución hasta que el Tribunal Andino de Justicia emita su interpretación prejudicial.

Cursa a fojas 174 la nota de remisión de la Interpretación Prejudicial, Proceso 549-IP-2015 (fojas 174), suscrita por el Secretario General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habiéndose providenciado a fojas 176, disponiéndose su acumulación al expediente, con noticia de partes y a fs. 179, se decreta autos para sentencia.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 2.2 y 4 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

En el desarrollo del proceso en etapa administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia lo siguiente:

III.1.- Solicitud de registro de marca.

Mediante memorial de 10 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold solicitó el registro de la marca “K-NINO” (mixta) en la clase 28 de la Clasificación internacional, para distinguir (juguetes para mascotas) publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Nº 161943, el 30 de agosto del indicado año, la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A., presentó la demanda de oposición andina contra la solicitud de registro de la marca “K-NINO”.