SE/0148/2018

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA 148/2018

Expediente : 126/2015

Demandante : The Coca Cola Company

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

“SENAPI”

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo.

Resolución impugnada : R.J DGE/OPO/ NRO. 340/2014 de 28 de

octubre de 2014.

Magistrado Relator : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

Lugar y fecha : Sucre, 01 de noviembre de 2018

VISTOS EN LA SALA: La demanda Contencioso Administrativa de fs. 322 a 330 y vlta., interpuesta por Frank Daniel Limón Nava, en representación legal de la firma The Coca Cola Company, impugnando la Resolución R.J DGE/OPO/ NRO. 340/2014 de 28 de octubre de 2014, la respuesta de fs. 420 a 424 y vlta., los antecedentes procesales, y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, Frank Daniel Limón Nava, en representación legal de la firma The Coca Cola Company, se apersonó interponiendo demanda Contencioso Administrativa, contra la resolución impugnada, expresando, en síntesis:

En fecha 6 de septiembre de 2010 bajo el número de solicitud SM 3845-2010, fue presentada la solicitud de registro de la marca “COCACOLLABOL” “Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol” a nombre de OSPICOCA-Organización Social para la Industrialización de la Coca y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 394, petición a la cual la representante legal de la firma THE COCA – COLA COMPANY se opuso, sobre la base de los derechos de propiedad intelectual concedidos previamente a su favor por la marca COCA-COLA en sus diferentes formas y manifestaciones.

En fecha 25 de junio de 2013, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, resolvió el proceso de oposición emitiendo la Resolución Administrativa Nº 307/2013, por la que se dispuso declarar: “IMPROBADA, la oposición presentada por la firma THE COCA-COLA COMPANY, representada legalmente por Pilar Soruco Etcheverry y conceder la solicitud de registro de la marca COCACOLLABOL (mixta) en la clase 32 de la clasificación internacional a nombre de la firma OSPICOCA - ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA, representada legalmente por Miriam Núñez Bejarano, por tal razón, en fecha 17 de julio de 2013, en tiempo hábil y oportuno, la firma COCA - COLA interpuso Recurso de Revocatoria contra la referida Resolución Administrativa.

Que, ante el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma THE COCA – COLA COMPANY, en fecha 13 de junio de 2014, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual emitió la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 142/2014, misma que en su parte resolutiva dispuso: “Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por THE COCA-COLA COMPANY, representada legalmente por Pilar Soruco Etcheverry, confirmándose en todas sus partes, la Resolución Administrativa No. 307/2013 de fecha 25 de junio de 2013, cursante a fs. 106 a 123 de obrados. Contra la citada resolución en fecha 2 de julio de 2014, interponen Recurso Jerárquico para ser resuelto por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

La autoridad superior jerárquica del SENAPI “Directora General Ejecutiva” el 28 de octubre de 2014, emitió la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- No. 340/2014, que dispuso: “RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma THE COCA-COLA COMPANY, representada legalmente por Pilar Soruco Etcheverry, CONFIRMANDOSE de forma total la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 142/2014 de fecha 13 de junio de 2014, notificándose los interesados con la citada resolución administrativa en fecha 20 de febrero de 2015.

I.2.- Fundamentos de la Demanda

I.2.1.- Las resoluciones administrativas emitidas por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI son contrarias a la Decisión 486 y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino.

Señaló que la resolución impugnada no ha sido debidamente motivada, ni ha observado la normativa, vulnerando los derechos de THE COCA-COLA COMPANY, toda vez que el signo solicitado “COCACOLLABOL” (Denominación y diseño) carece de distintividad, ya que al guardar una extrema similitud con la marca “COCA-COLA” de THE COCA-COLA COMPANY, el signo solicitado se vuelve irregistrable, pues no puede cumplir con el fin y requisito primordial de las marcas, que es de distinguir los productos y servicios que protegen.

Señaló también, que la resolución que se impugna, se ha emitido en contravención al registro establecido por la “Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, en sus artículos 135 literales a) y b), y el art. 136 literales a), c), f), h) y g), ya que el signo solicitado “COCACOLLABOL” carece de distintividad por ser similar a la muy conocida marca COCA COLA.

I.2.2.- Incumplimiento de la Decisión 486 respecto a la protección de marcas notorias. -

Al respecto, indicó que se ha incumplido la Decisión 486, con relación a la protección de marcas notorias, que según el art. 224 signo distintivo notoriamente conocido, es aquel que “…fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. Esta calidad de marca notoria fue reconocida por el mismo SENAPI mediante Resolución Nº 1142/2011 de 29 de noviembre, desde el año 2011 a COCA-COLA, dentro del proceso de oposición COCA-COLA Vs. SPARKLING, en la que la resolución declaró probada la oposición, fundándose en el art. 136 en su inciso h) de la Decisión 486 (por constituir una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo..…); asimismo el SENAPI incumple su obligación de otorgar una protección especial a la marca COCA COLA, conforme refiere el art. 225, quien ha invertido grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias dirigidas a promocionar su marca en Bolivia, estando presente de manera constante y sostenida desde hace más de 50 años, en la mente del consumidor boliviano por lo que el consumidor pensará que COCACOLLABOL tiene una relación con COCA COLA, lo que es un aprovechamiento injusto del renombre de esta marca.

De igual forma, señaló que además de los riesgos comunes a toda marca-confusión y asociación-, el art. 226 ha establecido dos riesgos más que las autoridades deben evitar si existiera conflicto con alguna marca notoria, el riesgo de dilución de la marca, y el riesgo de uso parasitario, teniendo la autoridad el deber de dar una protección especial a un signo notoriamente conocido y negar el registro de signos que sean idénticos o similares que puedan ocasionar riesgo de confusión, asociación, dilución y riesgo de uso parasitario.

Que, la concesión del registro del signo “COCACOLLABOL”, refleja una clara contradicción con las normas señaladas y desconoce la protección que debe otorgarse a la marca vulnerando así los derechos THE COCA –COLA COMPANY; de igual manera la aplicación de la excepción de visión en conjunto por parte del SENAPI no es correcta, ya que al ser COCA COLA una marca notoria, no corresponde diseccionar el signo para realizar la comparación, toda vez que la notoriedad constituye un concepto absoluto, por la que una marca debe ser valorada en su conjunto y el cotejo en el que se compare una marca notoria, debe ser realizado de manera especial, atendiendo la distintividad que la marca notoria conlleva en sí misma, debiendo tomar que esta no puede estar compuesta de términos débiles por lo que debe ser protegida en su integridad, evidenciándose un incorrecto cotejo marcario en franca vulneración de los derechos de THE COCA COLA COMPANY, y que la marca COCACOLLABOL pretende abusar de manera ilegítima de la notoriedad y prestigio de la que goza la marca COCA COLA, ya que es innegable que cuando el consumidor se encuentre frente a la marca COCACOLLABOL, pensara que este es un producto derivado, existiendo en consecuencia falta de valoración de toda la prueba aportada y no tomar en cuenta la similitud entre los signos compuestos por el uso de consonantes y vocales en el mismo orden y en el mismo lugar de las marcas.

I.2.3.- Resolución DGE/DEN/J- No. 340/2013 contraria a la Constitución Política del Estado y la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo.

Respecto a este punto, la parte demandante alegó que la Constitución Política del Estado en su art. 24, establece que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual, colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de una respuesta formal y pronta, disposición que se encuentra en concordancia con lo determinado en la Ley Nº 2341 del Procedimiento Administrativo en su art. 16 inc. h) en su relación con la administración pública.

La autoridad no ha proporcionado una respuesta explicita y fundamentada a todos los argumentos presentados, ya que no se ha hecho mención al riesgo de dilución y de uso parasitario que representa la copia o imitación de una marca notoriamente conocida, riesgos que existen al margen del riesgo de confusión y de asociación, tampoco valoró explícitamente y de manera coherente la prueba aportada que demuestra que las actuaciones de la contraparte constituyen acciones de mala fe; la concesión del registro de la marca COCACOLLABOL, conlleva al riesgo de que la marca pierda su fuerza en Bolivia, especialmente si el SENAPI alegó que el consumidor puede distinguir el origen empresarial de los signos.

La autoridad en la resolución No. 307/2013, no realizó una valoración suficiente de la abundante prueba aportada que demuestra la mala fe en las actuaciones de contrario, limitándose en la resolución REV-No. 142/2014 a mencionar que no se ha demostrado de manera fehaciente la mala fe de la contraparte, sin valorar de manera explícita, correcta y detenidamente cada una de las pruebas.

En la resolución DGE/OPO/J- No. 340/2014 la autoridad refirió que si bien la parte recurrente hace mención a la notoriedad de la marca COCA COLA, los mismos no demuestran que la firma OSPICOCA-ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA hubiese solicitado el registro del signo COCACOLLABOL para perpetrar actos de competencia desleal, concluyendo que el signo solicitado dentro de la clase internacional 32, no se encontraría inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dicha valoración es incorrecta y forzada a la necesidad de emitir una valoración, ya que no considera los argumentos vertidos por su mandante, no valoró el hecho que la prueba aportada por su mandante demuestra que la anterior solicitud presentada por la contraparte se trata de una marca idéntica que imita la marca de COCA – COLA, demostrándose la mala fe de la otra parte, hechos que la autoridad no tomo en cuenta.

I.2.4.-Correcto cotejo marcario entre las marcas COCA-COLA y la marca solicitada “COCACOLLABOL (Denominación y diseño) C1. Int. 32 SM 3845-2010, Pub. 155139

De igual manera sostuvo que existe una obvia similitud entre las marcas en conflicto, vulnerándose los principios fundamentales y normas de la propiedad industrial, atendiendo intereses por encima de la ley, esta similitud está compuesta por el uso de consonantes y vocales en el mismo orden y en el mismo lugar de marcas, ambos se oyen y leen de la misma manera, la única terminación diferente es “bol”, que no contribuye bajo ningún aspecto con suficiente distintividad que permita diferenciar una marca de la otra.

Con relación a la similitud entre los signos podrá observarse la innegable similitud que existe entre ellos:

COCACOLLABOL

COCA-COLA

Continuó manifestando que, la función más elemental de la marca es la de poder diferenciar un producto del otro en el mercado, si el signo que se quiere registrar no cumple con esta máxima, no puede ser protegido como marca, porque no puede comunicar al consumidor suficientemente que es un producto diferente al que ya existe en el mercado. Esta situación demanda que además se proteja al consumidor público para que no compre por equivocación un producto en vez de otro, bajo la errada creencia que los dos son fabricados por la misma empresa con los mismos estándares de calidad, este es el riesgo de asociación, el cual es causal para no conceder el registro a la solicitud de COCACOLLABOL.

También indicó, que la consideración que debe hacerse no puede detenerse en la apreciación de elementos con carga política ni filosófica, la palabra COCA se refiere a la hoja milenaria y COLLA es referencia de una etnia originaria y que se trata de una reivindicación cultural de una bebida autóctona y que debe prevalecer ante marcas de terceros.

Asimismo, se puede apreciar que ambas marcas protegen los mismos productos en la clase 32, lo que significa que al tratarse de los mismos productos hay una directa colisión entre los mismos, motivo por el cual se debe denegar el registro solicitado de COCACOLLABOL.

I.2.5.- Familia de Marcas “COCA COLA”

La resolución DGE/OPO/J-No. 340/2014 de 28 de octubre de 2014 excluyó del cotejo marcario la marca “COCA COLA (denominación)” y en su lugar realiza el cotejo entre las marcas “COCA - COLA ZERO”, “COCA –COLA LIGHT PLUS”, “COCA-COLA C2”, “COCA-COLA INTERACTIVE MUSIC” entre otras, señalando erróneamente que las marcas registradas a nombre de TCCC cuentan con elementos que las diferencian de la marca solicitada, concluyéndose que no existe riesgo de confusión.

El rasgo distintivo de todas las marcas nombradas en la resolución es “COCA-COLA”, que confirma más aun el riesgo de confusión al que se enfrenta TCCC, el público consumidor pensará que “COCAKOLLABOL” constituye otras de las variadas marcas de “COCA-COLA”

Situación que demandó se proteja al público consumidor para que no compre por equivocación un producto en lugar de otro, ante la errada idea de ambos son fabricados por la misma empresa con los mismos estándares de calidad, siendo esta la causal suficiente para denegar el registro del signo “COCACOLLABOL”.

I.3 Petitorio.

Finalmente, solicitó declarar probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 340/2014, y se ordene al SENAPI denegar el registro de la marca COCACOLLABOL a nombre de OSPICOCA- Organización Social para la Industrialización de la Coca.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda por providencia de fs. 384 a 385, mediante memorial cursante de fs. 420 a 424 y vlta., se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva y representante legal de la Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, quien luego de exponer los antecedentes administrativos, en tiempo hábil contestó negativamente la demanda, expresando en síntesis lo siguiente:

Con carácter inicial estableció que el objeto de la demanda Contenciosa Administrativa es inherente al proceso de oposición instaurado contra el registro de la marca “COCAKOLLABOLL” (sic) (debió indicar COCACOLLABOL que es lo correcto) mixta con número de publicación 155139, registro solicitado ante el SENAPI, quien es competente para dirimir los procesos en la vía administrativa que hacen al registro y defensa de la propiedad intelectual.

Que el representante legal de THE COCA-COLA COMPANY en la demanda Contenciosa Administrativa señalo que la resolución fue emitida en contravención de las prohibiciones de registro establecidas por la Decisión 486, sin embargo a lo largo de la resolución DGE/OPO/J. Nº 340/2014 en el cotejo del signo solicitado “COCAKOLLABOL” (sic) con las marcas registradas, se concluyó que este signo es capaz de distinguir en el mercado productos comprendidos en la clase 32 de Clasificación Internacional, producidos o comercializados por su titular de los productos idénticos o similares de otras personas, contrario a lo que manifiesto el demandante, y que al ser la marca COCA COLA una marca completamente acuñada en la mente del consumidor boliviano desde hace décadas, no se hará una relación con el signo solicitado como se afirma.

Que, el examen de registrabilidad del signo solicitado conforme a las pautas establecidas en la doctrina y jurisprudencia andina, donde se ha determinado que el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo establece el art. 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no se encontró inmerso en las prohibiciones mencionadas por el demandante, por lo que correspondía acceder a su registro, ratificando lo expresado en el cotejo efectuado en la Resolución Administrativa impugnada.

Por otra parte, señaló que en cuanto a la falta de valoración de la prueba y desconocimiento de la misma establecida en el art. 137 de la Decisión 486, señala que la jurisprudencia andina indicó que un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial, es cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento de los productos o la actividad industrial comercial de un competidor, en tal sentido para que la solicitud de registro de un signo llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro, siendo que quien alega la causal de irregistrabilidad del art. 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de la imitación de su marca, en consecuencia, manifiesta que analizados los medios probatorios se coligió que la opositora no presentó documentación idónea por la que la autoridad llegue a la convicción de la supuesta competencia desleal que pudiere haberse desarrollado por OSPICOCA-Organización Social para la Industrialización de la Coca, toda vez que la documentación presentada sólo hace referencia a la notoriedad de la marca COCA COLA en las Repúblicas de Venezuela y del Perú, este último país miembro de la CAN, pero no adjuntó prueba respecto a que el signo hubiese sido solicitado para perpetrar actos de competencia desleal situación que también fue señalada por la Autoridad inferior en la Resolución Nº DPI/OP/J-Nº 142/2014 y que en el presente caso no se logró demostrar la supuesta mala fe alegada por la opositora.

Que, al igual que el demandante solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia como última instancia ordene la interpretación pre-judicial al Tribunal Andino de Naciones del cual nuestro país es miembro.

II. 1 Petitorio.

Concluyó, solicitando se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 340/2014 de 28 de octubre.

II.2. Réplica y dúplica

En la Réplica y Dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores.

III. INTERVENCIÓN DEL TERCER INTERESADO.

Mediante Providencia de Admisión de 26 de agosto de 2015 de fs. 384 de obrados, se dispuso la notificación del tercer interesado “Organización Social para la Industrialización de la Hoja de Coca (OSPICOCA) en las personas de sus representantes legales Miriam Núñez Bejarano (en la ciudad de La Paz) y Fermín Tito Aguanta (en la ciudad de Santa Cruz), debidamente notificados mediante Provisión Citatoria como consta a fs. 413 y fs. 478 del cuaderno procesal, mismos que no se han apersonado a la presente demanda.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 26 de abril de 2016, remitiéndose antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial de los Arts. 134, 135.a) y b), 136.a), f), h) y g); 225, 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en mérito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado,123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal mencionado que facultan al tramitador de la causa solicitar interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares.