SE/0158/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 158

Sucre, 25 de septiembre de 2020

Expediente: 004/2018-CA

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandante: Embotelladora América SRL

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Impugnada: DGE/NUL/J N° 228/2017, de 6 de septiembre

Magistrada Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

Emitido dentro del proceso Contencioso Administrativo seguido por la Embotelladora América SRL, representado por Marcelo Silvestre Escobar Gabriel; impugnando la Resolución Administrativa DGE/NUL/J N° 228/2017, de 6 de septiembre, emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda de fs. 69 a 80, la contestación de fs. 215 a 224; la interpretación judicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de fs. 274 a 281, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Resolución Administrativa

Dentro del proceso administrativo de nulidad relativa contra la marca LIX2 (Mixta) con Registro N° 168687-C, a instancias de Martha Landivar Gantier, en representación de Embotelladora América SRL, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 63/2017 de 7 de febrero, por la que resolvió declarar IMPROBADA, la demanda y procederse al archivo de obrados.

Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por Martha Landivar Gantier, en representación de Embotelladora América SRL, en 3 de abril de 2017, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- N° 90/2017, resolvió RECHAZÓ el recurso de revocatoria interpuesto, CONFIRMANDO en su totalidad la Resolución Administrativa N° 63/2017 de 7 de febrero.

Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Marcelo S. Escobar Gabriel, en representación de Embotelladora América SRL, el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 90/2017 de 3 de abril, bajo el fundamento que la prueba aportada referente a los distintos trámites realizados por la firma EMBOTELLADORA AMERICA SRL en el SENASAG, no demuestran ni crean convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif en el registro de su marca "LIX2" en el SENAPI, debido a que el registro sanitario otorgado por el SENASAG no tiene vínculo o relación alguna con los registros de propiedad intelectual y que la prueba aportada referente a las distintas acciones y procesos penales instaurados contra ISRAEL VELASQUEZ COSSIO y RAUL VELASQUEZ COSSIO por falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; no demuestran ni generan convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif (titular del registro objeto de nulidad) en el registro de la marca "LIX2" (denominación) en el SENAPI.

Auto complementario a la Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Emitida la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre, por memorial de 18 de septiembre de 2017, Marcelo S. Escobar Gabriel, en representación de Embotelladora América SRL, solicitó aclaración, enmienda y complementación, que fue declarada IMPROCEDENTE a través del Auto Complementario de 25 de septiembre de 2017, por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, bajo el fundamento que la aclaración solicitada, se encontraba ya expuesta de forma clara en la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre.

Contra estas últimas Resoluciones la EMBOTELLADORA AMERICA SRL, interpuso la demanda Contenciosa Administrativa que ocupa a este Tribunal.

En el curso del proceso contencioso administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Se cumplió también con la citación a Gianfranco Pallaoro Nacif, en calidad de tercero interesado.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

Acusó que la Resolución Jerárquica impugnada vulneró el art. 16-h), 30, 47-IV y 63 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, art. 64 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y el principio de verdad material, al concluir de manera arbitraria y sin apreciar los medios probatorios en su conjunto, que "todos los elementos de convicción adjuntos al expediente, no habrían supuestamente creado convicción de mala fe, ni que el contrario haya solicitado el registro del signo para facilitar, perpetrar o consolidar actos de competencia desleal”.

Agregó que la Autoridad Administrativa Jerárquica, no valoró correctamente toda la prueba, mucho menos motivó su Resolución respecto a cuáles serían las razones de fondo por las que concluyó que no se habría demostrado las causales de nulidad invocadas y los extremos denunciados a lo largo del procedimiento, lo que considera una arbitrariedad tornando al acto administrativo en carente de razonabilidad.

En cuanto a la causal de nulidad prevista en el art. 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que del análisis de toda la prueba ofrecida y producida en instancia administrativa, efectivamente existen indicios razonables que permiten inferir que el registro de la marca "LIX2" se solicitó para perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal.

Indicó que, en la Resolución Administrativa emitida en grado jerárquico, no se realizó una apreciación integral de la prueba; sino, de manera aislada, circunstancia por la que no la consideran válida a efectos de la compulsa de los elementos de convicción producidos.

Conforme a la causal anotada en el art. 137 de la Decisión 486, para alcanzar el efecto nulificante, la norma requiere básicamente "indicios razonables", ello quiere decir que no es necesaria la existencia de prueba semiplena ni mucho menos plena, bastando entonces, que sean razonables los indicios dirigidos a perfilar el hecho de que la marca se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal, tal cual ocurrió en el presente y cuyas circunstancias, se demostraron a partir de la prueba producida al interior del procedimiento y no obstante ello, el fallo administrativo señaló que no se habría creado convicción; este aspecto, naturalmente causa agravio.

Señaló que todas las literales consistentes en: notas, formularios, informes de inspección emitidos por el SENASAG, muestras de etiquetado, las declaraciones testificales, acta de notoriedad notariada, notas aclaratorias e informes de antigüedad, suscritos por los diferentes comerciantes, instructiva de trabajo, entre otros, logran generar convicción inherente a la pionera comercialización, identificación y posicionamiento, de la bebida alcohólica "LIX2" por parte del demandante; consiguientemente, al realizar su solicitud de registro ante el SENAPI, el Sr. Gianfranco Pallaoro Nacif, de manera posterior, precisamente de dicha marca, se tiene que ese requerimiento de inscripción, lógicamente, fue ejecutado buscando perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal traducido en el aprovechamiento parasitario del esfuerzo ajeno, porque la pretensión con dicha solicitud y registro ante el SENAPI era desplazarlo del mercado.

El hecho de que el producto VARADERO y/o BARADERO RON COLA ha sido puesto en el mercado por el Sr. Pallaoro Nacif, con posterioridad al realizado por el demandante, se produjo grave error en el consumidor, atentando en su momento contra su libertad de elección, porque muchos consumidores adquirieron la imitación pensando que se trataba del producto original.

Señala también que el hecho de que el signo LIX2, ha sido primigeniamente utilizado por el demandante, dió lugar no solamente a que se impida su registro por terceros como marca; sino también, a excluir un uso similar realizado por terceros y que, en estos casos, los derechos del usuario de la marca surgen no solamente de ciertas disposiciones de la nombrada Declaración 486; sino también, de los principios generales del Derecho de la competencia desleal.

Agrega que con el registro concedido de la marca en cuestión a favor del Sr. Pallaoro, éste se valió de los resultados del trabajo realizado por la empresa demandante para potenciar su propia actividad comercial, estableciéndose así un evidente aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, ejecutándose, merced a la mencionada imitación, un denotado aprovechamiento de la reputación alcanzada en los primeros años de comercialización del producto, sirviéndose de la publicidad que realizó y lográndose, en definitiva, desviar la clientela que Embotelladora América pudo lograr el tiempo que comercializó ese producto.

En cuanto a la causal de nulidad prevista en el art. 172 de la Decisión 486, alegó que, en base a las pruebas de cargo ofrecidas consistentes en:

-Nota de Cargo, suscrita por el Sr. Israel E. Velásquez Cossío en su condición de Jefe de Ventas.

-Acta de Notoriedad N° 41/2017 de 23 de mayo de 2017, emitida por la Notaria de Fe Publica N° 105, relativa a la información contenida en la Red Social Facebook del usuario Israel Velásquez Cossío.

-Acuerdo de Confidencialidad de 10 de agosto de 2016, elevado a la calidad de instrumento público a través de la medida preparatoria de Reconocimiento de Firmas y Rubricas.

-Actuaciones relativas al Cuaderno de Control Jurisdiccional formado en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, al interior de la denuncia penal seguida por el Ministerio Publico a instancias de Weymar Wilder Quispe (actual Jefe de Ventas de su mandante) contra Israel Eduardo Velásquez Cossío, por la comisión de los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas, acción penal dentro la cual su mandante se constituyó en parte afectada (victima) y que actualmente cuenta con Acusación Formal.

-Cuaderno de investigaciones correspondiente al proceso penal seguido contra Israel Velásquez Cossío.

-Planillas de pago de sueldos por las cuales se evidencia que Israel Velásquez Cossío fue trabajador de la Empresa Embotelladora América.

-Demanda de infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, promovida por Gianfranco Pallaoro Nacif, representado por José L. Cabero Cabrera, relativa a la marca LIX2, contra su mandante.

-Declaraciones Testificales depuestas en Audiencia respectiva.

-Propuesta de Trabajo realizada por la firma BARLIX SRL (autorizada por Gianfranco Pallaoro para el uso de la marca BARADERO Y LIX2) a favor de Israel Velásquez Cossío.

-CD Audio, conteniendo amenazas a la testigo Melfi Apaza por parte del Sr. Giovani Pallaoro.

Considera que se alcanzó a demostrar que el registro obtenido por Gianfranco Pallaoro Nacif fue de MALA FE, porque del análisis conjunto y correcta valoración de todos aquellos elementos probatorios, se tiene que el titular del signo, a sabiendas que Embotelladora América a inicios de la gestión 2013 comenzaba a fabricar, comercializar el producto LIX, se adelantó en el registro y que el Señor Gianfranco Pallaoro Nacif, por si y a través de su representante legal Sr. José Lorenzo Cabero Cabrera y la firma BARLIX SRL., estuvo siempre en contacto y vinculado con el citado ex jefe de ventas Sr. Velásquez Cossio.

Señaló también que la violación de los derechos relativos a secretos empresariales y a información confidencial, constituye uno de los supuestos clásicos de competencia desleal, siendo lo que aconteció en el presente que Israel Velásquez, comunicó al competidor Pallaoro, los conocimientos que este debía mantener en forma confidencial como ser las marcas de las bebidas con las que Embotelladora América se venía identificando en el mercado.

Acusa vulneración de la garantía al debido proceso, en razón a que el Acto Administrativo motivo de la presente Demanda Contencioso Administrativa, carece de uno de los elementos esenciales que hacen a la existencia misma del acto administrativo, como es la MOTIVACIÓN.

Acusa que la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017, no fue emitida dentro de plazo legal en razón que no obstante haberme apersonado en fechas posteriores al 6 de septiembre del mismo año a las Oficinas del SENAPI, el Acto Administrativo correspondiente NO SE ENCONTRABA EMITIDO, por consiguiente, al haberme hecho presente nuevamente en esas Oficinas el día 13 de Septiembre, en el horario de la mañana se les informó que dicho Acto supuestamente se encontraría para "notificación" pero que no se encontraba a la vista; por tal motivo, a fin de hacer constar estos extremos, en esa fecha, presenté memorial impetrando la aplicación de Silencio Administrativo Positivo, bajo la egida del Art. 67 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, sin embargo, lamentablemente aquellos extremos no fueron acogidos guareciéndose el Órgano Administrativo en lo previsto en el plazo de notificación (5 días) estipulado en el Art. 33 de la citada Ley Procedimental.