SE/0173/2024

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 173

Sucre, 5 de noviembre de 2024

Expediente: 312-2023 CA

Demandante Sociedad Gloria S.A.

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

Tipo de Proceso: Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: RA. DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto

Magistrado Relator: Ricardo Torres Echalar

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 394 a 402 y vta., interpuesta por Ramiro Moreno Baldivieso, en representación legal de la Sociedad Gloria SA, en virtud del Testimonio de Poder N° 195/2018, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 24 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Carlos M. Herrera Cardozo (fs. 391 de 393 y vta.), impugnando la Resolución Administrativa DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto, pronunciada por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el memorial de contestación de la autoridad demandada, cursante de fs. 460 a 469, el memorial de réplica de fs. 472 a 477, el memorial de contestación de Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación de Société des Produits Nestlé SA, en virtud del Testimonio de Poder N° 677/2015, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 95 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Marcelo E. Baldivia Marín (fs. 500 de 510), el memorial de dúplica de fojas 554 a 557, el decreto de autos de fojas 558, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1.- Antecedentes de la demanda.

I.1.1.- El demandante desarrolló una extensa relación de antecedentes, a partir de la demanda de cancelación contra la marca GLORIA registrada con Certificado N° 1431-C, de 15 de abril de 2013, hasta la emisión de la resolución emitida en recurso Jerárquico, DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto, que resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por GLORIA SA. y en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 010/2023, admitiendo el recurso de Nestlé y rechazando el de GLORIA SA., determinando que la marca no sólo protege “leche evaporada”, sino “productos de lechería.”

I.1.2.- Expuso a continuación, la función principal de una marca, en sentido que es la de identificar los productos o servicios del fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra persona o empresa, razón por la que goza de exclusividad y que la marca no sólo es importante para su titular, para el competidor, para el consumidor y para el Estado, sino para ella misma que logra adquirir distintividad que le da vida y eludir cualquier acción que pretenda afectar su registro por falta de uso.

I.1.3.- Sobre el uso de una marca, hizo referencia al principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado; principio que establece que una marca se encuentra en uso si sus productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado identificados con su marca, de conformidad con su naturaleza y forma de comercialización; es decir, que no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado.

I.1.4.- Respecto de la figura de la cancelación, distinguió las finalidades de uso obligatorio de la marca como de índole esencial y de índole funcional.

Entre las de uso esencial precisó la asociación entre signo y producto en la mente del consumidor a efecto que se haga realidad, así como aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de utilización de las marcas en el mercado, para determinar; en su caso, si es confundible con otra u otras marcas y eliminar aquellas que, al no ser utilizadas, se convierten en obstáculos para el ingreso de nuevos competidores.

En referencia a las de índole funcional, precisó que tienen por objeto descongestionar el registro de marcas que, estando inscritas, no son utilizadas, para facilitar el acceso de nuevos agentes al mercado y no mantener los activos ociosos.

Agregó que en nuestro sistema el registro de marca persigue una vocación defensiva o con la finalidad de comercializar y posteriormente un producto que nunca sale al mercado; o que luego cae en desuso; o que son utilizadas, pero de forma efímera para posteriormente caer en abandono. Indicó que la solución a este defecto del sistema atributivo de marca, es la figura de cancelación por no uso.

I.1.5.- En lo relativo al procedimiento de la acción de cancelación por no uso, citó el art. 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que faculta a la oficina nacional competente para depurar el registro, a pedido de parte.

Citó al respecto la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 127-IP-2015, sobre el procedimiento señalado en el art. 170 de la Norma Comunitaria, concluyendo que es un procedimiento ágil, que vencido el plazo de 60 días, la autoridad debe emitir resolución, además de encontrarse prohibida la recepción de pruebas y escritos fuera de ese plazo de 60 días.

I.2.- Fundamentos de la demanda.

I.2.1.- Alegó que de acuerdo con la relación precedente y el procedimiento señalado, es importante partir de la fecha de notificación con la demanda de cancelación de registro de marca a la Société des Produits Nestlé SA., que fue el 7 de mayo de 2013 y que el plazo de 60 días para responder y presentar prueba venció el 31 de julio de 2013, por lo que vencido este plazo, operó la preclusión de esta instancia, generando la caducidad del derecho, por no ejercicio, que además tiene relación con el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Prosiguió indicando que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 403/2013 por la que declaró PROBADA la demanda de cancelación y ordenó que en ejecución de fallos, se debe proceder a la cancelación de la marca GLORIA, Reg. 1431-C.

I.2.2.- Se refirió a toda la prueba presentada entre el 7 de mayo y el 31 de julio de 2023; es decir, las pólizas de importación de fs. 18 a 41 de antecedentes administrativos, que no incluyen el nombre de la marca GLORIA y menos de la etiqueta y las facturas presentadas por Nestlé Bolivia SA. de fs. 42 a 346, que no llevan el nombre de la marca GLORIA ni el diseño de la etiqueta.

Indicó que ninguno de esos documentos demuestra el uso real y efectivo de la marca GLORIA y mucho menos el vínculo comercial entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA.

Expresó que se atentó contra el debido proceso y el principio de legalidad, cuando el SENAPI permitió a Nestlé arrimar prueba que dentro del periodo probatorio no presentó; que es importante considerar el Auto Supremo (AS.) N° 5/2018 dictado dentro de este caso, como la resolución jerárquica que anuló obrados y que el plazo para presentar pruebas, se mantiene incólume.

En cuanto al cumplimiento de los plazos procesales, hizo referencia al art. 21 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), alegando que son de cumplimiento obligatorio y esenciales, no meramente formales, razón por la que no es posible la aplicación del principio de informalismo, citando al respecto la Sentencia Constitucional (SC) N° 1102/2004-R y el Auto Constitucional (AC) N° 23/2010-RCA de 26 de abril.

I.2.3.- En este punto el demandante alegó que la prueba presentada de manera extemporánea, no puede ser considerada de reciente obtención; que los actos que corresponden a cada etapa del proceso deben ser respetados, citando el inc. f) del art. 16 de la LPA, además del art. 5 del Código Procesal Civil (CPC-2013)

Aclaró y precisó, que la excepción a la regla es que después de responder a la demanda, solo se admiten documentos que demuestren un hecho nuevo o que no hubieran sido conocidos anteriormente, como determina el art. 90 del Decreto Supremo (DS.) N° 27113.

Agregó que, en este caso, Nestlé tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a presentar prueba en el momento oportuno, sin que hubiera tenido impedimento legal para hacerlo, razón por la que admitir y compulsar esa prueba, importa vulnerar el principio de igualdad de las partes en el proceso, que es lo que ha ocurrido con la Resolución impugnada, DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto.

I.2.4.- Acusó la interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material; que la autoridad jerárquica sobrepuso la aplicación de este principio para admitir y compulsar nueva prueba, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes, así como los principios de seguridad jurídica y de legalidad, previstos en el par. II del art. 115 y en el par. I del art. 180 de la CPE, citando al respecto la SCP N° 809/2018-S1 de 28 de noviembre, para concluir argumentando que no puede utilizarse el principio de verdad material para soslayar el cumplimiento de plazos procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio.

Refirió que el SENAPI, en la resolución impugnada, señaló: “…Por lo referido debe aclararse que el principio de verdad material, es aplicado en tanto no afecte ninguna derecho o garantía constitucional, estableciendo normas que rigen la materia…” (Sic).

I.2.5.- Solicitó que en observancia de la Decisión 472, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y la Decisión 500, Estatuto del Tribunal, éste es competente para realizar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, a efecto de asegurar la uniforme aplicación de la Decisión 486 de la CAN en el territorio de los países miembros.

Que, en virtud de lo descrito, de conformidad con el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con los arts. 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal, pide que se expidan los exhortos correspondientes conforme se ha establecido en el proceso 47-IP-2014.

En observancia del art. 123 del Estatuto del Tribunal, postuló las preguntas que en relación de los arts. 165, 167 y 170 de la Decisión 486, correspondería al Tribunal Supremo de Justicia, formular.

I.3.- Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia, que en virtud de las previsiones de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y de los arts. 69 y 70 de la LPA, dicte sentencia declarando PROBADA la demanda en todas sus partes y en consecuencia, se declare NULA la Resolución Jerárquica DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto, disponiendo que el SENAPI pronuncie una nueva resolución.

CONSIDERANDO II:

II.1.- De la contestación a la demanda.

Mediante providencia de fs. 404, se dispuso que con carácter previo a disponer lo que en derecho corresponda, el impetrante deberá presentar en el plazo de 15 días hábiles, computables a partir de su legal notificación, original o copia legalizada de la diligencia de notificación con la resolución jerárquica que impugna, a efecto del cómputo del plazo previsto por el art. 780 del CPC-1975, bajo alternativa de aplicarse el art. 333 del CPC-2013.

Subsanada la observación precedente, como consta por la literal de fs. 406, mediante Auto de 14 de diciembre de 2023 (fs. 409), se admitió la demanda contenciosa administrativa de fs. 394 a 402, complementada por memorial de fs. 407, en todo lo que hubiese lugar en derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Del mismo modo, se ordenó la notificación a la Société des Produits Nestlé SA., representada por Mónica Rivero de Rocabado, en su condición de tercero interesado, ordenándose se libre provisión citatoria, encomendando su cumplimiento a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cursa a fs. 452 el informe del Oficial de Diligencias de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que se señala que no se pudo notificar a la representante legal de la Société des Produits Nestlé SA., en el domicilio señalado en el Edificio “Centro Empresarial Calacoto”, ubicado en la calle 22 N° 8232, entre calles Adrián Patiño y prolongación Montenegro, zona de Calacoto, por no corresponder a la empresa señalada.

Cumplida la diligencia de notificación al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, autoridad demandada, el 22 de febrero de 2024 como consta a fs. 453, fue devuelta la provisión librada con el diligenciamiento ordenado y como se verifica por la providencia de fs. 470, se ordenó el arrimo al expediente y se instruyó se libre nueva provisión citatoria para su notificación al tercero interesado, en el domicilio señalado en el memorial de fs. 454, sito en la Zona Calacoto, Av. Ballivián N° 1087 entre calles 17 y 18, Edif. Green Tower, piso 15, Oficina A, de la ciudad de La Paz.

Providenciando el memorial de fs. 460 a 469, como consta a fs. 470, se tuvo apersonado a David Juan Ticona Segales en representación legal de Rafael Rodrigo Soto Frías, en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud del Testimonio de Poder N° 753/2023, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 25, correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Yoni Mamani Bautista (fs. 455 a 459), teniéndose por contestada la demanda; finalmente, se dispuso su traslado al demandante a efecto de la réplica.

La autoridad demandada, a través de su memorial de contestación negativa, luego de efectuar una relación de los antecedentes, señaló:

II.1.1.- Sobre la acción de cancelación, alegó que se trata de una manera de extinguir el registro de una marca, que puede ser opuesta por quien tenga interés y que ésta no produce efectos retroactivos, sino hacia futuro, desde el momento en que se produce la declaratoria por no uso.

II.1.2.- En cuanto a las condiciones de prueba de uso de la marca, indicó que se soporta en el principio de uso real y efectivo en el mercado; que debe materializarse mediante la prueba de venta o disposición de los bienes y servicios a título oneroso, como actos de comercio.

Que, de acuerdo con la previsión del art. 165 de la Decisión 486, la prueba de uso de una marca con demanda de cancelación, corresponde a 3 años precedentes a la fecha en que se interpuso la demanda de cancelación y que el art. 166 de la misma norma, prevé los supuestos para determinar que una marca se encuentra en uso.

II.1.3.- En relación con el uso de la marca GLORIA, expresó que la demanda de cancelación fue presentada el 15 de abril de 2013 y que el periodo que debió acreditarse el uso de la marca, corresponde al comprendido entre el 15 de abril de 2010 hasta el 15 de abril de 2013.

El demandante invocó el art. 170 de la Decisión 486 de la CAN, correspondiendo a la autoridad administrativa dar una respuesta, en cumplimiento del derecho de petición, citando el inc. h) del art. 16 de la LPA. Refirió al respecto, la SCP N° 268/2019-S3 de 8 de julio y la SCP N° 510/2013 de 19 de abril.

En lo relativo a la disposición del art. 170 de la Decisión 486 y el plazo de 60 días para la presentación de las pruebas, resaltó que “…respecto a los plazos establecidos por la norma comunitaria así como la búsqueda de la verdad material de los hechos, se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 03-IP-2019, puntualizando lo siguiente:”

“En suma, este Tribunal considera que, salvo la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras garantizar un debido procedimiento.”

En relación con la cita precedente, citó la SCP N° 435/2021-S2 de 17 de agosto, para concluir que no es evidente el argumento del demandante en sentido que los actos administrativos en este caso, estarían viciados de nulidad; además, que el ahora demandante, tuvo la oportunidad de desvirtuar la prueba presentada por la parte demandada.

II.1.4.- En referencia al vínculo de empresas, citó la Sentencia N° 39/2019 del Tribunal Supremo de Justicia (sin precisar sala ni fecha) y que ese criterio fue ratificado por la Secretaría General de la CAN en su Dictamen N° 006-2023 de 6 de junio, transcribiendo parte de su texto, por lo que el planteamiento en sentido que Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA. no son una misma empresa o que no tienen vínculo comercial por no existir documentos que acrediten tal aspecto, no constituye un argumento que incida en el análisis de fondo de uso de la marca GLORIA; hizo referencia a la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.

Añadió que revisados los antecedentes, no hubo, entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA. acción alguna por el uso y comercialización de productos bajo la marca GLORIA.

II.1.5.- En cuanto al recurso de impugnación, en relación con el recurso de revocatoria, citó el art. 56 de la LPA, en concordancia con el cual, no se puede pretender que en el recurso se analicen nuevamente los argumentos de anteriores actuados administrativos que en su momento merecieron su propia y legal respuesta.

II.1.6.- Respecto de la valoración de la prueba, citó los inc. c) y d) del art. 4 de la LPA, en relación con la SC N° 1120/2012, para concluir afirmando:

“Por lo referido debe aclararse que el principio de verdad material, es aplicado en tanto no afecte derecho o garantía constitucional, establecido en las normas que rigen la materia…”

Que, en el presente caso, se estableció que de acuerdo con el “…Testimonio N° 182/2003 de transformación de empresa a Nestlé Bolivia SA., dentro del proceso N° 62521-C, mostraron la existencia de un vínculo comercial entre la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA…”

Como conclusión, aseveró que la prueba aportada “…es suficiente para acreditar de manera idónea y oportuna el uso real, efectivo y constante de la marca de producto “GLORIA” con registro N° 1431-C, para distinguir productos de la clase internacional 29, considerando que la prueba presentada demuestra la comercialización y puesta en el comercio de productos bajo la marca demandada.”

II.1.7.- Petitorio

Concluyó el memorial argumentando que la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de las resoluciones de primera y segunda instancia y que en consecuencia, solicita que este Supremo Tribunal de Justicia, declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa y confirme la resolución Administrativa DGE/DEN/JER – N° 160/2023 de 2 de agosto.

Continuando con el desarrollo del proceso, cursa de fs. 472 a 477, el memorial de réplica presentado por el demandante, en el que se reiteraron los argumentos de la demanda; admitido por providencia de fs. 478, fue corrido en traslado para la dúplica, que fue presentada a través del memorial de fs. 554 a 557, respecto del cual, mediante providencia de fs. 558 se determinó que no corresponde su consideración al haber sido presentada extemporáneamente.

Notificada con la demanda la representante legal de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA., en su condición de tercero interesado, como se verifica a fs. 502, fue devuelta la provisión citatoria ordenada con el diligenciamiento cumplido, instruyéndose a través de la providencia de fs. 504, su arrimo al expediente.

Más adelante, providenciando el memorial de fs. 545 a 550 y vuelta, se tuvo por apersonada a Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA., en su condición de tercero interesado, como consta por la providencia de fs. 551; memorial por el que hizo conocer su respuesta a la demanda, en base a los siguientes argumentos:

II.1.8.- La tercera interesada, luego del desarrollo de los antecedentes del proceso, expresó sobre el fondo de la demanda contenciosa administrativa, que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a través de la Sentencia N° 5/2018 de 31 de enero, de conformidad con los lineamientos expuestos en la Interpretación Prejudicial 02-IP-2017 de 12 de junio.

Que los argumentos expuestos por GLORIA SA., son relativos a: Valoración de la prueba presentada fuera de plazo, interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material y violación del principio de igualdad de las partes, correspondiendo responder negativamente.

En cuanto a la valoración de la prueba presentada fuera de plazo, indicó que el demandante pretende desconocer el precedente constituido por la Sentencia N° 5/2018 de 31 de enero, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó un razonamiento claro acerca de la interpretación y aplicación del principio de verdad material, transcribiendo a continuación partes de la referida resolución.

Que, por otra parte, solicitada la interpretación prejudicial sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento, se emitió la Interpretación Prejudicial 02-IP-2017 de 12 de junio, quedando claro el tema de la oportunidad para ofrecer pruebas

Acerca de la interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material y la violación del principio de igualdad de las partes, expresó que el SENAPI, al resolver la resolución impugnada, cumplió y aplicó las disposiciones constitucionales, legales y comunitarias con absoluta rectitud y claridad.

Luego de reiterar el precedente constituido por la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, N° 5/2018 de 31 de enero, citó la SCP N° 435/2021-S2 sobre la aplicación del principio de verdad material; que es correcta la conclusión a la que arribó el SENAPI en sentido que la marca GLORIA “…de propiedad de SPN se encuentra en uso real y constante y que es evidente la puesta a disposición del producto, la comercialización en cantidades considerables, así como la difusión publicitaria, por lo que no corresponde la cancelación de la marca.”

Reiteró el argumento de la autoridad demandada sobre la prueba de uso de la marca GLORIA y que al momento de responder a la demanda de cancelación de la marca, se puso en consideración el vínculo existente entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA., aportando documentos públicos, que acreditan fehacientemente el vínculo económico entre el titular de la marca y la persona jurídica autorizada para el uso de la marca en territorio boliviano.

II.1.9. Petitorio

Solicitó que, en virtud de los fundamentos expuestos y el contenido de su respuesta en calidad de tercera interesada, este Supremo Tribunal de Justicia, emita sentencia declarando IMPROBADA la demanda y en consecuencia, manteniendo subsistente la Resolución Administrativa DGE/CAN/JER – N° 160/2023 de 2 de agosto.

Adicionalmente solicitó que, en observancia del principio de economía procesal, se aplique la teoría del acto aclarado, regulado mediante Acuerdo 06-2023-TJCA de 10 de julio, pues se aplican las consultas de interpretación prejudicial siguientes: 512-IP-2018, 03-IP-2019, 02-IP-2017, 470-IP-2016.

CONSIDERANDO III:

III.1.- Naturaleza del proceso contencioso administrativo.