SE/0180/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 180

Sucre, 24 de julio de 2023

Expediente:

229/2016-CA

Demandante:

TENARIS CONNECTIONS BV

Demandado:

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Proceso:

Contencioso Administrativo

Resolución impugnada:

RA N° DGE/PAT/J-101/2016 de 12 de mayo

Magistrado Relator:

Lic. Esteban Miranda Terán

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 22, interpuesta por TENARIS CONNECTIONS BV, representada por Jenny Cristina Encinas Flores, a través de su apoderado Edgar Ricardo Ruck Arzabe, contra el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante SENAPI); impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/PAT/J-101/2016 de 12 de mayo de fs. 4 a 17; el Auto de 14 de septiembre de 2016 de fs. 25, que admitió la demanda; la contestación de fs. 52 a 59; el Decreto de Autos para Sentencia de 14 de septiembre de 2017 de fs. 61; la Interpretación Prejudicial 264-IP-2019 de 4 de marzo de 2021; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:

Mediante memorial de 28 de abril de 2003 de fs. 24 del Anexo 1, TENARIS CONNECTIONS BV, solicitó la Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS”.

A través de la Resolución Denegatoria DPI/AP/N° 121/2015 de 27 de octubre de fs. 152 a 157 del Anexo 1, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, DENEGÓ la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS”.

Contra la Resolución Denegatoria DPI/AP/N° 121/2015, TENARIS CONNECTIONS BV interpuso recurso de revocatoria de fs. 161 a 163, que fue resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, a través de la Resolución Administrativa DPI/UP/REV N° 051/2015 de 28 de diciembre de fs. 178 a 187 del Anexo 1, que RECHAZÓ el recurso de revocatoria y CONFIRMÓ la resolución impugnada.

Contra la referida Resolución Administrativa DPI/UP/REV N° 051/2015, TENARIS CONNECTIONS BV interpuso recurso jerárquico de fs. 192 a 195, que fue resuelto por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, a través de la Resolución Administrativa DGE/PAT/J-101/2016 de 12 de mayo de fs. 219 a 233 del Anexo 1, que RECHAZÓ el recurso jerárquico y CONFIRMÓ la resolución impugnada.

Contra la Resolución Administrativa DGE/PAT/J-101/2016, TENARIS CONNECTIONS BV interpuso la demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 22, que se pasa a resolver:

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y EL TERCERO INTERESADO:

En la demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 22, TENARIS CONNECTIONS BV, relacionó los antecedentes hasta la emisión de la resolución impugnada y argumentó lo siguiente:

El Informe Técnico N° 438/2015, señaló que la fecha de solicitud de Patente de Invención SP 91-2013, excede con siete (7) días sobre el año considerado para la patentabilidad previsto en el art. 17 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN); aspecto que, afectó lo dispuesto en los arts. 14 y 16 de la Decisión N° 486 de la CAN, porque recae sobre el Estado de la Técnica, que afecta la Novedad de la Patente solicitada, encontrada en el documento WO2003093716 denominado “THREADED PIPE JOINT” a nombre de TENARIS CONNECTIONS AG.

El Informe Técnico N° 097/2016, que ratifica los Informes Técnicos N° 438/2015 y N° 526/2016, omitió valorar lo dispuesto en el art. 17 de la Decisión N° 486; toda vez que, los inventores que figuran en el documento WO2003093716, objeto de la observación del Estado de la Técnica, corresponde al mismo solicitante de la Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS”, con expediente N° 8257; por lo que: “…es obvio interpretar que al otorgar la presente solicitud de Patente de Invención NO se vulneraría derechos de terceros ya que el documento por el cual se observa la patentabilidad es el mismo titular y los mismos inventores (…) en realidad esta denegatoria si estaría coartando los legítimos derechos que detentan mis mandantes…” (Textual).

El documento WO2003093716, fue solicitado el 30 de abril de 2002 y publicado el 13 de noviembre de 2003; es decir, con posterioridad al 7 de mayo de 2003, fecha en la que se presentó la solicitud de la Patente de Invención ante el SENAPI.

El art. 17 de la Decisión N° 486, dispone que no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro; entonces: 1. El documento WO2003093716, SI se encuentra dentro del año previsto en el art. 17 de la Decisión N° 486, en relación con la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257, presentada el 7 de mayo de 2003, porque fue publicada o divulgada el 13 de noviembre de 2003 y 2. La solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257, NO se encuentra dentro del Estado de la Técnica, previsto en el art. 16 de la Decisión N° 486.

El documento WO2003093716 fue solicitado como Patente Internacional; por lo que, el tercer párrafo del art. 16 de la Decisión N° 486, no aplica a la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257; puesto que, Bolivia no pertenece a la PCT.

La Unidad de Patentes del SENAPI: “…se confunde al pensar que nuestra pretensión y argumentos al señalar que nuestra solicitud no vulnera el Artículo 17 de la D-486, NO busca fecha de prioridad con relación a la fecha de presentación de la solicitud de la patente objeto de denegatoria, es decir, nuestros argumentos están enmarcados en que la presente solicitud se encuentra fuera del estado de la técnica ya que fue solicitada DENTRO del año permitido por el artículo 17 mencionado que se encuentra solicitada después de la publicación (NO solicitud) de la solicitud de patente objeto de la denegatoria…” (Textual).

El documento WO2003093716, se encontraba en secreto (NO DIVULGADO) antes de su publicación, también se encontraba en el mismo estado de secreto, las Patentes solicitadas en Perú, USA, España y EPO, referidos en los Informes Técnicos ahora observados.

El SENAPI se pronunció sobre la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257, después de once (11) años; retardación que afecta los derechos de TENARIS CONNECTIONS BV.

Las anualidades de la Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257, han sido pagadas por más de diez años desde el 2003.

Petitorio.

Solicitó se REVOQUE la resolución impugnada, con nulidad de los Informes Técnicos N° 097/2016; N° 526/2015 y N° 438/2015 y se ORDENE al SENAPI conceder la solicitud de Patente de Invención.

Admisión.

Mediante Auto de 14 de septiembre de 2016 de fs. 25, este Tribunal admitió la demanda contenciosa administrativa, disponiéndose el traslado al demandando con provisión citatoria a objeto de que asuman defensa.

Contestación.

Mediante memorial de fs. 52 a 58, el SENAPI relacionó los antecedentes hasta la emisión de la resolución impugnada y contestó negativamente la demanda contenciosa administrativa, argumentando:

Según la doctrina, las patentes protegen la propiedad intelectual y su concesión, tiene la finalidad de alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual.

La Comisión Técnica del Área de Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió un Informe Técnico (el informe no fue identificado), señalando que en la búsqueda correspondiente para el análisis de Novedad y Nivel Inventivo, se encontró el documento WO2003093716 presentado el 30 de abril de 2002, con la misma descripción y reivindicaciones que la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257; por lo que, esta última solicitud, excede con 7 días el año considerado para determinar la patentabilidad, según el art. 17 de la Decisión N° 486 y afecta la novedad.

La referida Comisión Técnica, hizo notar que el art. 4 del Convenio de Paris, determina el derecho de Prioridad, siempre que se observe el plazo de doce (12) meses para las Patentes de Invención; por lo que, la solicitud de Patente de Invención presentada en Bolivia, carece de Novedad: “…independientemente que esta solicitud haya sido presentada en Bolivia por el mismo titular del documento WO2003093716, ya que para esto, tanto el Convenio de Paris y la Decisión 486 de la CAN han establecido el plazo de 12 meses, para que el titular de la invención pueda presentar la misma invención en otros países a objeto de no perder la fecha del primer depósito y preservar la novedad de la invención, en sentido contrario, la pérdida del derecho de prioridad provoca que la solicitud posterior SP 91-2003 presentada en Bolivia sea considerada ajena e independiente en el tiempo con relación a la fecha de presentación del primer depósito del documento WO2003093716, generando en consecuencia un efecto excluyente que afecta la novedad de la solicitud posterior SP 91-2009 a objeto de precautelar la novedad de la primera solicitud a nivel nacional e internacional…” (Textual).

La Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, en el Proceso 106-IP-2003, desvirtúa los argumentos de TENARIS CONNECTIONS BV, porque ha indicado que el Estado de la Técnica, se determina tomando en cuenta la fecha de Prioridad del documento WO2003093716 y la fecha de solicitud en el SENAPI, no así la fecha de publicación.

El art. 16 de la Decisión N° 486 y la Interpretación Judicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, en el Proceso 106-IP-2003, determinan que el Estado de la Técnica comprende todo lo que fue accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud de Patente, sin considerar el lugar de la divulgación, ni la cantidad de personas que hubiesen accedido a los datos técnicos de la Invención; así, el documento WO2003093716 ya fue divulgado al público el 30 de abril de 2002; por lo que, la solicitud de de Patente de Invención presentada en Bolivia el 7 de mayo de 2003, no ha reivindicado la Prioridad; toda vez que, excedió el año excepcional previsto en el art. 17 de la Decisión N° 486 y afectó de manera irreversible la Novedad de la solicitud Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257.

Para la resolución del caso, es irrelevante que el Estado Plurinacional de Bolivia sea miembro o no de la PCT, porque los Informes Técnicos (no los identificó), no se sustentaron en el tercer párrafo del art. 16 de la Decisión N° 486; por el contrario, se observó la falta de Novedad de la solicitud de Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS” con expediente N° 8257, en relación con el documento WO2003093716 de 30 de abril de 2002, que se encontraba dentro el Estado de la Técnica conforme a los párrafos primero y segundo del art. 16 de la Decisión N° 486.

En la resolución impugnada, se manifestó que la Prioridad es un derecho excluyente que produce un efecto de bloqueo a solicitudes de patente presentadas fuera de los doce meses previstos en el art. 9 y fuera del año previsto en el art. 17, ambos de la Decisión N° 486.

Petitorio.

Solicitó que se RECHACE la demanda contenciosa administrativa interpuesta y se CONFIRME la resolución.

Réplica y Dúplica.

TENARIS CONNECTIONS BV, no presentó Réplica; por lo que, no se dispuso la Dúplica.

Autos para Sentencia:

Cumplidas las formalidades del proceso, se decretó Autos para Sentencia de fs. 61.

Consulta Prejudicial.

Este Tribunal realizó la solicitud de Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2018 de fs. 66 a 69, que fue absuelta por el Tribunal de Justicia de la CAN, con la Interpretación Prejudicial Proceso 264-IP-2019 de 4 de marzo de 2021 de fs. 85 a 93.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El objeto del proceso, se circunscribe a determinar si la Resolución Administrativa N° DGE/PAT/J-101/2016 de 12 de mayo emitida por el SENAPI y el Informe Técnico INF/SNP/DGE/DPI/ADP N° 0636/2015, que sustentó la Resolución Denegatoria DPI/AP/N° 121/2015 de 27 de octubre, incurrieron en Nulidad, al no computar conforme a normativa, el plazo para la otorgación de la Patente de Invención “JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS”.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Reconocida la competencia de esta Sala para la resolución de la controversia, de conformidad al art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el art. 778 del CPC-1975 y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (en adelante CPC-2013) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, como juicio de puro derecho, en el que se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI.

Legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable al caso.

Sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.