SE/0191/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 191/2018.

FECHA: Sucre, 30 de octubre de 2018.

EXPEDIENTE Nº: 720/2012.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Fábrica de Mermeladas y Caramelos WATT´S CASAL LTDA. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: María Cristina Díaz Sosa.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 320 a 328, interpuesta por María Cecilia Casal Bowles de Cacic en representación legal de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATT´S CASAL LIMITADA”, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 0189/2012 de 19 de junio, emitido por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, la contestación de fs. 354 a 357 vta., réplica de fs. 365 a 369, Interpretación Prejudicial PROCESO 469-IP-2016; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1. Demanda y petitorio

La Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATTS CASAL LIMITADA”, a través de su representante legal María Cecilia Casal Bowles de Cacic, interpone demanda contenciosa administrativa en base a los siguientes argumentos:

Señala que el 18 de agosto de 2009, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., presentó demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca COLA POP’S (mixta), en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del trámite con solicitud Nº SM-2598-08 de 03 de junio de 2008, presentada por la FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L., publicada en fecha 6 de julio de 2009 en la Gaceta de Propiedad Industrial, edición Nº 40 bajo el Nº 135470; oposición resuelta por el Director de Propiedad Industrial mediante la Resolución Administrativa Nº 782/2011, declarando improbada la oposición presentada, por carecer el opositor de legitimidad, al no tener derecho o solicitud marcaria, concediendo el registro del signo distintivo COLA POP’S a favor de FÁBRICA LA ESTRELLA.

El Recurso de Revocatoria presentado contra la referida resolución fue resuelto en fecha 14 de diciembre de 2011 mediante la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 23/2012, rechazando el recurso y confirmando la resolución recurrida.

En fecha 07 de febrero de 2012 se presentó Recurso Jerárquico, resuelto mediante la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-0189/2012 de 19 de junio, rechazando el mismo y confirmando la resolución recurrida.

Con estos antecedentes administrativos, la demandante, previamente a ingresar a la exposición de la vulneración de derechos, señala normas y doctrina referida a Registro de Marcas, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

En relación a la resolución impugnada, manifiesta que en principio basó su oposición en la circunstancia que la empresa “LA ESTRELLA” incurrió en comportamiento desleal y contrario a las buenas costumbres, en consecuencia debía negársele el registro porque su actuar se adecua al art. 135 inc. p) de la Decisión Nº 486.

Indica que la empresa a la que representa tenía la sospecha que el signo que CARAMELOS WATT´S había usado ya por mucho tiempo, hubiera sido plagiado, sin embargo no contaban con prueba plena de tal circunstancia, no obstante de ello, hicieron conocer a la autoridad competente que ambas empresas habían coexistido en la comercialización con sus marcas “COLA POP´S de la ESTRELLA y COLA POP WATT´S”.

Argumenta que la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATTS CASAL LIMITADA”, en fecha el 23 de febrero del presente año, presentó un memorial en el cual se acompaña una factura original de 27 de noviembre de 1991 por la compra de 750 Kg. de papel para envoltura de caramelos con la marca COLA POP WATT´S, emitida por una empresa argentina denominada La Rioja, es decir, tres años antes de la primera factura de comercialización expedida por CARAMELOS WATT´S y también anterior a la primera factura de venta de COLA POP´S de LA ESTRELLA. Precisa que posteriormente en fecha 06 de marzo, presentaron al SENAPI mas documentación de reciente obtención, la cual daba fe que CARAMELOS WATT´S, si había solicitado el registro de su marca, habiendo enfrentado una oposición de la cual fue vencedora, dicha solicitud data del 20 de noviembre de 1991, fecha congruente con la factura de compra de papel de envoltura que se había presentado días antes al SENAPI.

Señala que estos argumentos prueban plenamente que la solicitud del registro por parte de LA ESTRELLA fue un acto de competencia desleal y que el SENAPI no podía concederlo.

Indica, que no fuera accidental que dos marcas para productos en un mismo mercado, sean parecidas, lo que implica que alguien tuvo que copiarse o plagiar la misma, y lo lógica los lleva a afirmar que es LA ESTRELLA, quien la hubiera plagiado, lo cual se constituye no solamente contrario a las buenas costumbres, sino también a la ley, a la moral y al orden público, con lo cual se adecua a la prohibición de registro del art. 135-p) de la Decisión 486.

Afirma que es claro y evidente que la pretensión de LA ESTRELLA al solicitar el registro, era sacar el producto de CARAMELOS WATT’S de circulación.

Refiere que LA ESTRELLA, ha incurrido en un acto de competencia desleal al solicitar el registro, con lo cual se pretende consolidar su acto parasitario de la fama ajena, porque es imposible dejar de considerar que CARAMELOS WATT’S ha precedido a LA ESTRELLA tanto en el uso del signo cuanto en la solicitud de registro, concluyendo que LA ESTRELLA adecuó su conducta al art. 137 de la Decisión 486, y que el registro solicitado por ella, se adecua a la prohibición de registro contenida en el art. 135-p) de la Decisión citada, entonces al no denegar el registro, el SENAPI violó el principio de sometimiento a la ley impuesto por el art. 4 inc. c) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo.

También argumenta que en el proceso administrativo de oposición se violó el debido proceso, entendido como la obligación de toda autoridad judicial y/o administrativa, a sustanciar el procedimiento en la forma establecida en la norma que la regula, señalando concretamente que, la Directora General Ejecutiva del SENAPI al emitir la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0189/2012 de 19 de junio de 2012, no valoró la prueba de reciente obtención presentado por CARAMELOS WATT´S, amparándose en el principio de preclusión, principio no establecido en el art. 4 de la Ley Nº 2341, y no aplicó el principio de verdad material señalado en el art. 4 inc. d) de esta Ley.

Señala que el art. 136 de la Decisión 486 no establece plazos para presentar oposiciones, ni existe artículo que limite la presentación de pruebas hasta el momento de dictar resolución de primera instancia; que el art. 46. II de la Ley Nº 2341 señala que en cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, los cuales serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución correspondiente.

Afirma que la resolución recurrida viola el debido proceso en su componente de congruencia, porque según la definición del Diccionario de Cabanellas, congruencia es la conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones planteadas por las partes; entonces si la oposición fue presentada en base al art. 135 inc. p), complementado con el art. 137 ambos de la Decisión 486, no podía el SENAPI basar su decisión en el art. 136 de la norma comunitaria, sin pronunciarse sobre la conducta desleal o no de LA ESTRELLA.

Señala también que existe violación del debido proceso en su componente de derecho a producir prueba y derecho a que la misma sea debidamente valorada por la autoridad, ya que el SENAPI no consideró la prueba de reciente obtención presentada por CARAMELOS WATT’S que acredita sin lugar a dudas que la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATT´S CASAL LIMITADA”, el 20 de noviembre de 1991 solicitó el registro de la marca COLA POP WATT’S, solicitud que mereció la oposición de la empresa brasileña Industria e Comercio San Fe Ltda., resuelta por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, mediante la Resolución Administrativa Nº 6/96 de 8 de abril de 1996, declarando Improbada la demanda de oposición, dando curso al registro solicitado por WATT’S.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicita se declare probada la demanda, dejando sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0189/2012 de 19 de junio de 2012.

2. Contestación a la demanda y petición

El SENAPI, en su contestación que cursa fs. 354 a 357 vta., expone los siguientes fundamentos:

Indica que se debe considerar que el proceso de solicitud de registro de una marca, tiene como finalidad que la autoridad administrativa determine el cumplimiento o no de los requisitos de fondo y forma establecidos por la normativa andina en la Decisión 486, procedimiento que está regulado por la Decisión citada, normativa de aplicación preferente incluso sobre la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, por lo cual para el caso de reconocimiento de legitimidad para la interposición de la oposición de solicitud de marca, se debe estar a lo dispuesto por el art. 146 de la citada normativa comunitaria, en el marco de lo anotado el legítimo interés para plantear oposición, están provistos de interés legítimo, el titular de una marca ya registrada o de una solicitada con anterioridad dentro el territorio nacional, de lo cual conforme a la demanda de oposición la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATT´S CASAL LIMITADA”, no es titular de solicitud o registro de manera anterior a la fecha de solicitud efectuada por la FÁBRICA LA ESTRELLA.

Refiere que es el propio demandante quien en su recurso jerárquico, indica sobre la coexistencia pacífica en la que se hallaría con la empresa solicitante, en relación a los productos identificados por la marca COLA POP´S, sin embargo esta coexistencia alegada por la empresa demandante no son aplicables en virtud de la Sentencia del Proceso 39-IP-2010, dado que la figura de coexistencia bajo la norma comunitaria, únicamente aplica a registros de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicables a signos no registrados.

En cuanto a la valoración de la prueba, indica que si bien la prueba aparejada a momento de interponer el recurso de jerárquico, demuestra en alguna medida el uso anterior del signo COLA POP´S por la opositora, sin embargo al presente se debe estar a lo dispuesto en el art. 154 de la Decisión 486 de la CAN, en cuanto al derecho de uso exclusivo de un signo que se lo adquiere únicamente a través de su registro en la oficina nacional competente.

Precisa que la empresa demandante, alega que con el registro del signo solicitado, se pretende perpetrar, facilitar, o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que invocan el art. 137 de la Decisión 486, sin embargo una vez revisados los antecedentes, se pudo verificar que la empresa opositora no ha brindado indicios que permitirían inferir que con el registro de la marca se pretenda consolidar un acto de competencia desleal, más aun si el opositor no es titular de la marca dentro el territorio nacional, por lo cual afirman que no es aplicable el art. 137 de la citada Decisión.

Sobre los argumentos de la violación al debido proceso administrativo al derecho a probar, indica que se debe considerar que cursa en antecedentes de obrados un informe elevado por el Responsable de la Unidad de Signos Distintivos a.i. de la Dirección de Propiedad Industrial de fecha 05 de marzo de 2012, por el cual se informa que las solicitudes de marca de INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA. Y FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT´S CASAL LTDA., no se encuentran registradas en el sistema de signos distintivos, que dichos expedientes no fueron hallados físicamente en los archivos de la unidad. En ese sentido, indica que se debe tomar en cuenta que los fundamentos de la demanda de oposición, versan sobre una causal de irregistrabilidad establecida en el art. 137 de la Decisión 486 de la CAN, la cual fue puesta en conocimiento del solicitante a fin de que asuma defensa, en tal sentido la resolución administrativa sobre la procedencia o improcedencia, fue resuelta en base a las pretensiones de los administrados deducidas en el presente caso, siendo el límite de la actuación administrativa, constituyendo el argumento sobre la titularidad anterior de una solicitud de registro de marca semejante a la marca ahora analizada, presentada en instancia jerárquica, una nueva pretensión, no correspondiendo su debate y pronunciamiento conforme a los principios de debido proceso e imparcialidad que rigen en el procedimiento administrativo.

Solicita pronunciar sentencia rechazando la demanda y confirmando la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J- 198/2012 de 19 de junio.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

En fecha 03 de junio de 2008 a fs. 10 (anexos), la fábrica LA ESTRELLA S.R.L., solicitó el registro de la marca (mixta) COLA POP´S Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos de “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especies; hielo”, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el No. 135470.

En fecha 18 de agosto de 2009 a fs. 82 a 87 (anexos), la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATT´S CASAL LIMITADA”, representada legalmente por Rodrigo Rolando Bueno Copa, formuló demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca “COLA POP´S” (mixta), por causal de irregistrabilidad por competencia desleal.

La Resolución Administrativa No. 782/2011 de 03 de octubre de fs. 134 a 139 (anexos), declaró Improbada la oposición de FÁBRICA de Caramelos y Mermeladas “WATT´S CASAL LTDA.” y concedió el registro de marca del producto "COLA POP´S” (denominación) que pretende proteger productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L., representada por Marcela Gerke Siles.

Formulado el recurso de revocatoria por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos “WATT´S CASAL LIMITADA”, el SENAPI pronuncia la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 23/2012 de 13 de enero cursante a fs. 162 a 168 de los anexos administrativos, confirmando la Resolución Administrativa No. 782/2011 de fecha 03 de octubre de 2011.

Interpuesto el Recurso jerárquico, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0189/2012 de 19 de junio cursante a fs. 235 a 241 (anexos), rechaza el recurso y confirma la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 23/2012.

El proceso se tramita en sujeción a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; éste Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución 32/2016 de 10 de mayo (fs. 492 a 496), solicitó interpretación prejudicial al TAJ de la CAN y se emitió la Interpretación Prejudicial respectiva dentro del Proceso 469-IP-2016 de fecha 15 de diciembre de 2017 (fs. 503 a 511), que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aplicada en la emisión de la presente Sentencia, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la resolución impugnada, los puntos de controversia radican en determinar, los siguientes aspectos:

1.- Si la empresa demandante, tenía legitimidad para interponer la oposición al registro.

2.- Si la FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L., hubiera incurrido en un comportamiento desleal y contrario a las buenas costumbres.

3.- Si se vulneró el derecho al debido proceso, al no valorar prueba de reciente obtención, que demostraba el legítimo interés de la empresa demandante, para interponer la oposición al registro.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE.

El proceso contencioso administrativo, constituye garantía formal que garantiza al sujeto administrado la no existencia de arbitrariedades de los titulares del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados; la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En consecuencia, corresponde realizar una interpretación desde la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, así como normas ordinarias pertinentes al caso concreto. En ese marco, el art. 180 de nuestra Ley de Leyes, fundamenta que la Jurisdicción ordinaria se basa en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido procesos igualdad de las partes, concordante con el art. 109-I, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, y por su parte los arts. 115 y 117-I de la misma norma, garantizan el derecho al debido proceso; además, se busca la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como única garantía de la armonía social.

Para la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, rige el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, “Primacía del Ordenamiento Comunitario”; goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional, y en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, debe prevalecer el primero. En ese contexto, cuando existe una disposición normativa interna u otra norma contenida en un tratado suscrito por el respectivo país integrante, contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse al caso específico, ello con base en dicho principio, por cuanto el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, por cuanto el ordenamiento comunitario no se origina del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina; en consecuencia, no está subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, consiguientemente los tratados internacionales que celebren los países miembros como el Convenio de París, no lo vinculan, tampoco surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones.

En ese orden de cosas, es importante a los fines de resolución referirnos al principio de verdad material, previsto en el Art. 180.I de la CPE, el cual desarrollado por el Art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales.

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”