SE/0192/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 192/2018.

FECHA: Sucre, 30 de octubre de 2018.

EXPEDIENTE Nº: 894/2013.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Teodora Pacheco de Calle contra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.

MAGISTRADO RELATOR: Esteban Miranda Terán.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 240 a 246 vta., subsanada de fs. 253 a 258 de obrados, presentada por Teodora Pacheco de Calle, impugnando la Resolución Administrativa (RA) JER-Nº 13/2013 de 11 de Julio, pronunciada por el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones; la providencia de admisión de fs. 259; la contestación de fs. 315 a 318; al no haber hecho uso del derecho a la réplica, se decretó Autos para Sentencia de fs. 438; notificación del tercero interesado de fs. 294; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.I. Fundamentos de la demanda.

Señala que, en el presente caso se controvierte el registro de la marca DAIMO MOTORS solicitada por Teodora Pacheco de Calle y DAIMO (mixta) perteneciente a Nino Huáscar Tupa Tupa, lo que provoca un innegable riesgo de confusión de las marcas en cuestión.

La demandante indica que en la Resolución Jerárquica no se ha hecho una revisión correcta de todos los antecedentes del proceso ya que su interés legal ha sido demostrado con documentos adjuntos al proceso, dichas pruebas no sólo demuestran el interés legal que tiene en el presente proceso, sino demuestran que tiene un mejor derecho.

Señala más adelante que ha solicitado que este proceso se suspenda ya que existe una demanda de cancelación sobre el registro de la marca DAIMO, cuya resolución aún está pendiente ya que así como el titular de registro de una marca pueda oponerse a cualquier tercero para obtener el registro de una marca, también la normativa permite a la persona que sea afectada con una demanda de oposición que esta se defienda con un proceso de cancelación por falta de uso de la marca.

Menciona también que no se ha valorado el hecho de que tenga el registro del Nombre Comercial DAIMO inscrito en FUNDEMPRESA y cuya matrícula original fue adjuntada a este proceso.

Finalmente señala que el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones señala que su persona no presentó nuevos argumentos que puedan desvirtuar el sustento técnico y normativo de la Resolución emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); sin embargo, no han hecho una evaluación real de los hechos utilizando el principio de “verdad material” establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) ya que pudieron buscar más elementos que ayuden a tener el conocimiento de la verdad.

I.2. Petitorio.

Concluye solicitando se declare PROBADA en todas sus partes su demanda, y en consecuencia se anule la Resolución Administrativa-JER-Nº 13/2013 del proceso de oposición de solicitud de registro de la marca DAIMO.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Luis Fernando Baudoin Olea, en representación legal del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, se apersonó al proceso con memorial presentado el 21 de mayo de 2014, que cursa de fs. 315 a 318 y señala lo siguiente:

En cuanto a la falta de valoración de la prueba, el registro de nombre comercial e identidad del rubro de trabajo; que de acuerdo al art. 146 de la Decisión 486, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés lo acreditará en la oficina nacional competente, que es la encargada de calificar tal condición y la citada Decisión, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quienes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los arts. 146 y 150 de la Decisión 486.

En efecto, el art. 147 de la citada Decisión determina quienes son los sujetos legitimados para presentar oposición andina e introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado que se abuse del derecho de oposición y por otro, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina y determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición, por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea.

Continúa señalando que el art. 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el art. 148, si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro, y en el caso que se haya presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de marca, por lo que, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y las normas que se deben tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486.

Indica también que el sr. Nino Huáscar Tupa Tupa es titular de la marca DAIMO (mixta) registrada bajo el número 116991-C en fecha 15 de diciembre de 2008, la misma que distingue en la Clase 35 “importación y comercialización de motocicletas”, por lo cual tiene identificado plenamente el derecho de oponerse al registro de la marca DAIMO MOTORS solicitada por la Sra. Teodora Pacheco de Calle, en razón a que ambas marcas refieren a servicios similares comprendidos dentro de la clasificación internacional 35, evidenciándose conexión competitiva de productos y el riesgo de confusión existente, encontrándose dicha marca dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.a) de la Decisión 486.

Señala que de acuerdo al principio de verdad material consagrado en el art. 4.d) de la LPA, se determina que la administración pública investigará la vedad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones y es necesario aclarar a la demandante que el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones tomó conocimiento del presente caso en mérito a la remisión de actuados efectuada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al amparo de la atribución dispuesta en el art. 68.d) del Decreto Supremo (DS) Nº 29894, consideró todos los aspectos de hecho y derecho, por lo que la Resolución Administrativa-JER-Nº 13/2013, cuenta con la debida fundamentación y motivación, en el sentido que los recurrentes presentaron los suficientes argumentos que demostraron el perjuicio que se venía ocasionando a su derecho o interés subjetivo, por lo que la decisión del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, ha enfocado su perspectiva en la búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias.

Es así que se determinó que el Sr. Nino Huáscar Tupa Tupa es titular de la marca DAIMO (mixta) registrada bajo el número 116991-C en fecha 15 de diciembre de 2008, la misma que distingue en la Clase Internacional 35 “importación comercialización de motocicletas”, por lo que tiene identificado plenamente el derecho de oponerse al registro de la marca DAIMO MOTORS solicitada por la Sra. Teodora Pacheco de Calle, en razón a que ambas marcas refieren servicios similares comprendidos dentro de la Clase 35, evidenciándose la conexión competitiva de productos y el riesgo de confusión existente, encontrándose dicha marca dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.a) de la Decisión 486, haciendo que el signo no pueda existir pacíficamente con la marca registrada del opositor, por lo que, la Resolución Jerárquica impugnada fue emitida en total apego a los principios del debido proceso y la seguridad jurídica.

Finaliza indicando que, el Viceministerio enmarcó sus actos velando por el cumplimiento del referido principio del debido proceso, con la correspondiente valoración de la prueba aportada, además de haber alcanzado la verdad material, en el sentido que el recurrente presentó los suficientes argumentos que pudieron demostrar el daño o perjuicio a su derecho o interés subjetivo y en cuanto a la seguridad jurídica, expresa que la misma no constituye un derecho fundamental al amparo de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), pues la seguridad jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos previa y debidamente publicados, en ese sentido, cita la Sentencia Constitucional Nº 0096/2010 de 4 de mayo.

II.1. Petitorio.

Concluye solicitando, se declare IMPROBADA la demanda interpuesta, y se confirme la Resolución Administrativa-JER-Nº 13/2013 de 11 de julio, emitida por el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:

III.1 El 26 de junio del año 2009, Teodora Pacheco de Calle solicitó el registro de marca DAIMO a la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para la Clase 35, que cubre motocicletas, partes y accesorios, bicicletas y línea blanca, dentro de la Clasificación Internacional de Niza (clasificador de marcas) (ver fs. 1 de obrados), dicha solicitud fue aceptada por el SENAPI bajo el número de SM-2388-2009 y conforme procedimiento legal en materia de marcas, tal solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 0078, con el número de publicación 13746.

III.2 A este registro de marca, interpuso demanda de oposición al registro el Sr. Nino Huáscar Tupa Tupa, en fecha 7 de enero del año 2010 de fs. 15 a 16 vta., solicitando se les rechace su solicitud de registro de marca “DAIMO”; se admitió la demanda de oposición, y:

III.3 Mediante la RA Nº 429/2012 de 31 de agosto, declaró probada la demanda de oposición planteada por Nino Huáscar Tupa Tupa y en consecuencia, deniega la solicitud de registro de la marca “DAIMO MOTOROS” (Mixta), Clase Internacional 35 de la clasificación de Niza solicitada por Teodora Pacheco de Calle, debiendo procederse con el correspondiente archivo de obrados, previa notificación a las partes con el presente acto administrativo; conforme consta de fs. 99 a 103 de obrados.

III.4 Contra esta determinación, Teodora Pacheco de Calle interpuso el recurso de revocatoria (fs. 118 a 120), que fue rechazado mediante RA DPI/OP/REV Nº 417/2012 de 29 de noviembre y en consecuencia, se confirmó de forma total la decisión emitida en la RA Nº 429/2012; conforme consta de fs. 145 a 147 de obrados.

III.5. Ante esta situación, Teodora Pacheco de Calle interpuso recurso jerárquico de fs. 153 a 155; sin embargo, mediante la RA Nº DGE/EXC-REC Nº 002/2013 de 21 de enero de 2013, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, aceptó la recusación planteada por el Sr. Nino Huáscar Tupa Tupa para el conocimiento del recurso jerárquico interpuesto, en virtud del art. 22 del DS Nº 27113.

III.6 La Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través de la Resolución Ministerial MDPyEP Nº 020.2013 de 18 de febrero de 2013 (fs. 175 a 178), declaró procedente la declinatoria de competencia emitida mediante la citada RA Nº DGE/EXC-REC Nº 002/2013 de 21 de enero, y dispuso se remita los antecedentes del recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Teodora Pacheco de Calle, al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, para su conocimiento, sustanciación y emisión del fallo correspondiente, en mérito a las atribuciones contenidas en el inciso d) del art. 68 del DS Nº 29894; proceso que fue remitido mediante la Nota Interna de fecha 1 de marzo de 2013.

III.7 Por lo expuesto, el referido recurso jerárquico fue resuelto mediante la RA-JER-Nº 13/2013 de 11 de Julio emitida por el citado Viceministerio, que rechazó el citado recurso interpuesto por Teodora Pacheco de Calle; y en consecuencia, confirmó la RA DPI/OP/REV Nº 417/2012 de 29 de noviembre dictada por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI (ver fs.183 a 204 de obrados). Por consiguiente, Teodora Pacheco de Calle, interpuso la presente demanda contenciosa administrativa mediante memorial de fs. 240 a 246 vta. y memorial de subsanación a la misma de fs. 253 a 258; ambos del expediente.

III.8 En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).

III.9 Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia conforme se evidencia de la providencia cursante a fs. 438 de obrados.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso de autos, se advierte que la controversia radica en determinar si la Resolución Jerárquica impugnada, vulneró la disposición contenida en el literal a) del art. 136 y art. 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, la interpretación sobre la prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero y sobre el legítimo interés legal con el que debe contar el oponente para presentar una oposición en el país conforme las pruebas adjuntas al proceso.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

V.1. SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.

En virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Resolución N° 99/2017 de 13 de marzo de fs. 443 a 444 del expediente, solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitiendo este último la Interpretación Prejudicial dentro del proceso signado 273-IP-2017 de 11 de mayo de 2018 de fs. 449 a 460 de obrados, misma que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, será aplicada en la emisión del presente fallo, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

V.2. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE MARCA POR IDENTIDAD O SIMILITUD.