SE/0215/2016

SALA PLENA

SENTENCIA: 215/2016.

FECHA: Sucre, 21 de abril de 2016.

EXPEDIENTE Nº: 655/2012.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Banesco Holding C.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 121 a 127, impugnando la Resolución Administrativa, pronunciada en Recurso Jerárquico, DGE/OP/J-153/2012 de 31 de mayo, emitida por El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), cursante de fojas 135 a 143, la contestación presentada vía facsímil, que corre de fojas 298 a 310 y en original de fojas 311 a 315 y vuelta, los antecedentes procesales y,

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, se apersonó Pilar Soruco Etcheverry, apoderada de la firma Banesco Holding C.A., en virtud del Testimonio de Poder N° 1206/2012, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 42 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Mariana Iby Avendaño Farfán (fojas 234 a 239 y vuelta), además de los Testimonios de protocolización, números 894/2012 y 895/2012, otorgados ante la misma Notaría de Fe Pública, de documentos de cambio de nombre y fusión de la firma Banesco Holding C.A., respectivamente (fojas 240 a 252 y vuelta) dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de marca “BANEXITO”, Pub. 134777.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Ingresando a la revisión de la demanda interpuesta por memorial de fojas 121 a 127, como antecedentes del proceso administrativo, la demandante indicó:

Que, el 29 de mayo de 2009, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 0031, la solicitud de registro de la marca “BANEXITO”, Clase Internacional 36, con número de publicación 134777, solicitada por Marcelo Hurtado Sandoval.

Que, de acuerdo con las previsiones del inciso b) del artículo 135, así como del inciso a) del artículo 136 y al amparo del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Consorcio Inversionista Banesco, presentó demanda de oposición a la solicitud de registro referida, indicando que por regla, no puede ser registrada una marca si afecta indebidamente el derecho de un tercero; pero que además dicho registro no procede, si la solicitud de registro corresponde a una marca idéntica o similar a otra ya registrada anteriormente para los mismos productos y servicios o para productos y servicios diferentes, pero cuya similitud conlleva el riesgo de asociación o confusión.

Refirió que en el presente caso, la concesión del registro de la marca “BANEXITO” (mixta), Clase Internacional 36 se encuentra prohibida por la Decisión 486 de la CAN, por su similitud con la marca “BANESCO” (denominación), Clase Internacional 36, registrada con el N° 73590-C de 22 de julio de 1999, con renovación N° 76256-A vigente hasta el 22 de julio de 2019, con la aclaración que la marca solicitada pretende distinguir “…seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios y en especial bancos…” los que tienen conexión competitiva y generan riesgo de confusión o asociación con los servicios que presta la marca registrada “BANESCO”, que se refieren a: “…servicios de seguro y finanzas”.

Señaló que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el 9 de agosto de 2011 emitió la Resolución Administrativa N° 282/2011, resolviendo declarar improbada la demanda de oposición interpuesta por “BANESCO” y conceder la solicitud de la marca “BANEXITO”, fundando su decisión en un inadecuado cotejo marcario, contrario a los preceptos de la Decisión 486 y del Tribunal Andino de Justicia, cuyas interpretaciones prejudiciales son vinculantes para los países miembros, por lo que el 24 de noviembre de 2011, interpuso recurso de revocatoria.

En virtud de lo anterior, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el 22 de diciembre de 2011 pronunció la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 147/2011, por la que se dispuso declarar probada la demanda de oposición interpuesta por “BANESCO” y denegar la solicitud de registro de la marca “BANEXITO”, por lo que a continuación el solicitante de registro de la marca referida, dedujo recurso jerárquico.

Que, en conocimiento del recurso señalado, la Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el 31 de mayo de 2012, pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-153/2012 por la que dispuso: Revocar la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 147/2011, en consecuencia declarar improbada la demanda de oposición deducida por “BANESCO”, y conceder la solicitud de registro de marca “BANEXITO”, debiendo procederse con la prosecución del trámite para su registro.

Más adelante hizo constar que el Consorcio Inversionista Banesco, cambió de nombre por el de Banesco Consorcio Inversionista C.A., para posteriormente, producto de una fusión, convertirse en Banesco Holding S.A., actual titular de la marca “BANESCO”, cuyo cambio de titularidad se encuentra en proceso de inscripción ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), luego de lo cual se procederá a la inscripción de la fusión; trámite que fue signado con el número SF-00310-2012.

I.2. Fundamentos de la demanda.

En base a los antecedentes descritos, cumpliendo los requisitos formales, y agotada la vía administrativa como prevé el Código de Procedimiento Civil, la demandante argumentó su demanda, en síntesis, en los siguientes términos:

a.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTRARIA A LA DECISIÓN 486 DE LA CAN.

Inició la fundamentación de la demanda, haciendo referencia a que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), constituye el marco normativo destinado a proteger la propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Citó luego el inciso b) del artículo 135 y el inciso a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 de la CAN, para luego reiterar que por regla, no puede registrarse una marca si afecta indebidamente al derecho de un tercero, más aun si ello conlleva el riesgo de asociación o confusión. Añadió que la marca cuyo registro se solicitó -“BANEXITO”- es una marca mixta, es decir, que tiene un elemento denominativo y otro gráfico; y que la marca registrada “BANESCO” es denominativa, siendo el elemento predominante a comparar, haciendo referencia al respecto, a la interpretación judicial del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 03-IP-2010.

Prosiguió desarrollando las reglas de cotejo marcario señaladas por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, precisando que la primera de ellas se refiere a la comparación realizada en visión de conjunto, sin realizar fraccionamientos, aclarando que los prefijos o sufijos de uso común, no pueden ser objeto de monopolio de persona alguna, constituyendo ello una excepción a la regla. Que en el caso presente, la partícula “BAN” es de uso común en signos distintivos de la Clase Internacional 36, que es evocativa de Banco, por lo que se la excluye del cotejo marcario, debiendo realizar el mismo entre “ESCO” (marca registrada) y “ÉXITO” (marca solicitada).

Continuando con lo señalado en el apartado anterior, expresó que visual o gráficamente, excluyendo el prefijo “BAN”, ambos signos empiezan con la letra “E” y terminan con la “O”. Por otra parte, que tienen prácticamente la misma longitud y número de letras.

Argumentó que desde el punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian de manera muy similar, pues la letra “X”, precedida de la vocal “E” y seguida de la vocal “I”, tienen un sonido muy similar a la letra “S” precedida de la vocal “E” en la marca registrada. Que en virtud de lo anterior, la pronunciación, con la exclusión del prefijo “BAN”, en el caso de la marca registrada es “és – co”; en tanto que para el caso de la marca solicitada, se pronunciará, “éqs – i – to” y que en consecuencia, las similitudes al oído del consumidor común, son evidentes.

En cuanto a la segunda regla de cotejo, por comparación sucesiva, BANESCO – BANEXITO – BANESCO – BANEXITO – BANESCO – BANEXITO, se puede apreciar que la similitud entre las marcas es evidente, generándose inevitablemente el riesgo de confusión o cuando menos el riesgo de asociación de la marca registrada con la marca solicitada.

Que de acuerdo con la tercera regla, énfasis en las similitudes, manifestó que el énfasis debe ser hecho precisamente en las semejanzas y no en las diferencias; que sin embargo, la Autoridad Jerárquica al emitir la resolución ahora impugnada, enfatizó las pocas diferencias existentes entre signos en lugar de las similitudes, lo que se nota en el siguiente cuadro comparativo:

SIMILITUDES DIFERENCIAS SEÑALADAS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

1.- Ambas marcas empiezan con las sílabas “BANE”. Aun si se excluye “BAN”, ambas comienzan con “E”. 1.- La marca solicitada tiene las letras “X” y “T”, a diferencia de la registrada que lleva las letras “S” y “C”.

2.- Ambas terminan con la letra “O”. 2.- La marca solicitada tiene tres sílabas y cinco letras, la marca registrada tiene dos sílabas y cuatro letras.

3.- Ambas marcas llevan las vocales fuertes “E” y “O”, en el mismo orden. 3.- La marca solicitada tiene una vocal más (“I”), ubicada en medio de la denominación.

4.- Ambas marcas tiene la sílaba tónica “ÉS” y “ÉQS”, que se pronuncian de modo muy similar. 4.- La marca opositora es un signo de fantasía sin significado, la marca solicitada tiene significado real “ÉXITO” que significa efecto o consecuencia acertada de una acción o emprendimiento.

5.- Ambas marcas tienen similar longitud y número de letras.

6.- De las ocho letras que conforman la marca solicitada, seis se encuentran en la registrada. Aún con la exclusión del término “BAN”, de las cinco letras que conforman la marca solicitada, tres en encuentran en la registrada.

Sobre la regla número cuatro, análisis de la naturaleza del producto y desde la perspectiva del consumidor, citó el fallo 63-IP-2005 del Tribunal Andino de Justicia, indicando luego que se trata en ambos casos de servicios financieros que comparten las mismas características y se encuentran en la misma clase en el nomenclátor tal como reconocen las tres resoluciones emitidas en el proceso administrativo y que sin embargo, la pronunciada en recurso jerárquico e impugnada a través de la demanda en análisis, DGE/OPO/J-153/2012 de 31 de mayo, decidió declarar improbada la demanda y conceder el registro de la marca solicitada a “BANEXITO”, contraviniendo el inciso b) del artículo 135 y el inciso a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 de la CAN.

Expresó a continuación, que los servicios a que se refiere la marca solicitada, “BANEXITO”, incluyen “…seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, y en especial bancos…”, operaciones que en general se encuentran reguladas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley del Mercado de Valores y Ley de Seguros, que para todos los casos prohíben que sean personas naturales las que presten estos servicios, estableciendo requisitos que son exigidos a personas jurídicas, por lo que Marcelo Hurtado Sandoval, como persona natural, solicitante de la marca “BANEXITO”, Clase Internacional 36, podría prestar únicamente servicios en el negocio inmobiliario, lo que es engañoso, dado que el consumidor medio asociará el nombre al de un Banco y existe el riesgo que considere que el negocio inmobiliario se encuentre respaldado por un Banco; adicionalmente, indicó que existe el riesgo que el consumidor pueda asociar que el negocio inmobiliario de “BANEXITO”, tiene el respaldo de BANESCO HOLDING C.A., lo que demuestra de modo incontrovertible que la marca solicitada incurre en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN. Citó al respecto el inciso i) del artículo 135 de la Decisión 486.

b.- SOLICITUD DE CONSULTA AL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.

En concordancia con los fundamentos desarrollados en el punto anterior, la demandante solicitó en relación con las normas invocadas, que este Supremo Tribunal de Justicia, efectúe la consulta de interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, respecto de los incisos b) e i) del artículo 135 y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, tomando en cuenta que dicha solicitud es obligatoria por mandato del artículo 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones.

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando que una vez efectuada la interpretación prejudicial por el Tribunal Andino de Justicia, de acuerdo con lo solicitado, se dicte resolución declarando probada la misma y en consecuencia se disponga revocar la Resolución DGE/OP/J-153/2012 de 31 de mayo, pronunciada en recurso jerárquico, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 147/2011 de 22 de diciembre, emitida en recurso de revocatoria.

Por otra parte, en concordancia con la revocatoria de la Resolución DGE/OP/J-153/2012 de 31 de mayo, se ordene al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), suspender el trámite de registro, o en su caso, anular el registro de la marca “BANEXITO”, mixta, Clase Internacional 36, Pub. 134777 a nombre de Marcelo Hurtado Sandoval.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que por providencia de fojas 169, se determinó que con carácter previo a la admisión de la demanda, la demandante, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la misma, en el plazo de diez días computables a partir de su legal notificación, deberá acreditar su personería y adjuntar su registro de comercio en FUNDEMPRESA.

En virtud de la solicitud formulada mediante memorial de fojas 229 a 231, mediante providencia de fojas 232 el Supremo Tribunal de Justicia ordenó que la demandante deberá acompañar el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, República de Venezuela, bajo el N° 6, Tomo 259-A-Sgdo. en original o fotocopia legalizada, así como acreditar su personería, para lo cual se amplió el plazo en 45 días.

Cumplido lo anteriormente señalado a través del memorial de fojas 253 y vuelta, por providencia de fojas 262, teniendo por subsanadas las observaciones, se admitió la demanda contencioso administrativa, teniéndose apersonados a Pilar Soruco Etcheverry y Jorge Antonio Zamora Tardío en representación de Banesco Holding C.A., corriéndose en traslado la demanda a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la autoridad demandada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, hoy Tribunal Departamental de Justicia.

Cumplida la diligencia señalada, el 19 de junio de 2013, como consta por el formulario de fojas 293, previa representación y decreto de fojas 291 y 292, recibida la provisión citatoria diligenciada como consta por la nota de fojas 295 y ordenado su arrimo a sus antecedentes por decreto de fojas 296, la autoridad demandada envío contestación a la demanda vía fax (fojas 298 a 310), recibiéndose luego el original cursante de fojas 311 a 315 y vuelta, apersonándose, Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/N° 190.2012 de 26 de octubre (fojas 94 a 95 del Anexo), habiéndose admitido la misma como consta por la providencia de fojas 317.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

La referida providencia señaló que no habiendo sido respondida la demanda dentro del plazo de ley, más el de la distancia, al no existir nada más que tramitar, debiendo estar las partes a lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se decretó “autos para sentencia”.

A continuación, la Sala Plena del Supremo Tribunal de Justicia emitió el Auto N° 290/2014 de 28 de octubre (fojas 329 a 332 y vuelta), resolviendo remitir los antecedentes en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dejando sin efecto el sorteo realizado y suspendiendo el plazo para resolución hasta que el Tribunal Andino de Justicia emita su interpretación prejudicial.

Cursa a fojas 352 la nota de remisión de la Interpretación Prejudicial, Proceso 258-IP-2015 (fojas 336 a 351), suscrita por el Secretario General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habiéndose providenciado a fojas 353, disponiéndose su acumulación al expediente, con noticia de partes y sorteo prioritario.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

En el desarrollo del proceso en fase administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia lo siguiente:

III. 1.- Solicitud de registro de marca

Solicitado el Registro de la marca “BANEXITO” por Marcelo Hurtado Sandoval, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 282/2011 de 9 de agosto de 2011 (fojas 26 a 31 del anexo – numeración con sello), resolviendo declarar IMPROBADA la demanda de oposición planteada por la firma Consorcio Inversionista Banesco y conceder la solicitud de registro de marca “BANEXITO” (mixta), Clase Internacional 36 de la Clasificación de Niza.

III. 2.- Recurso de revocatoria.

Interpuesto recurso de revocatoria por el Consorcio Inversionista Banesco el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 147/2011 de 22 de diciembre, por la que REVOCÓ en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 282/2011, declarando PROBADA la demanda de oposición interpuesta por el Consorcio Inversionista Banesco y denegar la solicitud de registro de la marca “BANEXITO” (mixta), Clase Internacional 36 de la Clasificación de Niza.

III. 3.- Recurso Jerárquico.

Deducido recurso jerárquico por Marcelo Hurtado Sandoval, solicitante del registro de la marca “BANEXITO”, la Directora General Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-153/2012 de 31 de mayo (fojas 71 a 79 del anexo), por la que resolvió aceptar el recurso jerárquico interpuesto por Marcelo Hurtado Sandoval y en consecuencia REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 147/2011 de 22 de diciembre.

En virtud de lo anterior, declaró IMPROBADA la demanda de oposición presentada por la firma Consorcio Inversionista Banesco y CONCEDIÓ LA SOLICITUD de registro de la marca “BANEXITO” (mixta), Clase Internacional 36 de la Clasificación de Niza, debiendo procederse con la prosecución del trámite de registro de marca.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:

Que el motivo de la litis dentro del presente proceso, tiene relación con los supuestos siguientes: 1) Establecer, si es evidente que la Resolución DGE/OP/J-153/2012 de 31 de mayo, pronunciada en recurso jerárquico por el SENAPI incurrió en la vulneración de los incisos b) e i) del artículo 135 y del inciso a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

Dos son los elementos planteados por la demandante en el presente caso; por una parte, que supuestamente la Resolución Jerárquica DGE/OPO/J-153/2012 de 31 de mayo, pronunciada por la Directora General Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), fuera contraria a los incisos b) e i) del artículo 135 y al inciso a) del artículos 136, ambos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y la remisión de la solicitud de interpretación prejudicial de las normas referidas al Tribunal Andino de Justicia, en aplicación del artículo 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por razones de método, a continuación se resolverá inicialmente lo referido a la solicitud de interpretación prejudicial, para luego ingresar al análisis de fondo del problema planteado.

V.1.- En virtud de la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por este Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según Auto N° 291/2014 de 28 de octubre (fojas 329 a 332 y vuelta), este último emitió el documento de interpretación, signado como Proceso 258-IP-2015 de 25 de febrero de 2016 (fojas 336 a 351), en el que en síntesis en su pronunciamiento, señala:

Que de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, así como dar cumplimiento al contenido del párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.