SE/0217/2015

SALA PLENA

SENTENCIA: 217/2015.

FECHA: Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº: 500/2012.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Empresa ANITA FOOD S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa ANITA FOOD S.A. representada por César Alfredo Burgoa Rodríguez contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI representada por Gabriela Murillo Zarate.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a 15, impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), la contestación a la demanda de fs. 52 a 55; los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: Que, César Alfredo Burgoa Rodríguez, en representación de la Empresa ANITA FOOD S.A. dentro del plazo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, pidiendo se declare probada la demanda y como consecuencia de ello se revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI con la finalidad de que dicho acto administrativo se extinga y se ordene que la marca ANITA con SM 890-2009 se registre a nombre de la Empresa que representa, con los siguientes fundamentos:

1. Manifiesta que en fecha 10 de julio de 2012 fue notificado con la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, resolviendo el Recurso Jerárquico planteado contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 124/2011, rechazando el Recurso Jerárquico y confirmando resolución impugnada.

2. Refiere que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, tiene como finalidad lograr la uniformidad de las marcas registradas en la subregión con el propósito de evitar que en países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones existan registros con las mismas marcas a nombre de titulares diferentes, por ello el art. 147 de la citada norma establece la denominada oposición andina señalando: “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

3. La citada norma establece el derecho que tiene un titular del registro de una marca a evitar que marcas idénticas se registren en otros países de la Comunidad y que la Resolución impugnada vulnere ese derecho consagrado en el art. 147 del Decisión 486, al no reconocer el derecho ya adquirido de la empresa titular de la marca ANITA en el Perú, que al realizar un examen de fondo de las solicitudes concedió la prioridad al signo solicitado por la empresa AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, pasando por alto los derechos ya adquiridos por la empresa ANITA FOOD S.A. y vulnerando la normativa Andina la cual es de cumplimiento obligatorio por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 12 de noviembre de 2012 (fs. 26), y corrido en traslado a la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, representada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, ésta responde a la demanda de forma negativa (fs. 52 a 55), solicitando se rechace la demanda planteada y se confirme la resolución impugnada, con los siguientes fundamentos:

1. Refiere que en fecha 12 de marzo de 2009, César Alfredo Burgoa Rodríguez en representación de ANITA FOOD S.A. solicitó el registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue publicada bajo el número de publicación 141284. En fecha 17 de diciembre de 2010, la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” representado por Álvaro F. Siles Martin, presenta oposición en aplicación del art. 146 de la Decisión 486 de la CAN, argumentando irregistrabilidad establecida en el art. 136. a), contra la solicitud de la marca “ANITA” (Denominación) clase 30 con publicación Nº 141284, señalando que esa solicitud de registro atenta contra los derechos y legítimos intereses de sus representados y por existir una solicitud previa de registro, que en fecha 16 de septiembre de 2011, la Dirección de Propiedad Industrial de SENAPI por Resolución Administrativa Nº 654/2012, declara probada la oposición de la firma AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 con publicación Nº 141451 a nombre de ANITA FOOD S.A., Resolución que fue objeto de Recurso de Revocatoria por la firma ANITA FOOD S.A., que mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 142/2011 se confirma la Resolución Administrativa Nº 654/2011, que a su vez fue objeto de Recurso Jerárquico que mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 fue rechazada mediante Recurso Jerárquico y confirma la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº142/2011.

2. De la revisión de la Base de Datos y Libros de Registro de Marcas del SENAPI, se evidencia información respecto a la solicitud de marca de la firma opositora AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” “ANITA” (mixta) solicitud bajo el Nº SM-5190-2008 de fecha 7 de noviembre de 2008, misma que distingue en la clase internacional 30 a: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneo del café, harina y preparaciones de cereales, pan, pastelería, y confitería helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”.

3. Por su parte, la firma ANITA FOOD S.A., solicitó registrar “ANITA” (Denominación) bajo el Nº SM-891-2009 de fecha 12 de marzo de 2009 la misma que distingue en la clase internacional 30 a: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias; hielo”.

4. El art. 136. a) de la Decisión 486 de la CAN que fue invocada por el opositor señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Apartado legal que consagra una casual de irregistrabilidad relacionado específicamente con el requisito de distintividad, que establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Que de acuerdo a este lineamiento, se entiende que los signos distintivos en el mercado, se exponen a diversos factores de riesgo; y al respecto la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación sobre el riesgo de confusión y /o de asociación. Entendiendo por riesgo de confusión a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008).

5. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca denominativa y otra mixta, el Tribunal Andino en el proceso 101.IP2002 ha señalado: “…se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elementos principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio…” Que la marca opositora ANITA de la clase 30 es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo (en este caso una palabra) y un elemento gráfico (diseño particular de la firma), la combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado, sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, así se evidencia que la marca ANITA posee como elemento de mayor influencia el denominativo, además de añadir que los consumidores cuando desean adquirir el producto, lo solicitan por su respectiva denominación, que al momento de cotejo respectivo la marca opositora será considerada como denominativa toda vez que la misma tiene como característica más influyente la parte denominativa.

6. Como ambas marcas pertenecen a la clase 30 de la clasificación de NIZA existe mucha probabilidad que ambas sean apreciadas de la misma manera, ya que tienen las mismas finalidades naturaleza, destino, coincidiendo en los centros de expendio y medios de publicidad de los mismos. Concluyéndose que las marcas en controversia no pueden coexistir en el mercado debido a que inducirían a riesgo de confusión y asociación al público consumidor, hallándose la marca solicitada en la prohibición de registro establecida en el art. 136. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque induce a riesgo de confusión y asociación al consumidor con la marca solicitada previamente de ANITA de la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”.

CONSIDERANDO III: Que, habiéndose renunciado al derecho de réplica por haber sido presentado fuera del plazo establecido en el art. 354. II del Código de Procediendo Civil y efectuada la solicitud de interpretación prejudicial realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Resolución Nº122/2014 de 17 de julio de 2014 que cursa a fs. 62 a 64 y emitida la Resolución Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cursa a fs. 74 a 91, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al parágrafo III del art. 354 del Código de Procedimiento Civil.

Que, de la compulsa de los datos del proceso, se desprende que los objetos de controversia se circunscriben a determinar:

a) Si la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI ha vulnerado el derecho de registro de marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD S.A. consagrado en los art 147 de la Decisión 486, así como el art. 136 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) al no reconocer el derecho adquirido por ésta previamente en Perú.

b) Si la solicitud de registro de la marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD S.A. se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486.

Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, corresponde realizar las siguientes precisiones:

a) De la revisión de obrados a fs. 1 consta solicitud de registro de la marca “ANITA” (denominación) aplicada a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de la empresa demandante ANITA FOOD S.A. presentada el 12 de marzo de 2009 y el 17 de diciembre de 2010 la firma AJ S.A. “ CALIDAD ANTE TODO” presentó oposición a la señalada solicitud de registro en aplicación del art. 146 de la Decisión 486 manifestando tener mejor derecho propietario en Bolivia sobre la marca “ANITA” Clase 29 y 30, al haber solicitado el registro de dicha marca el 7 de noviembre del año 2008, realizados los trámites correspondientes el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual pronunció Resolución Administrativa Nº 654/2011 de 16 de septiembre, declarando probada la demanda de oposición interpuesta por la firma AJ S.A. “CALIDAD ANTE TODO” y denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA”(denominación) clase 30 de la clasificación internacional de Niza solicitada por la empresa ANITA FOOD S.A.

b) Interpuestos los recursos de revocatoria y jerárquico por esta última los mismos fueron resueltos por Resolución Administrativa DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de diciembre y Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012, la primera rechazando el recurso de revocatoria y confirmando la resolución 654/2011 y la ultima de igual forma rechazó el recurso jerárquico y confirma la resolución 142/2011.

1. Relacionados así los hechos suscitados en instancia recursiva corresponde resolver el primer objeto de controversia.

a) La empresa ahora recurrente ANITA FOOD S. A., sostiene que el Servicio de Propiedad Intelectual SENAPI al emitir Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo, ha desconocido el derecho de prioridad adquirido por esta sobre la marca “ANITA” en Perú, acusando la vulneración del art. 147 de la Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Sobre la materia, el art. 147 de la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, señala que: “… están legitimados para presentar oposición en los demás Países miembros de la comunidad, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros…”.

b) En el caso de autos de la revisión de antecedentes administrativos, es necesario aclarar que la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO”, solicitó el 7 de noviembre de 2008, el registro de la marca “ANITA”(Denominación y Diseño) aplicada a distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual la empresa ahora demandante presentó oposición, misma que fue tramitada bajo el expediente Nº 133482 y resuelta por Resolución Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto de 2011 que declaró improbada la oposición de la empresa ahora demandante y concedió la solicitud de registro de la marca “ANITA”(Mixta) de la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO”, resolución que fue confirmada en instancia jerárquica por Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012.

c) Por otro lado, se tiene que mientras se tramitaba aquella oposición, la firma ANITA FOOD S.A. ahora demandante, solicitó el registro de la misma marca “ANITA”(Denominación) para distinguir productos de la misma clase 30 el 12 de marzo de 2009, solicitud que es objeto del presente proceso contencioso administrativo, a la cual la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO” presento oposición, invocando tener mejor derecho propietario sobre la marcas “ANITA” Clase 29 y Clase 30, en virtud de haberla solicitado con anterioridad el 7 de noviembre de 2008, alegando asimismo causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136. a) de la Decisión 486, debido a la evidente similitud gráfica, fonética y conceptual entre ambas marcas, susceptibles de generar confusión por asociación en el público consumidor, verificada la causal invocada por el opositor, el riesgo de confusión o asociación, el examen comparativo de marcas en conflicto, y del análisis de la conexión competitiva de productos y otros aspectos, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, mediante Resolución Administrativa Nº 654/2011, concluyo que existe riesgo de confusión con la marca opositora y la marca solicitante, encontrándose en consecuencia dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 135. b) y el art. 136. a) de la Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, declarando probada la demanda de oposición y denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de la firma ANITA FOOD S.A., misma que es confirmada por Resoluciones Administrativas DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de diciembre y DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012.

d) Analizados esos antecedentes, se establece que la empresa ANITA FOOD S.A., subsume en éste proceso, el reclamo del proceso de oposición presentado por ésta a la solicitud de registro presentada por la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” en fecha 7 de noviembre de 2008, respecto al expediente Nº 133482 que fue resuelta mediante Resolución Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto, confirmada por la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012 en instancia jerárquica donde se declaró improbada su oposición, concediéndose la solicitud de registro de la firma AJ. S.A “CALIDAD ANTE TODO”, proceso en cual se agotaron los recursos y a la fecha existe resolución firme, si bien es evidente que la empresa demandante registró la marca “ANITA” en fecha 10 de junio del año 2002 en Perú, como se evidencia de fs. 27 (antecedentes administrativos) y en virtud a ello alega derecho de prioridad, sin embargo, se debe reiterar que la oposición presentada ya fue resuelta en instancia recursiva por la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012,misma que debió ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, por lo tanto, lo acusado por la empresa demandante en sentido de que la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 vulneró su derecho a la oposición prevista en el art. 147 de Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES no tiene incidencia en el presente proceso, en virtud a que el presente proceso emerge de la solicitud de registro de marca efectuada por esta última y no así de la oposición efectuda con anterioridad al presente caso.

2. Con relación al segundo objeto de controversia se deben realizar las siguientes consideraciones:

a) El fundamento legal en base a la cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI denegó la solicitud de registro de la marca “ANITA” (denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de la empresa ANITA FOOD S. A., fue que la marca solicitada se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los art. 135. b) y 136. a) de la Decisión 486 para verificar a la conclusión arribada por la entidad demandada es necesarios establecer si la marca cuyo registro fue solicitado cumplía los requisitos para su registro, aplicando los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial efectuada en presente caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a requerimiento de este Tribunal.