SE/0221/2016

SALA PLENA

SENTENCIA: 221/2016.

FECHA: Sucre, 21 de abril de 2016.

EXPEDIENTE Nº: 48/2009.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Cervecería Boliviana Nacional (CBN S.A.) contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por Miguel Ángel Sandoval Ortiz contra el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) representada por Álvaro Ronald Sepúlveda Rivero.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 66 a 74, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RA J-054/2008 de 29 de julio de 2008, emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); contestación de demanda de fs. 106 a 110; réplica de fs. 115 a 116; antecedentes administrativos y recursivos y;

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que Miguel Ángel Sandoval Ortiz, dentro del plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, pidiendo revocar la Resolución Administrativa Nº DGE/J-054/2008 de 29 de julio y Resolución Administrativa REV. Nº 103/07 de 15 de octubre de 2007, bajo los siguientes fundamentos:

1. El SENAPI no considero los argumentos expuestos por CBN, dejando a esta sociedad en estado de indefensión, arguyó que, el Director General Ejecutivo del SENAPI no tomo en cuenta varios de los argumentos expuestos por CBN, omisión que contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, que en su art. 63 dispone “(…) II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, (…)”, del articulo transcrito adujó que, es obligación de la autoridad administrativa competente, considerar y referirse a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin embargo el Director General Ejecutivo del SENAPI no cumplió con esta obligación legal, en los siguientes fundamentos interpuestos por CBN en su Recurso Jerárquico: a) El numeral 2.1 del Recurso Jerárquico interpuesto por CBN, titulado “Según la RA 103/07 el SENAPI ha llegado a la convicción que el lema comercial “Bebida de Campeones” es un lema comercial notoriamente conocido”, en el que se establece que no se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa aplicable, para determinar que la marca “Bebida de Campeones” de Bavaria, es una marca notoriamente conocida. La RA J-054/2008 en su parte considerativa no hace ninguna referencia a este argumento, y mucho menos entra a analizar las pruebas presentadas por Bavaria, que es lo que le correspondía hacer al SENAPI; b) El numeral 2.2 del Recurso Jerárquico interpuesto por CBN, titulado “La RA Nº 103/07 reconoce la notoriedad de una marca en un país distinto de Bolivia”, que el SENAPI no es la autoridad competente para poder declarar la notoriedad de una marca cuya supuesta difusión y uso constante se realiza fuera de Bolivia. La RA J-054/2008 en su parte considerativa no hace ningún análisis sobre este argumento. b) El argumento titulado “Presunción de inocencia y de buena fe en la normativa boliviana”, contenido en el Recurso Jerárquico interpuesto por CBN, hace referencia a la garantía de presunción de inocencia que tiene toda persona mientras no se demuestre lo contrario, quedando plenamente establecido que en el presente caso Bavaria no pudo demostrar la existencia de mala fe. La RA J-054/2008 no hace ningún análisis sobre este argumento. Manifestó que por lo anteriormente expuesto, se evidencia que en la RA J-054/2008 no se han considerado 3 argumentos fundamentales expuestos por CBN en su recurso jerárquico, aspecto por el cual CBN no pudo ejercer su derecho a legítima defensa quedando en un evidente estado de indefensión. Asimismo señaló que, con la ilegal emisión de la RA J-054/2008 se están violando, además, varios principios reconocidos por el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tales como el principio de sometimiento pleno a la ley, buena fe y de imparcialidad (transcribe el artículo 4 de la citada ley), y que en el fondo la citada resolución de recurso jerárquico no tiene sustento legal y que por lo tanto no corresponde la nulidad del lema comercial “Bebida de Campeones” registrado a nombre de CBN.

2. Incompetencia del SENAPI para declarar la notoriedad de una marca utilizada y supuestamente reconocida en otro país, alegó que, Bavaria en la demanda de nulidad del lema comercial “Bebida de Campeones”, nunca demostró la existencia del algún pronunciamiento de autoridad competente que haya declarado como notorio el lema comercial “Bebida de Campeones”, requisito que la legislación nacional y supranacional exige para considerar un signo distintivo como notorio.

Transcribiendo el inciso 1 del artículo 6bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 224 de la Decisión 486, manifestó que estos artículos señalan que para que un signo distintivo se considere notoriamente conocido y debidamente reconocido como tal, la autoridad competente debe haber declarado y considerado al mismo como notoriamente conocido, y recién a partir de tal reconocimiento gozar de los derechos, beneficios y prerrogativas que tienen los signos distintivos declarados como notoriamente conocidos.

Arguyó que Bavaria nunca logro demostrar que el lema comercial “Bebida de Campeones” sea un lema comercial notoriamente conocido, pues no presentó como prueba ninguna resolución, pronunciamiento o declaratoria que haya sido emitida por la autoridad competente de los países donde supuestamente se encuentra registrado el lema comercial “Bebida de Campeones” y tampoco ha presentado prueba que demuestre que dicho lema comercial es reconocido como notorio en Bolivia, puesto que hasta mediados del año 2005, Bavaria nunca utilizo dicho lema en nuestro país y que el SENAPI realizo el mismo análisis en la resolución pasada en autoridad de cosa juzgada – Nº 123/05 de fecha 21 de noviembre de 2005 cursante en obrados a fojas 78 a 83, emitida por la Directora General Ejecutiva a.i. del SENAPI y confirmada en recurso jerárquico, por la Resolución Nº 001/2007 de fecha 03 de julio de 2007 emitida por la Ministra de Producción y Microempresa, en la cual se pronuncia expresamente respecto a la supuesta notoriedad de un signo distintivo (transcribe la parte considerativa de la RA 123/05), asimismo transcribió la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso de la Interpretación Prejudicial 8-IP-95 de fecha 30 de agosto de 1996.

Prosiguió exponiendo que, de manera contradictoria con las normas marcarias y su propia interpretación, el SENAPI, a través de la RA 103/07, confirmada por la RA J-054/2008, que señala lo siguiente: “El SENAPI…ha llegado a la convicción que el lema comercial Bebida de Campeones ha sido notoriamente conocido en Colombia por la intensa publicidad realizada desde el año 1992…”, ha llegado a la convicción que el lema comercial señalado es notoriamente conocido en Colombia, en base a supuestas pruebas de dudosa credibilidad, lema comercial que ni siquiera está registrado en Bolivia y tampoco es notoriamente conocido en Colombia.

Señaló que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 224 de la Decisión 486 y 6 Bis del Convenio de Paris, la autoridad competente para declarar o reconocer que el lema comercial “Bebida de Campeones” es notoriamente conocido, es el sector industrial y comercial de bebidas colombiano y la autoridad nacional para conocer temas de propiedad intelectual de Colombia, pues es en ese país donde supuestamente se usa el lema comercial en conflicto y es allí donde, una vez cumplidos requisitos que en Bolivia no se han cumplido, podría declararse la notoriedad del signo.

Concluyó este punto aduciendo que, el lema comercial “Bebida de Campeones” de propiedad de Bavaria no es y no puede ser considerado (y mucho menos por el SENAPI) como un signo notoriamente conocido y que de la misma manera no merece la protección especial, imprescriptible y extraterritorial que tendría en caso de haber sido declarado como tal de haber cumplido los requisitos legales al efecto.

3. Insuficiencia e Inadmisibilidad de la prueba, manifestó que, el Director General Ejecutivo del SENAPI supuestamente realizó una nueva valoración de la prueba presentada en el proceso, sin embargo a momento de valorarlas simplemente señaló lo siguiente “…esta instancia considera repetitivo transmitirlas nuevamente ya que fueron analizadas en su integridad y revisadas en el Recurso de Revocatoria, las mismas que se dan por bien hechas y se las ratifica íntegramente.”, indicó que la autoridad administrativa al limitarse a dar por bien hechas las pruebas valoradas en el recurso de revocatoria, vulneró los derechos subjetivos e intereses legítimos de CBN, pues justamente en la RA 103/07 inexplicamente se dan por válidas y suficientes, pruebas que bajo ningún concepto generan convencimiento respecto a la notoriedad de un signo distintivo.

Alegó que, las pruebas aportadas por Bavaria son insuficientes en algunos casos e invalidas en otros, por los siguientes fundamentos: a) ninguna prueba aportada o señalada por Bavaria demostró la supuesta mala fe y mucho menos que el lema comercial “Bebida de Campeones” fue un signo notoriamente antes de la solicitud de registro de dicho lema por la CBN; b) Amparados bajo el principio de verdad material o sana critica no se puede pretender que se considere ni valore fotocopias simples que vienen (supuestamente) de otro país, de permitirse esta licencia se estaría poniendo en riesgo la seguridad jurídica dentro de los procesos administrativos, en consecuencia los hechos alegados por Bavaria debían ser demostrados, más aun si se alega una supuesta mala fe o una inexistente notoriedad, y que la verdad material no implica darle la facultad a cualquier persona de presentar prueba inadmisible en derecho.

Transcribiendo el art. 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo relativo a la prueba, y citando el art. 1311 del Código Civil, manifestó que las fotocopias simples no son el medio de prueba idóneo ni son admisibles para probar los hechos y argumentos presentados por la recurrente en su memorial de demanda, mucho menos si se toma en cuenta que las fotocopias simples son copias de documentos emitidos en el extranjero, tomando como referencia la RA 89/07 emitida por el SENAPI, sostuvó que la prueba aportada por la demandante no puede ser valorada en virtud al artículo 1311 del Código Civil.

Expuesto lo anterior, transcribiendo el parágrafo V del art. 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, agregó que el SENAPI tiene la facultad y el deber de rechazar aquellas pruebas que sean improcedentes, es decir, rechazar las pruebas que no sean admisibles en derecho, situación que el SENAPI, a través de la RA J-54/2008, no hace.

4. Inexistencia de protección extraterritorial del lema comercial “Bebida de Campeones” de Bavaria y derecho prioritario de CBN, expusó que, al haber demostrado que el lema comercial “Bebida de Campeones” de Bavaria no cumple con los requisitos para ser considerado como un lema comercial notoriamente conocido, implica que su protección se circunscribe única y exclusivamente al territorio geográfico donde se encuentra registrado, por ejemplo Ecuador (principio de territorialidad), y se mantiene dentro de esa esfera nacional y no goza de extraterritorialidad como pretende Bavaria y menos en un país donde existe otra empresa que obtuvo el registro con anterioridad (en este caso, lema comercial “Bebida de Campeones”, registrado con anterioridad por CBN, en Bolivia).

Manifestó que, se debe considerar lo siguiente: a) El lema comercial “Bebida de Campeones” de propiedad de CBN fue registrado el 11 de agosto de 2004 tal como se puede observar en la Resolución Administrativa Nº 3181-2004 emitida por el SENAPI cursante a fojas 76 y 77 de obrados; b) el lema comercial “Bebida de Campeones” pretendido por Bavaria fue solicitado posteriormente en Bolivia en fecha 7 de octubre de 2005 (solicitud que se encuentra en proceso de oposición) y; c) el lema comercial “Bebida de Campeones” fue concedido a Bavaria en Colombia en fecha 27 de enero de 2007, a través de Resolución Nº 1036 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, cursante a fojas 84 a 86, es decir más de un año después que CBN obtuvo el legal registro del mencionado lema comercial. En consecuencia se demuestra que CBN, desde un principio, tuvo un derecho prioritario respecto al lema comercial “Bebida de Campeones” en Bolivia justamente por el principio de territorialidad y citando el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de Marcas de 15 de enero de 1918 concluye que CBN tiene primacía sobre el lema comercial “Bebida de Campeones” al haber solicitado primero el registro del mismo en Bolivia.

5. Inexistencia de mala fe de parte de CBN, indicó que, acusar a CBN de una supuesta mala fe carece de cualquier fundamento lógico y jurídico pues existen situaciones, hechos y actos jurídicos que demuestran que en ningún momento hubo semejante intención, y que más bien, la decisión por parte de Bavaria, de no utilizar ciertos mecanismos establecidos por ley (oposición) y de utilizar otros mecanismos que la ley confiere (registrar su lema comercial), demuestran el poco interés de Bavaria de proteger un supuesto registro.

Afirmó que, los siguientes argumentos no fueron tomados en cuenta por el SENAPI a tiempo de dictar la RA J-54/2008, mismos que son contundentes para demostrar la inexistencia de mala intención por parte de CBN y que en la RA Nº 103/07 se hace mención a las supuestas razones por las cuales CBN habría registrado el lema comercial “Bebida de Campeones” con mala fe: a) El SENAPI considera que por las pruebas presentadas por Bavaria se considera al lema comercial “Bebida de Campeones” como notoriamente conocido, arguyó que no es posible que el SENAPI considere este aspecto puesto que no es la autoridad competente para determinarlo y si lo fuera, no tiene suficientes pruebas para crear la convicción de que el lema en cuestión es un signo notorio, y que al no ser notorio, no goza de la protección extraterritorial de la que gozan los signos distintivos que han sido efectivamente declarados como notorios por autoridad competente; b) Bavaria es propietaria en Bolivia de la marca “Pony Malta”, marca que en Colombia usaba muy intensamente el lema comercial “Bebida de Campeones”, adujó que el SENAPI se olvida considerar que CBN tiene la titularidad de la marca “Pony Malt” en Bolivia con anterioridad al registro realizado por Bavaria y se encuentra en la actualidad en uso y vigente; c) Los productos “Pony Malta” “Bebida de Campeones” y “Maltin” “Bebida de Campeones” son de la misma naturaleza y fines y además eran firmas competidoras en el mercado boliviano en dicha clase de productos, sostuvo que a la fecha de registro del lema comercial “Bebida de Campeones” por parte de CBN en el año 2004 el producto “Pony Malta” y su correspondiente lema comercial de propiedad de Bavaria, no eran comercializados ni conocidos dentro de nuestro país, y lo que es más importante, el lema comercial en conflicto no había sido objeto de un proceso de oposición por parte de Bavaria y tampoco contaba con registro ni en Bolivia ni en Colombia, por lo tanto es imposible hablar de mala fe por parte de CBN; d) CBN estaba consciente como empresa competidora del impacto que ofrece el lema comercial “Bebida de Campeones”, indicó que afirmar lo descrito es entrar en consideraciones subjetivas sin prueba o respaldo alguno, que no genera convicción respecto a la actuación de mala fe de alguna persona o empresa; e) Es deber de SENAPI anular registros otorgados donde la mala fe haya sido demostrada, manifestó que en el presente caso no existe criterio objetivo que permita determinar que exista mala, transcribiendo el concepto vertido por el Tribunal Andino de Justicia a través de la sentencia en el Proceso 30-IP-97 mismo que señalo fue citado en la propia RA Nº 103/07, señaló que resulta evidente que en ningún momento se ha demostrado la intención o la conciencia por parte de CBN de violar alguna disposición legal o contractual, no existe prueba alguna que demuestra una supuesta mala fe de parte de la CBN.

6. Presunción de Inocencia y de buena fe en la normativa Boliviana, transcribiendo el parágrafo I del art. 16 de la Constitución Política del estado, sostuvo que el SENAPI, al momento de emitir la RA J-054/2008, debió presumir la buena fe, y tomar en cuenta, los siguientes aspectos: a) El acto de registro de un lema comercial no es un acto ilegal o ilícito sino por el contrario es un acto público, legislado y reglamentado, por ello no puede ser considerado como un acto de mala fe, menos si cualquier tercero que creyere tener un derecho afectado tiene la facultad de oponerse al registro o plantear otros recursos dentro de los plazos establecidos al efecto, lo cual en el presente caso no sucedió; b) La buena fe es una presunción iuris tantum (es decir que admite prueba en contrario), manifestó que la obligación de demostrar la causa “destructora” de dicha presunción recae sobre quien la alega (en este caso recaía sobre Bavaria) y no sobre el que invoca la norma que lo protege (CBN), y que es de interés público su debida aplicación ya que hace al cimiento mismo de la seguridad jurídica.

Señaló que, cuando una persona pretende destruir la presunción legal de buena fe, debe demostrar que el hecho realizado por la persona cuya mala fe se alega, fue realizado con una intencionalidad de causar daño determinado y este extremo no ha sido demostrado por Bavaria bajo ninguna circunstancia, y que asimismo los documentos presentados por Bavaria como prueba en el proceso administrativo no demuestran la supuesta existencia de mala fe de CBN, tan solo hace referencia a hechos que no guardan relación con la supuesta mala fe por parte de CBN.

Manifestó que, según lo argumentado por Bavaria en su demanda de nulidad, CBN “…registro marcas que inducen a confusión…aprovechándose del privilegio de la notoriedad…”, arguyó que el lema comercial de propiedad de Bavaria no es reconocido en el mercado boliviano por lo que, no tiene sentido pensar que CBN pretenda “aprovecharse” de un lema comercial desconocido para la gran mayoría de los consumidores bolivianos. Indicó que como prueba de la supuesta mala fe de CBN, Bavaria hace mención a la identidad entre el lema comercial registrado por Bavaria en otros países y el registrado por la CBN en Bolivia; aspecto que consideró absurdo porque la identidad en sí de ambos lemas no es prueba de una supuesta mala fe de parte de CBN.

Finalmente manifestó que, ninguno de los argumentos esgrimidos por el SENAPI con los que supuestamente pretende respaldar la supuesta mala fe de CBN (a decir, supuesta notoriedad del lema comercial, identidad de lemas comerciales y presunción de culpabilidad) cuentan con respaldo legal alguno, ni tiene relación con los elementos que deben demostrarse a efectos de imputar a alguien haber actuado de mala fe, como es la intencionalidad, según los propios conceptos de mala fe vertidos por Bavaria en el proceso de nulidad.

II. CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN.

Que admitida la demanda por decreto de 2 de marzo de 2009 (fs. 81) y corrido traslado al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual representada por Álvaro Ronald Sepúlveda Rivero, éste responde a la demanda negativamente (fs. 106 a 110), solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, con los siguientes fundamentos:

1. Adujó que, el SENAPI no ha causado indefensión a la CBN S.A., ya que el recurso jerárquico planteado cuenta con la respectiva Resolución Administrativa Nº DGE/J-054/2008, que ha resuelto el recurso jerárquico, no siendo evidente la afirmación, ya que la resolución recurrida ha dado por bien hecho el análisis efectuado en la resolución de revocatoria a las pruebas aportadas.

Manifestó que, el proceso administrativo de nulidad, planteado por Bavaria S.A., contra la CBN fue llevado a cabo en apego a la Decisión 486, Ley Nº 2341 y su reglamento, habiéndose hecho conocer de esta demanda a la CBN S.A. que tiene la titularidad del lema comercial “Bebida de Campeones”, para que presente sus argumentos, habiéndose emitido las respectivas resoluciones en sus diferentes instancias con apego a la ley, (en el caso planteado a la Decisión 486), conforme al principio de sometimiento pleno a la ley, no existiendo en el proceso ninguna observación con referencia a las autoridades administrativas que han emitido las resoluciones respectivas, y que en todo caso en su momento, cualquiera de las partes podrían haber solicitado la excusa o recusación establecidos en el art. 10 de la Ley Nº 2341, con referencia a la imparcialidad que ahora se menciona.

Adujó que, la parte demandante argumenta que la resolución recurrida habría vulnerado los principios de “sometimiento pleno a la ley, principio de buena fe, principio de imparcialidad”, con respecto a ello, manifestó que la parte demandante debió señalar con precisión el acto o los actos que han vulnerado los principios mencionados.

2. Con referencia a la inexistencia de la notoriedad del lema comercial “Bebida de Campeones” de Bavaria S.A., manifestó que de la lectura de la demanda, se señala que el SENAPI, ha declarado marca notoria al lema “Bebida de Campeones”, sin que tenga competencia para ello: con referencia a esta afirmación, manifestó que de la revisión que se haga de la Resolución Administrativa REV- Nº 103/7 que cursa a fojas 120/133 de obrados en la parte resolutiva, numeral 1, no se señala este extremo, sino que más bien declara: “PROBADA la acción de nulidad por la causal de mala fe planteada por la firma Bavaria S.A.”, resolución que fue confirmada por la Resolución Administrativa Nº DGE/J-054/2008; no siendo evidente las afirmaciones vertidas, ya que el SENAPI en ninguna de las resoluciones emitidas declara como marca notoria al lema comercial “Bebida de Campeones”, aclaró que, uno de los argumentos para interponer la nulidad por parte de Bavaria S.A., fue que la marca “Pony Malta” acompañada del lema “Bebida de Campeones”, era una marca notoria en Colombia, pero que la causal para declarar probada la acción de nulidad planteada por Bavaria S.A., fue la mala fe.

3. Con referencia a la insuficiencia e inadmisibilidad de la prueba argumentada por el demandante, sostuvó que, la autoridad administrativa las ha valorado, señalando que se dan por bien hechas las pruebas valoradas en el Recurso de Revocatoria, caso contrario hubiese sido que no señale este aspecto, por lo que no se considera que se esté causando indefensión.