SE/0232/2015

SALA PLENA

SENTENCIA: 232/2015.

FECHA: Sucre, 2 de junio de 2015.

EXPEDIENTE N°: 341/2009.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Cervecería Boliviana Nacional S.A. contra el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala.

MAGISTRADO RELATOR: Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Cervecería Boliviana Nacional S.A., contra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 15 a 19, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 002/2008 de 25 de agosto de 2008; Auto Supremo (AS) que declaró probada la excepción de impersonería de fs. 22 y 48 a 51, la contestación a la demanda de fs. 73 a 79; los antecedentes procesales y los de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: En mérito al testimonio de Poder Nº 0560/2009 de 15 de junio, Miguel Ángel Sandoval Ortiz, en representación legal de la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN), mediante memorial de fs. 15 a 19, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa contra el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, posteriormente dirigida contra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico Nº 002/2008 de 25 de agosto de 2008. Haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada, expresa como antecedente que:

1.- En la Gaceta Judicial de Bolivia Nº 2668 se publicó bajo el Nº 108805 la solicitud de registro de la marca “PILSEN CALLAO” (etiqueta), Clase Internacional Nº 32 de la Clasificación según el Acuerdo Niza, a nombre de “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.” (Backus y Johnston).

El 2 de diciembre de 2004, la CBN presentó demanda de oposición en contra del registro de la marca “PILSEN CALLAO”, teniendo como sustento la innegable similitud entre la marca solicitada y la marca registrada por la CBN como “PILSENER” (etiqueta) y “PILSENER” (denominación y etiqueta).

Que mediante Resolución Administrativa Nº 361/05 de 29 de abril, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) declaró; probada la oposición planteada por la firma CBN. Ante ése hecho Backus y Johnston, interpuso recurso de revocatoria que fue resuelto mediante Resolución Administrativa Nº 061/2005 de 7 de julio, que rechaza el recurso de revocatoria.

Backus y Johnston, planteó recurso jerárquico en el que ilegalmente el Viceministerio emitió la Resolución Nª 002/2008 de 25 de agosto, extrañamente sin fundamento legal alguno y en absoluta contradicción con las resoluciones emitidas por el SENAPI, revocando en todas su partes la resolución y declarando improbada la demanda de oposición de la CBN.

2.- Como fundamentos de derecho manifiesta que la denominación “PILSEN CALLAO”, es parte inseparable e indispensable de la marca solicitada, que el Viceministerio cometió el grave error de separar los elementos gráficos del elemento denominativo de la marca “PILSEN CALLAO”, desconociendo de esta manera la calidad de marca mixta que tiene la marca solicitada PILSEN CALLAO, según la interpretación de la autoridad recursiva, el contenido denominativo no tendría valor ni relevancia alguna, contradiciendo la línea claramente establecida en la doctrina, la jurisprudencia y la normativa tanto nacional como internacional, que establecen las características esenciales de una marca mixta; que la misma se encuentra compuesta tanto por un elemento gráfico como por un elemento denominativo, respaldándola con una definición establecida por el Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso 125-IP-2008, sobre la marca mixta. Continua manifestando, que si la solicitud de registro de Backus y Johnston recayere solamente sobre un gráfico, la misma hubiera sido publicada con el término DISEÑO, como se realiza con todas las marcas figurativas.

Consiguientemente afirma, que con las aclaraciones que presenta quedó demostrado que el conflicto es entre dos marcas mixtas, por lo que corresponde otorgar mayor preponderancia a la parte denominativa de las marcas mixtas, criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia del Tribunal Andino a través de la sentencia del proceso 125IP-2008, que sobre el tema dice: en el caso en que se realice una comparación entre dos marcas mixtas, el elemento que prevalece y al que se le debe dar más importancia es el elemento denominativo (sic), regla que manifiesta no se respetó en la resolución que impugna, cuando ésta preponderancia se verá revalidada en el hecho que el consumidor solicitará el producto por medio de la denominación otorgada.

Refiere que si el Viceministerio habría respetado ésta importante regla del cotejo marcario, se habría percatado de la innegable similitud existente entre la marca “PILSEN CALLAO” y la marca “PILSENER”, tanto en el aspecto conceptual, ortográfico y el fonético, similitud que fueron correctamente identificados en las resoluciones que fueron revocadas, haciendo evidente que la preponderancia de la palabra PILSEN en la etiqueta solicitada, provocará un innegable riesgo de confusión de las marcas en cuestión. Hace conocer que la causal de irregistrabilidad contenida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486, que es el fundamento legal sobre el cual basó la CBN su demanda de oposición, que es simplemente el riesgo de confusión, concordándola con la interpretación prejudicial dentro del proceso Nº 124-IP-2005 del Tribunal Andino.

3.- Con relación a la falta de presentación de pruebas, manifiesta que el Viceministerio señaló textualmente “que la firma actora se opone al registro de la etiqueta de UNION DE CERVECERÍAS PERUANAS CALLAO, sin embargo no presenta como prueba el diseño de su marca PILSENER para proceder al análisis comparativo entre ambos diseños y tener una apreciación objetiva y clara de los mismos… En ese contexto la firma oponente debió presentar su diseño de etiqueta constituyendo el fondo del proceso...” (sic), al respecto señala que a momento de presentar la demanda de oposición, presentó los correspondientes títulos de registro y posteriormente, el SENAPI los cotejo y determinó de manera inequívoca que existe riesgo de confusión, por lo tanto denegó el registro de la marca en conflicto, demostrado en el otrosí segundo de la demanda presentada por CBN y en cuyo documento consta el cargo de recepción del SENAPI, donde se adjuntó prueba y además se señaló que los originales de los documentos descritos en el otrosí se encontraban en oficinas del SENAPI.

En base a estas descripciones considera, que se encuentra plenamente desvirtuada la inexplicable aseveración realizada por el Viceministerio respecto a que CBN no habría presentado pruebas para respaldar su demanda, aún si no se hubiera respetado la prueba correspondiente, bajo el principio de Verdad Material consignado en la Ley de Procedimiento Administrativo, el Viceministerio tenía la obligación de revisar los archivos que cursan en el SENAPI, al ser esa entidad la depositaria de los documentos originales de los títulos de registro de las marcas sobre las cuales CBN apoyó su demanda, más si fue mencionada a momento de la interposición de la misma.

Por lo tanto en base a los argumentos de hechos y de derecho que presentó, pide se declare probada su demanda, al haberse lesionado y perjudicado los derechos subjetivos e intereses legítimos y privados de la CBN, revocando la resolución jerárquica impugnada y manteniendo firme las resoluciones Nº 061/2005 de 7 de julio y 361/05 de 29 de abril.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 22 y modificado por el AS Nº 123 de 29 de abril de 2010 fs. 48 a 51, fue corrida en traslado y citada la autoridad demanda, se apersona Huascar Américo Ajata Guerrero, en representación legal del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, contestando negativamente la demanda, señalando como fundamentos de derecho lo siguiente:

1.- Que la Marca y los requisitos para su registro conforme al art. 134 de la Decisión 486, tiene un triple contenido, dan un concepto de marca, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables, aplicado por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación Prejudicial del proceso 92-IP-2004. Con la finalidad de respaldar sus fundamentos el demandado hace una cita y transcripción de las normas de la Decisión 486, respecto a la marca y los requisitos, la perceptibilidad de las marcas, examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, registro de confusión marcario, signos de uso común o usuales, cotejo entre marcas mixtas, conexión de competitividad de productos, signos distintivos en conflicto. Concluye refiriendo que la registrabilidad es integral y que la Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca, debe revisar si cumple con todos los requisitos del art. 134 de la Decisión 486, luego determinar si el signo encaja o no dentro de las causales de irregistrabilidad conforme a los arts. 135 y 136 del Convenio citado, o sea, deberán determinarse si es o no idénticos, si se asemejan a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a los antecedentes sobre el registro de las marcas en conflicto cursantes en el SENAPI, refiere; que PILSENER (etiqueta), Clase 32, Registro Nº 3658-C, pertenece a la firma CBN SA; PILSENER (denominación y etiqueta), Clase 32, Registro Nº 35946-C, pertenece a la firma CBN SA; y, PILSEN CALLAO (denominación), Clase 32, Registro Nº 49585-C, pertenece a la firma UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A. Añade asimismo, que pudo evidenciar que otras firmas también tienen registro de marcas que contienen la denominación “PILSEN” o “PILSENER”, como; PILSEN DORADA, PILSEN TRUJILLO, PILSEN LIMA, PILSEN REAL, PILSENER CRUCEÑA, PILSENER ESCUDO, POTOSINA PILSENER, CERVEZA CORONA PILSENER, DUCAL PILSENER, entre otras.

Indica que cuando existe conflicto entre marcas a la hora de realizar el examen de registrabilidad, también debe establecerse si la marca solicitada puede inducir a riesgo de confusión o asociación con las marcas registradas en los países de la Comunidad Andina, ratificada en el proceso 37-IP-2000 del Tribunal Andino, de tal manera, que para que se niegue el registro de marca se requiere que concurran dos elementos, uno solo de ello no es suficiente para la causal relativa a la confundibilidad.

2.- Con referencia al cotejo de las marcas mixtas, refiere que la marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero, se compone de uno o mas palabras, letras, números que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual; y el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Que la doctrina y la jurisprudencia sobre el caso manifestaron, que el elemento denominativo de la marca mixta es el preponderante, por cuanto las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario, que sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento grafico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

Asimismo, con relación a los signos distintivos en conflicto y con la finalidad de hacer una comparación entre las marcas en conflicto reflejó gráficamente las etiquetas de PILSENER y PILSEN CALLAO, manifestando; que la marca opositora CBN, es una marca mixta al igual que la marca Backus y Johnston S.A., cuyo contenido y conjunto implica que tiene una parte “denominativa” y otra “figurativa”, para el caso hizo una descripción de las elementos y características de ambas marcas. Concluye manifestando, que de la comparación de ambas marcas en conflicto, no son iguales y son completamente diferenciables uno del otro, teniendo similitud solo en el denominativo “PILSEN” y “PILSENER”.

Que la denominación PILSEN es una denominación de uso común dentro de la elaboración de la cerveza, es decir, nadie puede tener titularidad exclusiva de la denominación PILSEN, contrastándola con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, “que cuando en una marca existen palabras o denominaciones de uso común, éstas no deben ser tomadas en cuenta en el cotejo marcario, debiendo valorarse las demás denominaciones que pueda tener la marca”. Que por otra parte, la marca solicitante esta compuesta de dos palabras; PILSEN y CALLAO, en el SENAPI hay varias marcas registradas que tienen como denominación la palabra PILSEN, sobre todo una en principal como PILSEN CALLAO cuya titularidad esta a nombre de la firma UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A., aclarando que no podría existir confusión entre uno y otro producto, en virtud a que ambas marcas tienen elementos diferentes.

En cuanto a la conexión competitiva de productos, indica en el caso, los productos que constan en ésta clase, son los mismos y se encuentran dentro de la clase 32, cerveza, sin embargo no se puede tener el monopolio y uso exclusivo de una marca determinada de cerveza, que es evidente que los canales de comercialización son los mismos, pero no hay la posibilidad de una conexión competitiva, además la etiqueta de la firma CBN contiene el origen empresarial, por lo que los consumidores son libres de comprar uno u otro producto, efecto de la libre oferta y demanda, por lo que estableció que la marca PILSEN CALLAO no se encuentra en las causales señaladas en el art. 136 lit. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de naciones (CAN).

Concluye manifestando que el SENAPI no valoró todos los elementos contenidos en el expediente que permita emitir una resolución acorde con la normativa legal vigente, que la Resolución Jerárquica Nº 002/2008 valoró todos los elementos expresados, motivando la decisión de revocar las resoluciones Nº 061/2005 de 7 de julio y 361/05 de 29 de abril, en cutos antecedentes, solicita se declare improbada la demanda y se mantenga firme la resolución jerárquica.

CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI y el Viceministerio de Producción Industrial de Mediana y Gran Escala.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar:

1) Si se desconocieron los elementos de la marca mixta, separando el elemento gráfico del elemento denominativo, y si existe innegable similitud entre la marca “PILSEN CALLAO” y la marca “PILSENER”, tanto en el aspecto conceptual, ortográfico y el fonético, que ocasione riesgo de confusión o de asociación en el universo marcario.