SE/0248/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA PRIMERA

Sentencia N° 248

Sucre, 11 de diciembre de 2020

Expediente : 049/2018-CA

Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo

Demandante : Laboratorios Industrial Farmacéuticos FARCOS LTDA.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-N° 296/2017, de 22 de noviembre

Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo, seguido por Laboratorios Industrial Farmacéuticos FARCOS LTDA, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual:

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 1 a 10 presentada por Laboratorios Industrial Farmacéuticos FARCOS LTDA, representada por Martha Eugenia Campuzano Ibarnegaray, impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-No 296/2017 de 22 de noviembre, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI) en vía de Recurso Jerárquico interpuesto por Laboratorios Industrial Farmacéutico FARCOS LTDA, ahora demandante; la contestación negativa a la demanda, de fs. 43 a 52; la interpretación prejudicial de fs. 136 a 163, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los demás antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución Impugnada:

I. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACION.

Contenido de la demanda

Luego de anotar los antecedentes de hecho que acaecieron en la causa en sede administrativa, señaló como fundamentos de la demanda, los siguientes:

La Resolución impugnada es contraria a la Decisión 486 de la Comunidad andina (CAN) y lo previsto por la Ley N° 2341, toda vez que mantiene su posición sobre la existencia de la conexión competitiva de productos y la similitud fonética, amparándose en criterios emitidos por el Tribunal Andino, desconociendo el hecho de convivencia pacífica en el mercado que existe entre ambos signos.

El SENAPI excluye del análisis fonético la importancia que tiene la consonante "L" en la pronunciación que forma parte de la denominación de la marca opositora y su pronunciación es parte integrante en su todo pronunciable y en segunda medida dicha resolución excluye del análisis fonético la última letra "A", en la denominación de la marca solicitada y que es parte integrante en su todo pronunciable porque le da una fuerza tónica importante al momento de su correcta pronunciación, más aun cuando gráficamente se le expone con un guion (-), para dar esa fuerza fonética, que adquiere la marca solicitada, por lo que la resolución recurrida realiza un análisis fonético erróneo.

Refirió que a primera vista las letras "X", "I" y "M" (marca opositora), se diferencia claramente a primera vista de las letras "C", "Y" y "-A" (marca solicitada), en consecuencia, no existe la confusión que alega la resolución impugnada.

La Resolución no considera en lo visual la característica del guion (-) que separa la palabra CEPRYN de la letra A, que en un todo pronunciable y visual es parte integrante de la marca solicitada y le otorga característica distintiva única.

Refirió que según el Proceso 155-IP-2012, que establece si entre signos en conflicto existe semejanza que pueda generar confusión o asociación entre los consumidores, necesariamente debe concurrir los siguientes tres aspectos: 1. Similitud visual; 2. Similitud fonética y 3. Similitud ideológica o conceptual; que a la falta de una de estas concepciones no se puede hablar de similitud para que exista confusión, aspecto que no analizo en la resolución impugnada, porque no realizó el cotejo de marcas en el campo visual.

En relación a que el SENAPI realizó una investigación en internet sobre la conceptualización de las marcas XELPRIM y CEPRYN-A, pero no indica las fuentes, ni las páginas webs o investigadas para llegar a tal afirmación, lo que contraviene lo establecido en la Ley N° 2341, por emitir un fallo sin argumentos y fundamentos.

Sobre la conexión competitiva de productos, adujó que la resolución impugnada, debió dar aplicación a los principios que rige en la administración pública, establecidos en el art. 4 inc. d) principio de verdad material y k) principio de simplicidad.

Refirió que las marcas en conflicto comercializan lo siguiente:

CEPRYN-A (Referencia: http://laboratoriosfarcos.com/detalle-producto.php?prodID- 24)

Forma farmacéutica: Trocisco; Acción Terapéutica: Antiséptico Anestésico Bucofaríngeo; Principio Activo: Cloruro de Cetilpiridinio (antiséptico), Benzocaina (anestésico) de acción local; Registro Sanitario: NN-18972/2015; Presentación: Estuche x 100 trociscos, estuches x 10 trociscos; Posología: Disolver lentamente en la boca 1 trocisco cada 4 horas; Indicaciones: dolor e irritación bucofaríngea; Tipo de Venta: venta libre (OTC).

XELPRIM (Referencia: http://www.cofar.com.bo-productos)

Principio activo: Cotrimoxazol, antibiótico, bactericida de amplio aspectro quimioterápico; indicado en una gran variedad de infecciones debidas a gérmenes susceptibles particularmente aquellas que se presentan en el tracto urinario, sistema respiratorio y aparato gastrointestinal, indicado en infecciones salmonelosis como la fiebre tifoidea y en el cólera para el control epidémico de enfermedades infecciosas.

Presentación: XELPRIM FORTE 800/160, caja x comprimidos; XELPRIM FORTE 400/80 suspensión, frasco x 100ml; XELPRIM SIMPLE 200/40 suspensión, frasco x 100 ml.

Expresó que de la comparación de envases (caja) se puede apreciar notables diferencias, puesto que la presentación de la marca "CEPRIN-A", se destaca claramente la denominación del signo que identifica el producto; en cambio de la marca opositora "XELPRIM", se destaca el nombre del principio activo denominado COTRIMOXAZOL y de forma muy pequeña se encuentra la denominación de la marca; asimismo, refirió a la presentación del producto y la acción terapéutica, desarrollados en los incisos precedentes; que en el comportamiento del público consumidor, queda claro que una persona no confundiría un producto destinado a infecciones urinarias o estomacales graves como el cólera y que la misma en su venta es bajo prescripción médica, contrario a la marca CEPRYN-A, que es de venta libre.

Señaló que, la marca "CEPRYN-A" obtuvo su primer registro sanitario el año 1992, registrado por la empresa ARGEBOL Ltda; el segundo registro fue el año 1998, registrado como empresa ARGEBOL LTDA y como fabricante del producto: Laboratorio Industrial Farmacéutico FARCOS Ltda, y el actual registro del referido producto fue obtenido el año 2015, registrado al referido laboratorio; por esta razón se solicitó el registro como empresa y fabricante a Laboratorio Industrial Farmacéutico FARCOS Ltda, siendo los mismos propietarios.

Sobre la coexistencia de las marcas, refirió los antecedentes históricos sobre las marcas registradas: 1er. Registro de CEPRYN-A, el 31 de diciembre de 1997, clase 5, registro N° 92215-C de fecha 23 de enero de 2004; 2do. Registro el 8 de marzo de 2016; la marca XELPRIM, 1er. Registro el 15 de agosto de 2001, clase 5, registro N° 87286-C de 10 de julio de 2002; 2do. Registro, solicitud el 6 de septiembre de 2013, clase 5, registro N° 14978-C de 6 de marzo de 2014; lo que demuestra que ambas marcas convivieron pacíficamente en el comercio nacional, con registro ante la oficina nacional competente.

Respecto la suspensión del procedimiento, refirió que la Resolución jerárquica, no tomó en cuenta lo señalado por la Resolución de Revocatoria N° DPI/OPO/REV-No 136/2017, es decir; no se tomó en cuenta la acción de cancelación contra la marca XELPRIM, que según los principios de la administración pública, es vinculante; a ese fin, citó el art. 4 inc. d) (principio de verdad material) de la Ley N° 2341, toda vez que el 21 de julio de 2017, se presentó acción de cancelación por falta de uso contra la marca registrada "XELPRIM" clase 5 con registro N° 149718-C, a nombre de laboratorios COFAR, el mismo que se encuentra en proceso, habiendo merecido una respuesta por el referido laboratorio, señalando que la marca: "si fue y es usada por la caracterización de nuestra familia de productos farmacéuticos con la marca XELPRIM que por sus principios activos se la conoce como COTRIMOXAZOL..." "es un antibiótico bacteriano que se usa para tratar ciertas infecciones bacterianas como la neumonía, bronquitis y las infecciones de tracto urinario, oídos e intestinos, también se usa para tratar diarrea..".

Por último, señaló que la Resolución jerárquica, cometió un error procesal al no aplicar el art. 4 inc. d) de la Ley N° 2341, invocado en el escrito de 14 de noviembre de 2017, así como el cotejamiento de las fojas 81, 86 y 87 correspondientes al expediente N° 149718-C, sobre el proceso de cancelación contra la marca XELPRIN, que en el fondo aportó pruebas fehacientes que debieron ser analizadas para resolver la resolución impugnada.

Petitorio:

Solicitó se emita Sentencia declarando probada la demanda contenciosa administrativa, y en consecuencia se Revoque la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-N0 296/2017 de 22 de noviembre, así como las Resoluciones que le preceden; y se ordene al SENAPI conceder la solicitud al registro de la marca "CEPRIN-A", clase 05, signada con el número de publicación 183929 a nombre de la empresa Laboratorios Industrial Farmacéuticos FARCOS Ltda.

De la Contestación a la Demanda

Citada la Autoridad Demandada, mediante memorial de fs. 43 a 52, contestó negativamente la demanda, argumentando lo siguiente:

Luego de realizar una relación del proceso, refirió que la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-N° 296/2017 de 22 de noviembre, no solo se ampara en la normativa Supranacional emanada de la Comunidad Andina; sino también, en la normativa nacional y los presupuestos de fundamentación, motivación, ratificándose en los argumentos vertidos en la Resolución recurrida.

Señaló que la Resolución recurrida, se pronunció respecto al fondo del asunto, realizando un adecuado cotejo marcario entre los signos en conflicto, bajo el principio de congruencia, conforme prevé el art. 68 de la Ley N° 2341.

Adujó que el SENAPI, fundó su Resolución en la normativa emanada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, aplicada en materia de propiedad industrial e intelectual; por formar parte del bloque de constitucionalidad de nuestro Estado en sujeción de los arts. 257 y 410-II de la Constitución Política del Estado (CPE).

No se soslayó lo determinado en la interpretación prejudicial N° 441-IP-2015, que establece que deben examinarse la integridad de los elementos que integran las marcas; como refiere el demandante, que se habría omitido el cotejo de los signos en conflicto a la letra "L" de la marca opositora; siendo lo contrario, por cuanto se puntualizó el cotejo fonético, siendo la letra "L" imperceptible dentro de la pronunciación en conjunto del signo opositor, asimismo, no se soslayó la letra "A", del signo "CEPRYN-A", ya que la variación de la letra "A" al final de la expresión, no le otorga distintividad al signo solicitado, debido a que el primer término es el que causa mayor impacto dentro del conjunto del signo.

En relación a las letras "X", "I" y "M", de la marca opositora, se diferencian claramente de las letras "C", "Y" y "A" de la marca solicitada; por lo que no existiría confusión, citando al efecto el proceso 441-IP-2015 y 84-ip-2015, que establecen las reglas para formular un cotejo marcario, debiendo primar las semejanzas y no las diferencias.

Respecto a que el SENAMI, no hubiera realizado un examen comparativo visual y conceptual; a ese efecto, refirió que en cuanto a los aspectos gráfico y fonético se debe

acudir a las páginas 10 y 11 de la Resolución impugnada y a la página 12, respecto al aspecto ideológico, resultando infundado las afirmaciones del demandante.

En relación al proceso 155-IP-2012 del Tribunal de la CAN, que se refieren a la concurrencia de tres presupuestos; al respecto adujó que se pretende hacer incurrir en error a la Autoridad en desmedro a la lealtad procesal a los que se deben los sujetos procesales, por lo que el referido argumento debe ser rechazado.

Sobre la investigación en internet sobre la conceptualización de las marcas y que no se indicarían las fuentes, ni las páginas Webs; expresó que la Resolución impugnada, no contiene la referida investigación, que si se refiere a las otras Resoluciones administrativas, se colige que conllevan las páginas Webs respectivas.

Respecto a la vulneración del principio de verdad material y simplicidad previsto en las literales d) y k) de la Ley N° 2341, acudiendo a las páginas Web respecto al producto, que establecen que ambas marcas ofrecen productos farmacéuticos completamente distintos desde la presentación, la acción terapéutica y la finalidad de los mismos; refirió que estas acepciones fueron superadas por la Resolución impugnada, que recogiendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la CAN, citando al efecto los proceso 10-IP-2000, 48-IP-2000, 68-IP-2001, se resaltó que el examen y cotejo marcario de productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza debe utilizarse un criterio más riguroso, porque por negligencia del despachador, características fonéticas semejantes el consumidor medio, puede recibir un producto farmacéutico con distinta composición y finalidad, con consecuencias nefastas o daño irreparable para la salud humana; aspectos que se cotejo marcario y protección de marcas de trascendental importancia respecto a los productos de clase 5.

A ese efecto, citó la Interpretación prejudicial 441-IP-2015 de 4 de febrero, también invocada por el demandante, que en su pronunciamiento primero entre lo más relevante establece que: "... no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad....”.