SE/0256/2024

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA N° 256/2024

Sucre, 26 de noviembre de 2024

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 236/2022

Demandante : Aurelia Arzabe Quintanilla

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual “SENAPI”

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa

RA.DGE/INF/JER 84/2022 del 13 de

Junio de 2022

Relatora : Mgda. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 36 a 46, interpuesta por Aurelia Arzabe de Paniagua, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, impugnando la Resolución Administrativa DGE/INF/JER- N° 084/2022 de 13 de junio, la contestación del Servicio de Propiedad Intelectual “SENAPI” de fs. 64 a 74 vta., la respuesta del tercero interesado AJINOMOTO CO., INC., de fs. 146; el decreto de autos de fs. 161 vta., los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA

Aurelia Arzabe de Paniagua, se apersonó interponiendo demanda contenciosa administrativa de fs. 36 a 46, expresando en síntesis lo siguiente:

1. La Resolución Administrativa N° DGE/INF/JER- N° 084/2022 de fecha 13 de junio de 2022, es nula de pleno derecho por ser producto de errores improcedendo, porque, conforme la normativa interna de SENAPI en lo referente a acciones de infracción establece que la misma debe ser clara y precisa, en el presente caso se admitió la petición administrativa y luego se la tramitó, sin haberse identificado con claridad a la empresa presuntamente infractora, ni a su titular o representante; con vicios procedimentales que al ser advertidos oportunamente merecían se regularice procedimiento ipso iure, pero como podrá apreciarse de la R.A. N° DGE/INF/JER-N° 084/2022, está consiente esa incongruencia entre lo solicitado y la admisión dispuesta, bajo el argumento de que habría cumplido la finalidad del procedimiento administrativo bajo el principio de busca de la verdad material; empero, puntualizó que si bien la verdad material es el fin constitucional mayor que busca el procedimiento administrativo que regula la Ley 2341, esa búsqueda debe hacerse en el marco de la legalidad, donde el ritualismo juridico en el proceso de infracción está definido plenamente por el SENAPI, el cual no puede en ningún caso ser dejado de lado bajo pretexto de búsqueda de la verdad material de tal manera que la R.A. N° DGE/INF/JER-N" 084/2022 vulnera el debido proceso administrativo que debe ser guiado por la concatenación de todos sus principios rectores.

Por otro lado, no existiría congruencia entre lo pedido y lo solicitado, basta que el inicio del proceso sea producto de un acto incongruente, que vulneró el debido proceso en su vertiente de congruencia de los actos administrativos, situación que acontece con la Resolución Jerárquica demandada, bajo pretexto de buscar la verdad material y que AJINOMO CO INC. por lo que esta resolución es producto de un defecto in procedendo que va contra el debido proceso, primer aspecto que debe ser contemplado por ese Altísimo Tribunal de ultima y única instancia a objeto de dejar sin efecto esa ilegal resolución jerárquica.

2. La Resolución Jerárquica efectuó incorrecto cotejo de las marcas en litis y aplica en forma incorrecta el art 155 de la Decisión 486 para declarar probada la demanda de infracción, error iudicando.

a) Aduce que en el presente caso su persona demostró con prueba plena que tiene registrada la marca KORY (denominación y diseño) clase 30 bajo el Certificado de Marca 100012-C de fecha 11 de julio de 2005 con Certificado de Renovación 97559-A, el que no fue valorado en primera instancia en su verdadera magnitud y relevancia.

Que, asimismo tendría solicitada las marcas KORY Sazón clase 30 con publicaciones en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo los Nros. 217071 y 217971, signos distintivos que el SENAPI en instancia jerárquica no les dio el valor correspondiente bajo el argumento de que el uso de una marca se adquiere a través del registro conforme el art. 154 de la Decisión 486; argumentos contradictorios en virtud a que sí tendría la marca KORY ya registrada y vigente, las dos nuevas solicitudes vendrían a constituir marcas derivadas de la primera, tomando en cuenta que "sazón" es un término de uso común dentro de los condimentos y al tener la marca registrada y solicitudes en trámite pudo hacer uso de su marca KORY, en el mercado partiendo del precepto constitucional previsto en el art. 14-IV de la CPE; es decir que, lo que no está prohibido estaría permitido, y entre tanto las marcas que ostenta no estarían denegadas o sin vigencia el uso que haría es legal porque en la Decisión 486 no hay normativa que le prohíba uso de sus marcas, por lo que se habría aplicado incorrectamente el Art. 155 inc. a) de la Decisión 486 que señala: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.

b) Refirió al incumplimiento de las reglas que debiesen aplicar las autoridades de SENAPI a momento de efectuar un cotejo de marcas y determinar la existencia de semejanza o diferencias, basta que una de las reglas no sea satisfecha para que la confundibilidad acusada no opere, siendo que, en el caso que nos asiste no se cumplieron porque el análisis que efectúa la R.A. N DGE/INF/JER-N 084/2022 es incorrecta e imprecisa.

PRIMERO. LA CONFUSIÓN RESULTA DE LA IMPRESIÓN DE CONJUNTO DESPERTADA POR LAS MARCAS.

Con relación a esta manifiesta que la impresión de conjunto de las doce (12) marcas de las cuales emerge DOÑA GUSTA y las marcas KORY. SAZON, dará lugar a que las mismas son más diferentes que semejantes, en razón a un sólo aspecto vital, el cual es que las denominaciones de los signos en litis son totalmente diferentes KORY Sazón no se asemeja a DOÑA GUSTA

Este aspecto vital resalta a la primera impresión de conjunto; sin embargo, para justificar su postura el SENAPI en instancia jerárquica busca semejanzas descuartizando los signos, contraviniendo esta primera regla, observando una comparación superflua de ambos signos, pero no se especifica cual registro de marca es con el cual hacen la comparación, situación que no es correcta, cuando la comparación debe efectuarse con los doce (12) registros de marca vigentes de AJINOMOTO CO. INC., y no así con un sólo registro, ello con el objeto de determinar la confundibilidad de los signos a la primera impresión de conjunto, lo cual no acontece dada la diferencia existente entre ambos signos desde su simple pronunciación.

SEGUNDO. LAS MARCAS DEBEN EXAMINARSE SUCESIVAMENTE Y NO SIMULTÁNEAMENTE.

Con relación a esta regla de comparación de signos, manifestar que nuevamente el SENAPI en su instancia jerárquica la quebranta en virtud a que la comparación debe efectuarse de manera sucesiva con los doce (12) registros de AJINOMOTO CO., INC., sin embargo ello no sucede, y si se lo hubiera hecho habría reflejado que las marcas en litis son más diferentes que semejantes, de la resolución judicial se advierte que el SENAPI examina a la marca KORY Sazón, con una de las marcas DOÑA GUSTA de AJINOMOTO CO., INC., entonces como pudo determinar en ese examen sucesivo que las marcas son semejantes sí sólo hizo una comparación similar a la efectuada con la regla 1.

Entonces esta segunda regla tampoco fue satisfecha, sino antojadizamente se establece que los elementos que componen a la marca cuestionada dejaran un recuerdo en la mente del consumidor promedio, extremo totalmente erróneo, por el sencillo hecho de que el nombre de la marca es por el cual el consumidor medio guiará su preferencia, quedando en segundo plano los elementos figurativos, ya que si se trata de sazonar una sopa o caldo de gallina o de res, el potencial consumidor se guiará por el nombre de la marca, y será el nombre de la marca que le quedará como recuerdo por haber dado el sazón que buscaba a su comida, partiendo de ello no hay lugar para la semejanza acusada donde nuevamente reitera el nombre de la marca los hace más diferentes que semejantes.

TERCERO. DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS SEMEJANZAS Y NO LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LAS MARCAS.

El SENAPI nuevamente se centra en la comparación de uno de los registros DOÑA GUSTA de AJINOMOTO CO., INC., dejando de lado los doce (12) registros que alegan estar siendo afectados, como lo hizo en las dos anteriores reglas, siendo notoria la ausencia de motivación porque la jurisprudencia andina ha sido clara al determinar que se debe observar las semejanzas entre los signos confrontados, pero como se puede observarse en la Resolución jerárquica demandada, no se hace un correcto cotejo de todas las marcas registradas de AJINOMOTO CO., INC., con la marca KORY Sazón que son más diferentes que semejantes, diferencias perceptibles desde la pronunciación de ambos signos y que observando a los signos de manera sucesiva se disipa cualquier semejanza acusada, lo cual no fue motivado, denotando una ausencia de motivación cual hace que, la referida resolución jerárquica deba ser dejada sin efecto por atentar al debido proceso.

CUARTO. QUIEN APRECIE EL PARECIDO DEBE COLOCARSE EN EL LUGAR DEL COMPRADOR PRESUNTO Y TENER EN CUENTA LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS.

Con relación a la cuarta regla, la resolución judicializada debió establecer el tipo de "criterio de consumidor" que corresponde conforme a los productos que distinguen las marcas confrontadas (consumo masivo), es decir el SENAPI debió colocarse en el lugar del “consumidor medio", sin embargo no lo hizo, aludiendo simplemente que existiría riesgo de conexión competitiva a raíz de estar en la misma clase (30), lo cual sería una conclusión forzada en virtud a que si bien las marcas confrontadas están destinadas a la misma clase, no es menos cierto que será la marca la que tenga prevalencia a momento de la selección y/o adquisición por parte del potencial consumidor, esa selección o inclinación por una u otra marca será en primer lugar por el nombre de la marca y en segundo lugar por el recuerdo que dejo en el consumidor sobre el sabor que dio a su comida, dejando de lado aspectos secundarios como los elementos figurativos, siendo ausente la motivación de la resolución demandada.

En consecuencia, no se habría demostrado el cumplimiento de las cuatro reglas de comparación de signos a momento de efectuar el cotejo de las marcas en controversia por lo que determinar que la marca KORY Sazón genera riesgo de confusión y/o asociación con relación a las doce (12) marcas de AJINOMOTO CO., INC., es una determinación exagerada que rompe la motivación lógica que debe revestir a un fallo administrativo, al estar ausente la logicidad, motivación y fundamentación, en la Resolución jerárquica demandada.

En tal sentido pide se declare probada la demanda, disponiendo se declare nula y sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/INF/JER-N° 084/2022 de 13 de junio y Auto de Aclaración de 2 de agosto de 2022 y emitiendo una nueva resolución declare en definitiva IMPROBADA la demanda de infracción a derechos de propiedad industrial incoada por AJINOMOTO CO., INC.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Mediante escrito de fs. 64 a 74, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) contestó a la demanda bajo los siguientes argumentos:

Instaurada la demanda de infracción instaurada por la empresa AJINOMOTO CO. INC., se observó claramente que la demanda estableció como sujeto pasivo a la empresa COBAL que tendría como representante legal a la Sra. Aurelia Arzabe de Paniagua, no correspondiendo consignar dentro de la presente acción a la misma ni a Diego Reynaldo Paniagua Arzabe, como personas naturales demandadas, sino sólo a la representante legal de COBAL, en observancia de lo establecido en el inciso f) del artículo 54 del Reglamento de Procedimiento Interno de las Acciones de Infracción y dentro del marco del principio de sometimiento pleno a la ley consagrado en el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341.

Señaló que, la autoridad administrativa, enmarco su actuación, respecto a la demanda por Infracción planteada por la firma AJINOMOTO CO., INC., en la norma supranacional art. 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486, conforme lo establecido dentro de la normativa legal establecida en la Ley No. 2341 de 23 de abril de 2002, Ley Procedimiento Administrativo.

En atención al argumento de que la parte impetrante contaría con dos solicitudes de registro bajo las publicaciones No. 217970 y 217971, cabe puntualizar que el articulo 154 por el cual se consigna al principio registral determinando que se otorgue la legitimidad al titular de la marca quien podrá interponer la acción de infracción de la misma ante la oficina nacional competente (SENAPI), por lo que el haberse efectuado una solicitud de registro de marca no puede ser considerado como un derecho de uso sobre la misma, deduciéndose por ello que al no encontrarse registradas los signos con publicaciones No. 217970 y 217971, su titular no se encuentra facultada a transgredir derechos de propiedad industrial de los titulares - en este caso AJINOMOTO CO. INC. - cuenta con registros de marcas vigentes en la oficina nacional competente (SENAPI) y por lo tanto poseen facultades de impedir que terceros efectúen determinados actos o acciones descritas en el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN. Por lo que el argumento de la parte recurrente sobre la inexistencia de norma respecto a la prohibición de uso de una marca que se encuentra registrada por haber ingresado una solicitud de registro de marca resulta incongruente.

Sobre el cotejo de los signos en conflicto, la parte impetrante manifestó que el cotejo realizado es forzado e incompleto alejándose de la jurisprudencia andina, pues hizo una comparación fraccionando los signos en disputa siendo que la semejanza debe ser resultado de la impresión de conjunto, en el mercado el consumidor se guía por el nombre del producto en el caso son KORY Sazón y DOÑA GUSTA que son diametralmente opuestas y la conclusión de que los productos guardan identidad por la conexión competitiva se sustenta en el fraccionamiento efectuado a los signos, siendo que el cotejo no se adecua a la realidad comercial, lo cual debe ser revisado en etapa de reconsideración pues la infracción busca proteger al potencial consumidor y no al titular determinado.

Indicó que, tomando en cuenta el cotejo de los signos en conflicto realizado en la resolución recurrida, se esclarece que en la Resolución Administrativa No. IF-82/2021 de 05 de agosto de 2021, en el "CONSIDERANDO IV" (fs. 246 a 257) se consideró y analizó con la debida fundamentación y motivación que hacen a un acto administrativo el riesgo de confusión y asociación de los signos objeto de análisis, describiéndose las similitudes entre las marcas teniendo en cuenta que son mixtas y figurativas, y no pueden dejarse de lado las mismas para señalar que no habría parecido entre los elementos denominativos, cuando puntualmente se expresó los lineamientos jurídicos y jurisprudenciales en la cual se sustentó las conclusiones, asimismo se demostró de manera expresa el riesgo de confusión y asociación por las similitudes y la conexión competitiva de productos (clase internacional 30) por parte de la parte infractora.

Por otra parte, del análisis in extenso de la prueba aportada en la presente causa, evidenció que la empresa COBAL realizó determinados actos de comercio, siendo que sobre los mismos existiría semejanza (Regla 1, 2 y 3 del cotejo entre los signos distintivos) y la posibilidad de conexión competitiva de productos (Regla 4, cotejo de servicios entre los signos distintivos), por lo que se configuran los dos supuestos necesarios para generar riesgo de confusión y asociación entre los signos demandados y las marcas registradas.

En consecuencia, evidenció que la parte demandada realizó actos de comercio de productos con signos similares a las marcas registradas coligiéndose por todo ello en la comisión de infracción a derechos de propiedad industrial por parte de la demandada.

En tal sentido pide se declare improbada la demanda y se confirme la Resolución Administrativa DGE/INF/JER - N° 084/2022 de 13 de junio de 2022.

IV. APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO.

Mediante memorial cursante de fs. 146, se apersonó a Marcos Mercado Delgadillo, en representación legal de AJINOMOTO, en su calidad de tercero interesado.

Réplica y dúplica.

Conforme Auto de 15 de marzo de 2024 a fs. 161, se constata que la demandante no hizo uso de la réplica, consiguientemente, no hubo necesidad de correr a la dúplica correspondiente.

Consulta Prejudicial.

Mediante Auto de 15 de marzo de 2024 cursante a fs. 161, se aclaró que de la revisión efectuada al Índice de Criterios Jurídicos Interpretativos que Constituyen el Acto Aclarado de la Decisión 486 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a la Consulta Prejudicial pretendida con relación a la infracción de derechos de propiedad industrial, al respecto existen interpretaciones prejudiciales que versan sobre la problemática en cuestión, las que serán objeto de estudio al caso en concreto a momento de resolver la presente Sentencia.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

1. Por escrito de 11 de febrero de 2021, AJINOMOTO CO INC, representado por Marcos Mercado Delgadillo, presentó acción de infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la empresa COBAL Sazón KORR, por el uso indebido de marcas figurativas y mixtas de titularidad de AJINOMOTO CO INC.

En fecha 18 de marzo de 2021 la representante de COBAL solicitó la regularización de procedimiento y devolvió la notificación con la acción de infracción del que, en respuesta, mediante acto administrativo de 23 de marzo de 2021, no se da lugar a la misma, teniendo como válida y respondida la demanda.

El 5 de agosto de 2021 se dicta la Resolución Administrativa N° IF-82/2021 que declara probada la acción de infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por AJINOMOTO CO INC, en consecuencia, declaró la existencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso indebido de marcas figurativas y mixtas de titularidad de esta, puesta en conocimiento de las partes en fecha 10 de noviembre de 2021.

2. Posteriormente, COBAL Sazón KORR, en fecha 15 de diciembre de 2021 en tiempo hábil y oportuno interpuso Recurso de Revocatoria, mismo que mediante Resolución Administrativa N° IF-REV-01/2022 de 10 de enero lo rechazo, puesta a conocimiento de las partes el 26 y 27 de enero de 2022, confirmó la Resolución Administrativa N° IF-82/2021.

3. En fecha 25 de enero de 2022, COBAL Sazón KORR, invocó silencio administrativo e interpuso recurso jerárquico, mismo que es resuelto en última instancia mediante Resolución Administrativa No. DGE/INF/JER-N° 084/2022 de 13 de junio que RECHAZÓ el Recurso Jerárquico en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

Impugnando esta última resolución, Aurelia Arzabe de Paniagua, formuló demanda contencioso administrativa que se resuelve en esta Sentencia.

VI. PROBLEMÁTICA PLANTEADA