SE/0258/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 258/2020

EXPEDIENTE: 73/2017

DEMANDANTE: Watt’s Alimentos SA.

DEMANDADO (A): Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

(SENAPI)

TIPO DE PROCESO: Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA: RA. DGE/OPO/J - Nº 196/2016 de 5 de septiembre

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Ricardo Torres Echalar

LUGAR Y FECHA: Sucre, 14 de septiembre de 2020

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VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 102 a 111 y vuelta, interpuesta por Wolfgang Lothar Ohnes Casso, en representación legal de la firma Watt’s Alimentos SA., en virtud del Testimonio de Poder N° 586/2017, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 77 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Paola E. Rodríguez Zaconeta (fojas 116 de 118 y vuelta), impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J - Nº 196/2016 de 5 de septiembre, pronunciada por la Directora General Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el memorial de contestación de la autoridad demandada, cursante de fojas 179 a 185, el memorial de réplica de fojas 189 a 190 y vuelta, el memorial de dúplica de fojas 194 a 195 y vuelta, el memorial de contestación de María Cecilia Casal de Cacic en representación de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. de fojas 258 a 262, el decreto de autos de fojas 274, la solicitud de interpretación prejudicial de fojas 278 a 282, el Auto Supremo de 8 de agosto de 2018 (fojas 283 a 284), la interpretación prejudicial de fojas 291 a 307, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes de la demanda.

El demandante manifestó que el 13 de marzo de 2014, fue presentada la solicitud de registro de la marca “watt’s”, a nombre de Watt’s Alimentos SA., publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia N° 658, bajo el número 169964.

Que, el 15 de enero de 2016, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 06/2016 de 15 de enero, que declaró probada la demanda de oposición planteada por María Cecilia Casal Bowles en representación de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.

Que, deducido recurso de revocatoria, el SENAPI pronunció la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV N° 40/2016 de 1 de abril, por la que dispuso rechazar el recurso interpuesto por la empresa Watt’s Alimentos SA.

Posteriormente, interpuesto recurso jerárquico, el SENAPI pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J N° 196/2016 de 5 de septiembre, por el que se dispuso rechazar el recurso jerárquico opuesto por la empresa Watt’s Alimentos SA. y en consecuencia, confirmar la resolución pronunciada en recurso de revocatoria, que a su vez confirmó la Resolución Administrativa N° 06/2016 de 15 de enero.

Que, en virtud de lo anterior, conforme disponen los artículos 69 y 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo y los artículos 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, luego de realizar una extensa relación del proceso administrativo, sobre lo que fue la emisión de la Resolución Administrativa N° 06/2016 de 15 de enero y la Resolución Administrativa pronunciada en recurso de Revocatoria N° 40/2016 de 1 de abril, deduce demanda contenciosa administrativa, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J N° 196/2016 de 5 de septiembre, en base a los siguientes fundamentos:

I.1.1. Acusó la errónea valoración de la prueba, alegando que es insuficiente para probar la notoriedad de la marca “watt’s” en la clase 32.

Que, el análisis que realizó la autoridad se concentra y realza el cumplimiento del inciso j) del artículo 228 de la Decisión 486, es decir, la demostración de la existencia de actividades comerciales en el exterior.

Que, no obstante, se deben resaltar los siguientes aspectos: a) Las facturas demuestran el uso del nombre comercial “watt’s”, más no el de una marca. b) Las facturas demuestran la exportación de productos de la clase 29 y 30, pero no de productos de la clase 32. c) Las facturas demuestran que es la firma “watt’s” la que realiza las exportaciones, no así la exportación de productos llamados “watt’s”.

Agregó que no se realizó análisis sobre si la marca de productos “watt’s” es notoria para distinguir productos de la clase 32; que el consumidor conocerá las marcas frutux, artic, quique, luba, goma, cola, pop, pinta boca, etc., pero no conocerá el producto de la clase 32 llamado “watt’s”, por lo que la conclusión a la que arribó la autoridad demandada es incorrecta, forzada y contradictoria.

I.1.2. Indicó que es necesario que se demuestre en varios aspectos y ámbitos que se ha realizado un esfuerzo suficiente para permitir que una marca se vuelva notoria.

Que, por lo anterior, el titular deberá demostrar que la marca es conocida por miembros del sector pertinente y que la marca goce de reputación entre los miembros del sector de producción de bebidas, por ejemplo, lo que no ha sido demostrado.

Por otra parte, que es necesario que se demuestre que el titular ha invertido en publicidad y en la participación de ferias, que permitan que el consumidor tenga conocimiento de la marca y que a través de la publicidad se haga notoria.

Que, es necesario que se demuestre el volumen de ventas, en el ámbito externo e interno, de modo que se demuestre que el consumidor está familiarizado con la marca.

I.1.3. Prosiguió alegando que no es posible que se considere notoria una marca, solamente sobre la base de las exportaciones, ya que esto no demuestra que el consumidor esté familiarizado con una marca por su calidad y trayectoria.

Que, el contrario no ha demostrado que la marca “watt’s” sea notoria para productos de la clase 32, simplemente porque no existe productos de esa marca para la clase 32; que “watt’s” es el nombre empresarial, mas no una marca de producto, por lo que no se puede probar el uso de la marca “watt’s” (Denominación), Clase Internacional 32, Registro 98276-C.

Que, la autoridad jerárquica realizó una interpretación forzada, ya que no existe notoriedad y que las resoluciones emitidas son contrarias a la normativa vigente; que adicionalmente, la notoriedad fue reconocida por una autoridad que no es llamada por ley y mediante un informe jurídico, mas no una resolución motivada, por lo que no tiene validez legal.

I.2. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia, emita resolución revocando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J N° 196/2016 de 5 de septiembre, la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV N° 40/2016 de 1 de abril y la Resolución Administrativa N° 06/2016 de 15 de enero. Adicionalmente, que se “…ORDENE al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual declarar PROCEDENTE la demanda de cancelación interpuesta por WATT’S ALIMENTOS SA…”

CONSIDERANDO II:

II.1. De la contestación a la demanda.

Por providencia de fojas 114, se dispuso que manteniendo la fecha de presentación del memorial de demanda, se aguarde la presentación del testimonio de poder a que se hace referencia, luego de lo cual se proveerá, concediéndole un plazo de 10 días.

Presentado el testimonio de poder extrañado, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Del mismo modo, se ordenó la notificación a la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., en su condición de tercero interesado, en el domicilio sito en la calle 21 de Mayo N° 454 de la ciudad de Santa Cruz, ordenando se libre provisión compulsoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Cursa a fojas 146 la representación del Oficial de Diligencias de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se señala que no se pudo notificar a la representante legal de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. (tercero interesado) en el domicilio sito en el Edif. Max Sallzmann P.1 Of. 103 de la ciudad de La Paz, la misma que fue devuelta.

Cumplida la diligencia de notificación al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, autoridad demandada, el 28 de julio de 2017 como consta a fojas 171, fue devuelta la provisión librada con el diligenciamiento ordenado y como se verifica por la providencia de fojas 186, se ordenó el arrimo al expediente, de ambas provisiones.

A continuación, se ordenó se libre nueva provisión compulsoria para su notificación a la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., en su condición de tercero interesado, en el domicilio sito en Condominio Sevilla II, Casa J-4, frente al Ingenio San Aurelio de la ciudad de Santa Cruz, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Providenciando el memorial de fojas 170 a 185, se tuvo apersonado a Carlos Alberto Soruco Arroyo en su condición de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial N° 152/2017 de 9 de junio (fojas 177 a 178), teniéndose por respondida la demanda; finalmente, se dispuso su traslado al demandante a efecto de la réplica.

La autoridad demandada, a través de su memorial de contestación negativa, luego de efectuar una relación de antecedentes, señaló:

II.2. En relación con la causal de irregistrabilidad invocada, citó el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, así como parte del razonamiento expresado por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 93-IP-2012.

II.3. Sobre la notoriedad de la marca registrada, citando el Proceso 07-IP-96, transcribió el siguiente texto: “…es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo…”

Agregó que el artículo 228 de la Decisión 486 establece los parámetros para determinar que una marca sea notoria, en relación con el esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla a un nivel de notoria. Citó al respecto el Proceso 25-IP-2011.

Manifestó que en el presente caso se debe realizar el análisis de la marca registrada “watt’s” (denominación), con Registro N° 98276-C de 9 de marzo de 2005, que distingue productos dentro de la clase internacional 32, sobre si es una marca notoriamente conocida cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 228 de la Decisión 486.

II.4. En cuanto al ámbito temporal de la notoriedad, citó el Proceso 84-IP-2011, como también el Proceso 101-IP-2002, para concluir que el signo “watt’s” es una marca denominativa, que puede tener o no significado conceptual.

Que, por su parte, el signo solicitado “watt’s” es una marca mixta porque se compone de un elemento denominativo (una palabra) y un elemento gráfico (diseño de óvalo en color rojo y blanco), afirmando a continuación que el signo solicitado posee como elemento predominante, el denominativo.

Describió a continuación las reglas de cotejo de marcas en cuanto a la similitud ortográfica, similitud fonética y similitud ideológica.

II.5. Argumentó que: a) los productos del signo registrado “watt’s” y del signo solicitado “watt’s” se encuentran dentro de la misma clase internacional 32; b) que en virtud de lo anterior, compartirán similares canales de comercialización, tomando en cuenta que ambos signos amparan especialmente preparaciones para elaborar bebidas; c) que ambos son susceptibles de emplear similares medios de publicidad al pertenecer a la misma clase internacional 32; d) que existe relación o vinculación, porque ambos signos, registrado y solicitado, amparan especialmente preparaciones para elaborar bebidas; e) que puede existir un uso conjunto y complementario de los productos protegidos entre ambos signos en conflicto; f) que los signos pertenecen al mismo género de productos en la clase internacional 32.

En relación con lo anterior, citando el Proceso 110-IP-2013, indicó: “…El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común; coligiéndose por todo ello que existiría una conexión competitiva de productos entre los signos en conflicto dentro la clase internacional 32.”

A continuación citó el Proceso 065-IP-2013, para concluir señalando que el signo solicitado dentro de la clase internacional 32, se halla inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, para referirse luego finalmente a la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

II.4. Petitorio

Concluyó el memorial solicitando que este Supremo Tribunal de Justicia, dicte sentencia rechazando la demanda y confirme la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J N° 196/2016 de 5 de septiembre, ya que fue emitida dentro del marco legal, sin vulnerar ninguna normativa ni derechos.

Continuando con el desarrollo del proceso, cursa de fojas 189 a 190 y vuelta, el memorial de réplica presentado por el demandante, en el que se reiteraron los argumentos de la demanda; admitido por providencia de fojas 191, fue corrido en traslado para la dúplica, que fue presentada a través del memorial de fojas 194 a 195 y vuelta, en la que del mismo modo se ratificó lo manifestado en el memorial de contestación a la demanda y providenciado a fojas 196, se la tuvo por absuelta.

Notificada con la demanda la representante legal de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., como se verifica a fojas 208, fue devuelta la provisión compulsoria ordenada con el diligenciamiento cumplido, instruyéndose su arrimo al expediente.

Más adelante, providenciando el memorial de fojas 258 a 262, se tuvo por apersonada a María Cecilia Casal de Cacic en representación legal de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s, en su condición de tercera interesada; memorial por el que hizo conocer su respuesta a la demanda, en base a los siguientes argumentos:

II.5. La tercera interesada expresó que nunca se intentó probar el uso de la marca en la clase internacional 32 y tampoco que sea una marca notoria en una sola clase internacional; que la notoriedad de su signo se basa en su antigüedad, amplitud geográfica y duración de su utilización para identificar todos los productos que salen de su fábrica, para venta en el interior, como en el exterior de país.

Que, una de las características de la marca notoria, es que trasciende el tiempo y va más allá del principio de especialidad registral, citando al respecto el criterio desarrollado por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 321-IP-2015, además del inciso a) del artículo 229 de la Decisión 486.

Manifestó que una marca notoria no puede ser cancelada; que la jurisprudencia desarrollada, Proceso 436-IP-2015, indica: “…puede considerarse que la marca notoriamente conocida no puede ser objeto de cancelación por falta de uso en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486. Sin embargo, cabe precisar que la calidad de notoria de la marca debe declararse en el proceso de cancelación correspondiente lo que supone la obligación del titular de acreditar dicha calidad…”

Transcribió a continuación la declaración de notoriedad de la marca “watt’s”, en la Resolución DGE/OPO/J N° 196/2016: “…sin embargo por toda la prueba aportada dentro de la presente causa se advierte la distintividad del signo WATT’S, el gran volumen de circulación de productos de la firma FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., la comercialización de los productos de la firma FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., a nivel internacional, así como la existencia y antigüedad de registros de la marca WATT’S, (…) por cuanto la misma cuenta con notoriedad en atención al artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN…”

Añadió que si la empresa extranjera demandante deseo comercializar sus productos en Bolivia, puede hacerlo, pero que no trate de competir usufructuando una marca que costó dos generaciones consolidar, pues tiene prohibido el uso de la marca “watt’s” en Bolivia, como lo afirmó el SENAPI en el proceso de infracción que se le siguió a Watt’s Alimentos SA., caratulado como 27/03 y que concluyó con la Resolución N° 002/2006.

Sostuvo que la demanda de cancelación del Registro 98276-C es inoficiosa, citando al respecto el artículo 165 de la Decisión 486, en relación con el inciso b) del artículo 229 de la misma norma; que se reconoció en la resolución citada en el párrafo precedente, la notoriedad de la marca Watt’s y que esa notoriedad desbordaba la clase 30 en la cual caramelos Watt’s tenía sus registros, abarcando las clases 29, 31 y 32 y que posteriormente obtuvo el registro de su marca en la clase 32.

Sostuvo que la cancelación del registro N° 98276-C no tendría ninguna utilidad práctica, pues la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., tiene registrado el signo “watt’s” como nombre comercial, como rótulo comercial y también en varias clases como marca, ya sea el signo individualmente considerado, como compuesto acompañando a otras marcas de la empresa, no pudiendo existir dos titulares de la marca “watt’s” en Bolivia.

II.6. Petitorio

Solicitó que en virtud de los fundamentos expuestos y el contenido de su respuesta en calidad de tercera interesada, este Supremo Tribunal de Justicia, emita sentencia declarando improbada la demanda y en consecuencia, confirmando las Resoluciones Administrativas 06/2016, 40/2016 y 196/2016, pronunciadas por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

CONSIDERANDO III:

III.1. Naturaleza del proceso contencioso administrativo.

Antecedentes administrativos y procesales

Que, revisados los antecedentes del proceso, siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”. Se dispuso por otra parte, se remita antecedentes del proceso en consulta prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, lo que fue cumplido como consta por la solicitud y el auto que cursan de fojas 278 a 284.

Finalmente, recibida la copia de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal Andino de Justicia, identificada como Proceso 244-IP-2019 y que coree de fojas 291 a 307, por providencia de fojas 308 se ordenó su arrimo al expediente.

Que el procedimiento contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece: "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el numeral 2 del artículo 2 y con el artículo 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).