SE/0261/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 261

Sucre, 15 de noviembre de 2023

Expediente:

189/2016-CA

Demandante:

Fábrica LA ESTRELLA SRL

Demandado:

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Proceso:

Contencioso Administrativo

Resolución impugnada:

Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 31/2016 de 1 de febrero

Magistrado Relator:

Lic. Esteban Miranda Terán

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Fábrica LA ESTRELLA SRL, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 74 a 82, interpuesta por la Fábrica LA ESTRELLA SRL, representada por Álvaro Valdéz Rodríguez, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-31/2016 de 1 de febrero, de fs. 137 a 152; el Auto de 28 de julio de 2016 de fs. 86, que admitió la demanda; la contestación de la entidad demandada de fs. 90 a 96; la contestación del tercero interesado de fs. 108 a 111; la réplica de fs. 154 a 156; el Decreto de Autos para Sentencia de 2 de septiembre de 2017 de fs. 169,; la Interpretación Prejudicial 423-IP-2019 de 21 de junio d 2021 de fs. 188 a 200; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:

El 10 de octubre de 2014, la Sociedad Industrial MOLINERA SA, representada por Henry José Ruiz Weisser y Gonzalo Adolfo Requena Zárate, solicitó el registro de la marca “PRINCESA BANANITOS SIMSA” (denominación), con SM-5293-2014 de 1 de octubre de 2014, que pretende distinguir productos en la Clase Internacional 30: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo entre otros”; Publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Nº 173398.

La Fábrica “LA ESTRELLA SRL”, representada por Carlos Gerke Siles, el 11 de febrero de 2015, presentó oposición contra el signo solicitado, por ser titular del signo “BANANAS” en la Clase Internacional 30 y con Registro Nº 65736-C.

El Director de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa (RA) Nº 246/2015 de 2 de julio (fs. 79 a 85 del Anexo de los antecedentes administrativos), que declaró IMPROBADA la demanda de oposición y CONCEDIÓ la solicitud de registro de la marca “PRINCESA BANANITOS SIMSA” (denominación) dentro de la clase 30 internacional.

Contra la referida RA, la Fábrica “LA ESTRELLA SRL”, por memorial de fs. 92 a 96, interpuso recurso de revocatoria; la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la RA Nº DPI/OPO/REV- Nº 162/2017 de 28 de agosto (fs. 101 a 107 del Anexo de los antecedentes administrativos), que RECHAZÓ el recurso de revocatoria y CONFIRMÓ la Resolución Administrativa impugnada.

La Fábrica “LA ESTRELLA SRL”, por memorial de fs. 113 a 117, interpuso recurso jerárquico, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, emitió la RA DGE/OPO/J-Nº 31/2016 de 1 de febrero (fs. 137 a 152 del Anexo de los antecedentes administrativos), que RECHAZÓ el recurso jerárquico y CONFIRMÓ la Resolución Administrativa impugnada.

Contra la referida Resolución de Recurso Jerárquica, la Fábrica “LA ESTRELLA SRL”, representada por Álvaro Valdez Rodríguez, interpuso la demanda contenciosa administrativa de fs. 74 a 82, que se pasa a resolver:

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA, LA CONTESTACIÓN Y EL APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO:

Demanda.

Alegó que, la autoridad demandada realizó una interpretación del alcance del art. 136 inc. a) de la Decisión 486; que, dentro de la oposición andina formulada en base al registro de marca “Bananas” clase internacional 30, registrada bajo el Nº 65736-C, no consideró: a) Que, las marcas confrontadas son confundibles en los planos ortográfico, fonético e ideológico; b) que la marca "Princesa Bananitos Simsa” genera riesgo de confusión y asociación con el producto “Bananas” y con la empresa que elabora los productos, c) Que, el riesgo de asociación puede existir si incluso las marcas confrontadas son distinguibles e incluso si el consumidor puede diferenciar su origen empresarial al nombre de la empresa que produce el producto.

La RA 31/2016 debió pronunciarse sobre los antecedentes señalados en el recurso jerárquico de La Estrella y al no hacerlo vulneró el principio de verdad material y el deber de emitir resoluciones debidamente motivadas; añadió que, dentro la demanda de oposición "Bananas c/ Princesa Bananitos SIMSA" signada bajo el No. 173398, La Estrella expuso en múltiples instancias que el SENAPI, debió tomar en cuenta las resoluciones emitidas en los sumarios anteriores con la misma empresa y el mismo producto y que en dichos procesos constituían antecedentes vinculados al caso en cuestión, que constituyen precedentes en los que el propio SENAPI, reconoció que los nombres "Bananas" y "Bananitos” son confundibles; por lo que, SIMSA no puede utilizar el nombre "Bananitos" para identificar productos de la Clase 30.

La empresa SIMSA, al solicitar nuevamente la misma marca con la Inclusión arbitraria de términos que hacen referencia a su origen empresarial fue un simple artilugio de SIMSA, para engañar al SENAPI y registrar lo que conoce que no puede ser registrado, pues las marcas confrontadas son confundibles a pesar de que SIMSA haya complementado el término "Bananitos" con las palabras "PRINCESA" y "SIMSA"; esto debido a que el elemento caracterizante de dicha marca es justamente el término “Bananitos"; argumentó, el art. 136 inc. a) de la Decisión 486, señalando que dicha norma que protege los derechos e intereses del tercero sobre la marca registrada, principalmente el derecho al uso exclusivo de dicha marca; sin embargo, la principal función de dicha causal de irregistrabilidad es la de proteger al consumidor de posibles errores y confusiones en su adquisición de productos o servicios puesto que la existencia de marcas idénticas o similares pertenecientes a un mismo mercado.

Argumentó que, la sobre-posición de los términos "PRINCESA" y "SIMSA" al término "Bananitos”", indudablemente similar a bananas, genera un inminente riesgo de asociación con La Estrella y su marca "Bananas", lo que provocará confusión respecto al origen empresarial del producto "Princesa Bananitos Simsa"; manifestó que, habiéndose demostrado que existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, demostrarán que el registro de la marca "Princesa Bananitos Simsa" también generará riesgo de asociación con el producto "Bananas" y con la empresa que lo elabora “La Estrella”; luego de citar parte de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013; manifestó que de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal, el riesgo de asociación se produce entre dos marcas cuando el consumidor corre el riesgo de asumir que dichas marcas están vinculadas económicamente o relacionadas de alguna manera; más importante aún, el riesgo de asociación puede existir incluso si las marcas confrontadas son distinguibles e incluso si el consumidor puede diferenciar su origen empresarial; por lo que, el consumidor medio, pensará que existe alguna relación con la marca previamente registrada del demandante, generando además riesgo de asociación.

El riesgo es inminente, como sucedió en anteriores antecedentes en el caso de “La Estrella” y la marca “Nestle Estrellitas” en la que la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-223/2014 de 18 de julio, señaló: “(...) Que, al ser la marca de la parte demandante, distinta por hacer referencia al término estrella, ya en diminutivo como “Estrellita o una referencia directa “La Estrella”, coincidiendo ideológicamente con el segundo término de la marca demandada que refiere al diminutivo "ESTRELLITAS” donde la adición del término Nestlé al principio, simula una variación de las marcas previamente registradas, por lo que el consumidor medio pensará que existe alguna relación con la marca previamente registrada del demandante, generando además riesgo de asociación.(...), se cumplen los dos supuestos esenciales para generar un riesgo de confusión, además de riesgo de asociación al generar la idea de relación empresarial, entre los signos en conflicto, tal como se establece por ejemplo en el proceso 103IP-2005".

La Resolución Administrativa 31/2016, está generando una peligrosa tendencia a permitir que terceras personas se apropien de marcas prácticamente idénticas a otras ya registradas por el simple hecho de anteponer el nombre de su empresa, violentando el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca.

Adicionalmente a los argumentos hasta ahora presentados que demuestran con contundencia la existencia del riesgo de confusión y de asociación entre las marcas "Bananas" y "Princesa Bananitos Simsa" y la consecuente necesidad de denegar el registro de la marca solicitada por SIMSA; argumentó que, es importante resaltar los efectos que está generando la incorrecta Resolución Administrativa 31/2016; toda vez que, el derecho de exclusividad debe ser entendida de dos maneras: a) En un ámbito positivo en el sentido de que el titular de una marca registrada es el único autorizado para usar la misma en el mercado, respecto a los productos para los que fue registrada; y b) En el sentido de evitar que terceras personas utilicen dicha marca o marcas similares en base a lo que se conoce como "us prohibendi”, todo en el contexto de los arts. 154 y 155 de la Decisión 486.

Refiere que, la determinación tomada por la Resolución Administrativa 31/2016, es un atentando al derecho de exclusividad antes descrito y demuestra una peligrosa tendencia a facilitar el registro indebido de marcas que replican a otras ya registradas, bajo el artilugio de añadir el origen empresarial del solicitante.

La RA 31/2016, no consideró los antecedentes que demuestran el evidente acto de competencia desleal por parte de SIMSA, al pretender obtener exclusividad sobre la denominación "Bananitos" cuando sabe que no puede hacerlo, señala que, la demanda de oposición interpuesta por su mandante se sustentó igualmente en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 137 de la Decisión 486, referida a la imposibilidad de registrar marcas cuyo objeto sea el consolidar un acto de competencia desleal.

En relación a este punto, señaló que, la Directora se limitó a indicar que La Estrella no habría presentado prueba alguna que demuestre la mala fe, aseveración que señala ser falsa; toda vez que, La Estrella presentó oportunamente copias de las resoluciones indicadas en los puntos 2. 1 y 2.2 de este memorial, las que sustentaron la causal de irregistrabilidad alegada.

Alegó que, de acuerdo a lo instituido por la norma Andina, en la decisión 486, art. 259, independientemente de que exista o no riesgo de asociación y confusión entre dos marcas, si es que se identifica que el objeto de la solicitud de registro de una marca tiene como objeto cometer un acto de competencia desleal dicha marca deberá ser denegada; esto debido a que, la parte que solicita dicha marca actúa con mala fe y con un ánimo de afectar a su competidor y a los consumidores con la irrupción de un producto que distorsionará el mercado; hizo cita del proceso 129-IP 2008.

Petitorio.

Solicitó, declare probada la demanda contenciosa administrativa y “revoque” la Resolución Administrativa impugnada.

Admisión.

Por Auto de 19 de julio de 2021 de fs. 86, este Tribunal admitió la demanda contenciosa administrativa, disponiéndose el traslado al demandando y al tercero interesado, mediante provisión citatoria a objeto que asuman defensa.

Contestación.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI, representado por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, por memorial de fs. 90 a 96, contestó negativamente la demanda contenciosa administrativa; conforme sigue:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), determinó el principio de independencia de la Oficina Nacional Competente, instituyendo que, implica dejar en libertad a la autoridad competente para que de acuerdo a su criterio de Interpretación de los hechos y de la norma positiva, tome la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento; con ello, no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

Citó parte del Proceso 110-IP-2008, recalcando que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada país miembro; actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Argumentó, en relación a los antecedentes referidos por el demandante, el expediente Nº 145361 y la infracción IF-071/2013, que ambas correspondían a la solicitud de registro del signo "Princesa Bananitos Simsa" (denominación); para que de acuerdo al criterio e interpretación de los hechos, la naturaleza del proceso y de las normas, se adopte la decisión que se considere más adecuada en relación al caso puesto a conocimiento, sin tener que ajustarse al análisis de registrabilidad de algún otro semejante ya realizado; siendo que, el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y en ningún caso la autoridad competente queda eximida de realizar tal examen de fondo, determina si se concediera o se negará el registro de un signo solicitado; no siendo plausible lo referido por la parte demandante.

Dentro de los análisis de los signos en conflicto, hizo cita de parte del Proceso Nº 70-1P2004 emitido por el TJCAN, observando que el signo solicitado "Princesa Bananitos Simsa", es un signo denominativo compuesto y el signo opositor "BANANAS" es un signo denominativo simple, conocidos también como nominales o verbales, siendo que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por varias letras, que integran un conjunto un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual; en consecuencia, corresponde aplicar las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina y la jurisprudencia:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

En tal sentido, señala que, entre los signos en conflicto se advierte que existe semejanza en las vocales y las consonantes, vanando las vocales y las consonantes del signo solicitado respecto a la vocal y la consonante A-S del signo registrado, a los que aplicando una visión de conjunto se advierte ambos signos son disimiles; toda vez que, las variantes del signo solicitado le otorgan distintividad respecto a la marca registrada.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar, deben tenerse, también, en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

En la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada, existe semejanza de las sílabas BA-NA, variando las sílabas "PRIN-CE-SA - NI-TOS SIM-SA" del signo solicitado respecto a la sílaba “NAS” del signo registrado, a los cuales aplicando una visión de conjunto se advierte que al ser pronunciados serán percibidos de manera disímil por el oído humano.

La Similitud ideológica, que se da entre signos que en las mismas o similares ideas.

Advirtiéndose que, el signo solicitado y el signo opositor "BANANAS", son signos compuestos por términos con significado propio en el idioma español; empero, por la disimilitud ortográfica y fonética descrita precedentemente entre ambos signos se colige que los mismos no serían percibidos de manera semejante por la mente del consumidor medio.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Atendiendo a un cotejo sucesivo de los signos en conflicto; se advirtió que, en sus características esenciales, los mismos no dejarían un recuerdo semejante en la mente del consumidor medio.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre tas marcas.

Se evidenció que, por la disimilitud ortográfica y fonética predominante entre ambos signos, no existirían mayores semejanzas entre los mismos.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

El hecho de que los productos de los signos en conflicto posean finalidades afines, podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado; en consecuencia, corresponde aplicar al presente, lo determinado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, dentro el proceso 88-1P-2013, respecto al grado de conexión competitiva de los productos amparados por los signos en conflicto:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: En el presente caso los signos solicitados, se encuentran dentro de la misma clase internacional 30.

b) Canales de comercialización: Se debe tener en cuenta que los productos de la clase internacional 30, compartirán canales de comercialización en centros de expedido similares.

c) Similares medios de publicidad: Ambos productos, son susceptibles de emplear similares medios de publicidad en general al pertenecer a la misma clase de productos.

d) Relación o vinculación entre productos: Los productos protegidos poseen relación al tratarse especialmente de los productos siguientes "harinas y productos en base a harinas".

e) Uso conjunto o complementario de productos: El signo solicitado al pretender proteger productos de manera similar a la otra marca registrada; se advierte que, puede existir un uso conjunto y complementario de los productos protegidos por ambas marcas.

f) Mismo género de los productos: Ambos productos pertenecen al mismo género de productos, referidos en la clase internacional 30, en calidad de: "harinas y productos en base a harinas.”

Señaló que, en atención a la jurisprudencia andina referida y al análisis realizado precedentemente, se advierte que no se presentan los dos supuestos requeridos por la jurisprudencia andina para configurar riesgo de confusión, por la disimilitud ortográfica, fonética e ideológica descritas precedentemente; generando por ello la posibilidad de coexistencia entre el signo opositor y el signo solicitado; concluyéndose por ello que el signo solicitado "Princesa Bananitos Simsa", no se hallaría inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad, prevista en el art. 136- a) de la Decisión 486 de la CAN,

Sobre los términos PRINCESA y SIMSA y origen empresarial, agrega que existe suficiente carga semántica para diferenciarse de la marca opositora, así el consumidor medio podrá diferenciar claramente los productos al identificar su origen empresarial en uno de ellos.

Sobre la competencia desleal, hizo cita del Proceso 03-IP-99 del TJCA, bajo tal lógica la prohibición de irregistrabilidad contenida en el art. 137 de la Decisión, se advierte que la parte recurrente no presentó prueba alguna respecto a la mala fe alegada, por cuanto tales argumentos referidos no merecieron entrar en valoración, no siendo plausible lo referido por la parte recurrente.