SE/0276/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 276/2020

EXPEDIENTE : 194/2015

DEMANDANTE : SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual –

SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : R.A. DGE/CAN/J-0298/2014 de 04 de

septiembre

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

LUGAR Y FECHA : Sucre, 21 de septiembre de 2020

VISTOS: La demanda Contencioso Administrativa de fs. 227 a 249, interpuesta por Luz Mónica Rivero de Rocabado, en representación legal de la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., impugnando la Resolución R.A.DGE/CAN/J-0298/2014 de 04 de septiembre y demás actuados que condujeron a su admisión, contestación de fs. 121 a 128 vlta., notificación al tercer interesado de fs. 051 y su apersonamiento de fs. 141 a 148, réplica de fs. 175 a 161, dúplica de fs. 175 y vlta., los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada; y

CONSIDERANDO I:

I.1.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1.1. De la Demanda Contencioso Administrativa

Que, Luz Mónica Rivero de Rocabado, en representación legal de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en virtud a la Escritura Pública No. 0677/2015, del 19 de junio, otorgada por ante Notario de Fe Pública de Primera Clase No. 95, del Distrito Judicial de La Paz, se apersonó interponiendo demanda Contencioso Administrativa, contra la resolución impugnada, expresando, en síntesis:

Demandados con la cancelación al Registro N° 64667-C por falta de uso, se respondió negativamente a la misma, adjuntando documentación que demostró el uso efectivo de la marca GLORIA “DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) mixta en Bolivia; esa documentación consistía en declaraciones de importación (DUI’s) de producto de lecha evaporada correspondientes al año 2011 emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia y tramitadas por la empresa VILASECA S.R.L., que evidenció la regularidad y cantidad de la comercialización de mercadería identificada con la marca GLORIA “DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de conformidad con el art. 167 de la Decisión 486. Por otra parte, adjuntó documentación consistente en facturas correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, que también evidenciaba la regularidad y cantidad de comercialización de mercadería identificada con la marca GLORIA a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y que luego fueron comercializados, ofreciendo a sus consumidores a través de la empresa Nestlé Bolivia S.A. quien licenció el uso de la marca y siendo ambas empresas del mismo grupo empresarial, sin embargo la importancia radica en que el titular registral de la marca “DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) es SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y no así la empresa Nestlé Bolivia S.A.

Sin perjuicio de ello, señaló que ya en otros procesos contenciosos administrativos, ya se uniformizó la posición y que en el presente proceso con expediente administrativo N° 64667-C que no podía ser la excepción, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) decidió en su resolución jerárquica R.A. DGE/CAN/J-0298/2014 de 04 de septiembre, declarar probada y válidamente la relación existente entre SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y Nestlé Bolivia S.A., utilizando los testimonios legalizados agregados como prueba del vínculo existente entre las dos Sociedades Anónimas, también en los anteriores procesos; como ser:

-Testimonio 41/92 correspondiente a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad NESTLÉ BOLIVIA S.R.L. de 28 de febrero de 1992

- Testimonio 418/99 correspondiente a la protocolización del contrato de licencia celebrado entre SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y Nestlé Bolivia S.A.

-Testimonio 182/2003 correspondiente a la escritura pública de transformación de la sociedad NESTLÉ BOLIVIA S.A.

En ese sentido, NESTLÉ BOLIVIA S.A. en su calidad, podía utilizar y comercializar la marca DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)

También señaló que la Resolución Jerárquica R.A. DGE/CAN/J-0298/2014 de 04 de septiembre, careció de fundamentación y motivación, siendo principios importantes del debido proceso, ya que declaró probada la acción de cancelación por la firma Gloria S.A. recayendo sobre su mandante la carga de la prueba, como establece el Capítulo V de la Decisión 486 de la CAN, por lo que deberá determinarse si el titular marcario (Nestlé) logró o no, probar el uso de la marca de su propiedad atacada de nulidad por falta de uso; sin embargo, se dictó una resolución que decide si el accionante probó o no la acción de cancelación, siendo imposible ese extremo, pues no puede pedirse al accionante que pruebe que la marca no se usó ya que debería producir prueba negativa que señale que la marca no se usó 3 años previos, razón suficiente por la que debió dictar la resolución jerárquica ahora impugnada como improbada.

De igual forma, señaló que el SENAPI no observó que Gloria S.A. haya presentado prueba al expediente que no refiere al objeto de la causa, siendo la razón del proceso si se usó o no la marca DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) en el periodo de 3 años previos a la acción de cancelación, por lo que al presentar elementos probatorios que no tienen vinculación con lo que se pretende probar, no tienen relevancia en el proceso; por lo que el SENAPI debió valorar la prueba aportada por Nestlé, violando además flagrantemente la normativa andina (Capítulo V de la Decisión 486) obviando valorar la prueba agregada por Nestlé que la que debió sustentarse para la emisión de la resolución ahora impugnada, basando dicho argumento en el entendimiento dictado por el Tribunal Andino en el Proceso 27-IP-2014 respecto a la prueba del uso.

También refirió, que el SENAPI mediante la motivación, fundamentación, explicación y valoración debió señalar cuales fueron los errores de valoración que cometió la Resolución de Revocatoria DPI/OPO/REV-N° 62/2014 para que se haya dejado sin efecto, solo limitándose a declarar probada la Acción de Cancelación planteada por GLORIA S.A.; y al impedir la valoración de la prueba de Nestlé S.A. quedando en estado de indefensión

Por otro lado, hace notar que dentro de la respuesta a la acción de cancelación presentó la documentación listada en originales, sustentándola en el principio establecido en el art. 4 inc. d) de la Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), referido a la verdad material, por lo que solicitó que se analice el contenido de la documentación, conforme lo previsto en los arts. 62 y 88 del Decreto Supremo (DS) 27113 Reglamento a la LPA (RLPA); en tal sentido, el SENAPI tenía la obligación de investigar ordenando medidas de prueba, ya que ello puede dar lugar a diferentes interpretaciones, incumpliendo así con su función de llegar a esa verdad sustancial, lo que le viola la disposiciones legales vigentes en materia administrativa, además le obliga alejarse de la lógica civilista en un proceso administrativo, que en su deber proactivo, debió buscar la verdad material y no solo quedarse con la prueba que le da el titular marcario, salvo para verificar que la marca fue debidamente usada.

Continuó señalando que Nestlé cumplió con todas las formalidades del proceso, no obstante que rige el principio de informalismo en el procedimiento administrativo; por lo que se admitirán en el presente proceso toda la prueba con los criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo y ante la duda de la admisibilidad y pertinencia, deberá ser lo más favorable a su admisión y producción.

I.1.2.- Fundamentos de la Demanda

El demandante señaló que el SENAPI al resolver el recurso jerárquico ahora impugnado, incurrió en clara contradicción y error evidente al no aplicar la normativa y principios procesales administrativos de nuestro país, sin valorar la prueba pertinente y suficiente presentada por Nestlé que señalaba que desde el año 2010 a 2013 el DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) fue usado en dichos periodos conforme a los requisitos establecidos en la D-4865 de la CAN.

Asimismo, señaló que Gloria S.A. en su argumento del recurso jerárquico, que las pruebas aportadas por Nestlé S.A. no serían idóneas al ser simples copias y no originales y algunas que fueron legalizadas por Notario de Fe Pública sin ninguna facultad para tal efecto; sin embargo, citó los art. 400.2) del Código de Procedimiento Civil y 1311 del Código Civil, a efectos de corroborar que los documentos presentados hacen plena fe de los hechos a probar y que fue admitida y analizada en primera instancia administrativa por la autoridad competente al realizar la valoración de fondo y no de forma, por lo que el asunto de fondo es precisamente el uso efectivo de la marca y tratar un tema distinto a este; también, refirió que las pruebas aportadas en copia simple fue en base a lo señalado en el D.S. 28392 de 6 de octubre de 2005, referente a la autentificación de las fotocopias por la administración pública ya que se adjuntó prueba en copias simples de aquellos documentos originales presentados en el proceso N° 67667 apelando al principio de verdad material.

Respecto a la licencia de uso, Gloria S.A. pretendió poner en duda el Testimonio N° 418/99, donde supuestamente no acreditó la representación de nuestra mandante Nestlé S.A., sin embargo, en primera instancia, la autoridad administrativa reconoció la existencia de vínculos, autorizaciones entre SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., NESTEC S.A. como licenciantes, y Nestlé Bolivia S.R.L. como licenciada entre otros reconocimientos.

También manifestó que la resolución ahora impugnada, basa su decisión en asuntos de forma sin ninguna argumentación legal y fidedigna, relegando el uso efectivo y continuo de la marca bajo el registro 64667-C inaplicando el principio de verdad material por parte de la autoridad demandada; así también refirió que conforme señala el art. 167 de la Decisión 486 señala en su segundo parágrafo, que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros, no refiriendo respecto a quién vendió el producto a la empresa que comercializaba en Bolivia o quien legalizará las facturas comerciales, citando al efecto la interpretación Prejudicial 15-IP99: “No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por la cual se entiende que este debe sestar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas…” ; en tal razón, se adjuntó prueba referida al uso de la marca, cumpliendo así con la carga de la prueba; vale decir, el uso del signo distintivo frecuente y representativo, términos cuantitativos y económicos tomando en cuenta los servicios amparados por la marca; el uso del signo haya tenido uso en más de un país miembro de la comunidad andina y que el uso de la marca registrada, se haya dado en por lo menos 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

Por último refirió que el SENAPI dictó una resolución con carencia de forma y fondo, al no contar con fundamento lógico y que a la luz de los hechos vulnera los postulados al principio del debido proceso.

I.1.3 Petitorio.

Solicitó, se declare probada la demanda en todas sus partes, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Administrativa R.A. DGE/CAN/J-0298/2014 de 04 de septiembre emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI.

I.2. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, admitida la demanda y corrida en traslado, se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zarate, en su condición de Directora General Ejecutiva y Representante Legal del SENAPI, señalando que:

La demanda presentada lejos de fundamentar algún supuesto de mala interpretación o aplicación de la Ley, dentro del proceso de cancelación desarrollado ante la instancia Administrativa a su cargo, como parte de la naturaleza del proceso de puro derecho cual constituye el proceso contencioso administrativo, que los argumentos de la demandante versan sobre una falta de valoración de la prueba por aspectos simplemente formales, que la Resolución impugnada se ajusta a derecho y expone de forma detallada la valoración de cada uno de los medios probatorios aportados al proceso.

DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL Y EL PRINCIPIO DE USO REAL Y EFECTIVO. c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. d) Principio de verdad material: La Administración Púbica investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. En esta base la autoridad jerárquica dice: Siendo que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (CA) es de observancia obligatoria para los países miembros, conforme establece el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CA, concordante con el principio precitado y de forma especial, dentro del proceso de cancelación de marcas, la jurisprudencia y doctrina han reconocido el principio de uso efectivo; que se refleja de forma detallada en la Resolución 159 de fecha 26 de noviembre de 1998, emitida por la Secretaria General de la CA: Que siendo ello así, el régimen común de propiedad industrial de la CA no prevé la cancelación de una marca si ésta viene siendo utilizada de manera efectiva en el mercado. En ese sentido, el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado; que al respecto debe distinguirse entre las consecuencias que acarrearía la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca en el registro respectivo, de su aplicabilidad a relaciones jurídicas distintas de la validez misma de dicho contrato, pues, de ser así, se estaría atribuyendo a éste efectos jurídicos distintos de los exigidos para la vigencia de una marca; Que las sanciones por la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca. En tal sentido, téngase presente que la inscripción del contrato no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado, y que la Decisión 344 no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse.

Que, aun cuando el derecho sancione la falta de inscripción de ciertos actos jurídicos en casos específicos, ello no puede contradecir la vigencia de una regla general como es la contenida en el artículo 110 de la Decisión 344, que establece que “se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca”; es decir, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso. Que, corresponde mencionar que sobre el uso de la marca el Tribunal Andino ha referido por ejemplo en la interpretación judicial 132-IP-2009, lo siguiente:

Ahora bien, para evitar que prospere la situación-que la marca sea cancelada por no uso-el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo la referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 167 de la Decisión 486, el mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca

Que, la prueba cursante dentro del proceso 62521-C evidenció la celebración de contrato general de licencia y autorizaciones entre SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., NESTEC S.A. como licenciantes, y Nestlé Bolivia S.R.L. como licenciada para el uso de la marca DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL) de titularidad de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., prueba verificada en audiencia de inspección; asimismo y dentro del mismo proceso, se aportó como prueba, el Testimonio 182/2003 de 1 de octubre de 2003 correspondiente a la escritura pública de transformación de la sociedad NESTLÉ BOLIVIA S.A. con aumento de capital

Que, luego de analizar la prueba aportada, se advirtió que la misma es inconducente al no identificar la marca objeto de la causa, pues identifica solamente la marca Nestlé para leche evaporada, sin aportar mayores elementos de convicción sobre actos de comercio con la marca demandada que trata de un diseño.

Por otra parte, respecto a las facturas adjuntas también al proceso 62521-C no advirtió la marca objeto de cancelación sino a marcas diferentes como Nido Nestlé Nescafé y otras marcas comercializadas por Nestlé Bolivia S.A. entre los cuales no figura DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)

Las copias de órdenes de compra en un numero de 35, son documentos que no evidencian actos efectivos de comercio, sino intenciones de transacción que no cuentan con reconocimiento de firmas para determinar la fecha cierta de los mismos y más aún no aportan elementos de convicción de la marca DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL), por tanto, es prueba inadmisible sobre los ilícitos

Que, sobre el pedido de etiquetas, éstas no poseen fecha cierta y no pueden refrendar actos de comercio conforme normativa vigente y tampoco evidenció el uso real de la marca señalada. Asimismo, refirió que si bien las etiquetas señalan la marca GLORIA, no se evidenció el DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL), además, data de fecha 17 de abril de 2012, no siendo plena prueba de actos efectivos de comercio, no recubriendo lo requerido en el art. 162 de la Decisión 486 de los 3 años anteriores al planteamiento de la acción de cancelación.

Que, de la copia de Brief resumido de Campaña en el que figura la marca Leche Evaporada Gloria Nestlé que tiene como fecha 16 de julio de 2012, corresponde mencionar que la misma no constituye documento con fecha cierta, y no aporta elementos que evidencien el uso de la marca DISEÑO (CABEZA DE VACA CON FLOR ROJA EN FONDO BLANCO Y AZUL)