SE/0373/2014

SALA PLENA

SENTENCIA: 373/2014.

FECHA: Sucre, 16 de diciembre de 2014.

EXPEDIENTE: 342/2008.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Fábrica de Mermeladas y Caramelos WATT´s CASSAL LTDA. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Norka Natalia Mercado Guzmán.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por María Cecilia Casal Bowles de Cacic en representación legal de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos WATT´s CASAL LTDA., en el que impugna la Resolución Administrativa Nº J-012/2008, emitida el 4 de marzo de 2008, por la Directora Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 222 a 230, la contestación de fs. 267 a 271, la réplica y dúplica que cursan de fs. 279 a 283 y 288 a 290 respectivamente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fs. 298 a 318, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: Que en la demanda, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda., señala que en Bolivia el sistema de derechos de propiedad industrial es de tipo atributivo, tal como estipula el art. 4 de la Ley de Marcas de 1918 y el ordenamiento comunitario vigente, que según el art. 154 de la Decisión 486, la característica definidora de este sistema es que únicamente el registro de una marca confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo, lo cual a su vez le faculta a impedir que terceros usen la misma; por lo que aduce que en fecha 24 de agosto de 2004, la sociedad que representa registró la marca BOLIGUM en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Nº 95692-C, con Resolución Administrativa Nº 3573-2004; por su parte, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., recién en fecha 26 de junio de 2005, bajo el No. 2333-2006, con la publicación No. 119729, presentó la solicitud de registro de la marca BOLIBOMBA, fechas que permiten establecer indudablemente la prioridad de registro de Watt´s Casal, por lo cual el primer supuesto de hecho descrito en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 se encuentra claramente configurado, por consiguiente la marca BOLIBOMBA incurre en la causa del irregistrabilidad recogida en dicha norma.

Sostiene que en el presente caso, existe una similitud o semejanza ortográfica, auditiva o fonética y visual entre los signos BOLIGUM y BOLIBOMBA, por lo que dicha similitud daría lugar a confusión. Asimismo, los productos para los cuales se encuentra registrada la marca BOLIGUM, pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; que gran parte de la actividad industrial de la firma solicitante de la marca BOLIBOMBA consiste en la fabricación de golosinas, tales como chocolates, caramelos, galletas y similares; por su parte la industria que representa se aboca a la fabricación de caramelos de todo tipo, tales como gomas de mascar, masticables, chupetes, etc., las cuales también son golosinas; en tal sentido, los productos de ambas empresas se encuentran dirigidos al mismo público consumidor y el expendio se realiza en los mismos lugares, como ser tiendas, pulperías, kioscos, anaqueles (pastilleros), existiendo un elevado grado de conexión competitiva entre los productos a ser ofrecidos por ambas empresas, por lo que al concederse el registro de la marca BOLIBOMBA a favor de la firma solicitante, se está lesionando el legítimo derecho de la empresa que representa, ya que el poder distintivo de su marca BOLIGUM se vería diluido, asimismo se estaría afectando el derecho de los consumidores a elegir libremente sin riesgo de confusión.

Reitera que ha demostrado el derecho exclusivo de la marca BOLIGUM (denominación), por lo que tiene el derecho, por la prioridad de su registro, de impedir que terceras personas usen la misma o traten de registrar una marca similar o semejante, derecho que ha sido vulnerado por la Resolución Administrativa REV-Nº 092/07, en la cual el administrador concedió la solicitud de registro del signo BOLIBOMBA (denominación) formulada por la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. en fecha 1 de octubre de 2007.

Señala que la Resolución Administrativa REV-Nº 092/07, estableció que pese a que la firma WARNER COMPANY LLC tiene el derecho a la Familia de Marcas, BOMBA, CHIPIBOMBA Y ADAMS SUPERBOMBA, de la revisión de la actualización de la base de datos habría evidenciado que esta firma no era la única en utilizar como elemento común la palabra BOMBA, sino también dos firmas distintas con las marcas BOMBAZO Y BOMBABUM, y por consiguiente la partícula BOMBA se habría vuelto débil por ser de uso común, concediéndole por tanto la solicitud de registro del signo BOLIBOMBA. Añade que, si bien es cierto que existen dos marcas con el prefijo BOMBA, como ser: BOMBAZO Y BOMBABUM, ambas marcas fueron registradas con fecha posterior al de las registradas por la firma WARNER COMPANY LLC, y el hecho que dicha firma no haya presentado la oposición al registro de dichas marcas, no libera la obligación que tiene el SENAPI a la realización del examen de fondo de los requisitos de registrabilidad e irregistrabilidad de las solicitudes de registro; por lo que al no haber protegido la autoridad demandada el derecho de familia de marcas que tiene la firma WARNER COMPANY LLC, estaría lesionando el derecho de exclusividad de registro previo de las marcas, y que la autoridad demandada lo que pretende es definir al término BOLI como una partícula de uso común, sin tener bases que fundamenten su conclusión, amparándose únicamente en que existen previamente al registro de la marca BOLIGUM otras dos marcas que contienen el prefijo BOLI, como ser: BOLICHOC, sin embargo lo que la autoridad administrativa no aclaró es que la marca BOLICHOC registrada el 2 de agosto de 1996 al no solicitar su renovación dentro del término legal, el registro de marca caducó, ya que solamente tiene una validez de 10 años, de ahí que al solo existir un registro de una marca con el prefijo BOLI, como ser BOLIBARRIGÓN, demuestra que el prefijo de la marca BOLIGUM no puede ser jamás considerada como una partícula de uso común; de la misma forma, al no ser el prefijo BOLI evocativo de ningún producto, tampoco puede ser considerado de uso común; por consiguiente, concluye señalando que la autoridad administrativa demandada, incurrió en indebida valoración de la prueba.

Acusando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, como el derecho de petición y al debido proceso administrativo, expresa que la autoridad administrativa demandada no aplicó el silencio administrativo positivo, al no haber emitido Resolución Administrativa al recurso jerárquico dentro del plazo establecido por ley, hecho acreditado mediante acta de constatación de actuados administrativos realizada por Héctor Guzmán, Notario de Fe Pública, en la que señala que el 5 de marzo de 2008, a horas 9:00 am., se apersonó a las oficinas del SENAPI en compañía del abogado de la Fábrica de Caramelos Watt´s Casal, a efectos de solicitar la Resolución Administrativa que resolvía el Recurso Jerárquico cuyo plazo vencía el 4 de marzo, cuya respuesta fue que aún no estaba en limpio, faltando su taipeo y copiado, razón por la que no estaba a disposición de las partes. Posteriormente, la autoridad administrativa saca ilegalmente la Resolución Administrativa Nº J-012/2008 con fecha 4 de marzo, para evitar que se aplique el silencio administrativo positivo a favor de la empresa que representa, no obstante haberse constatado ante Notario de Fe Pública que la Resolución Administrativa no se encontraba lista y al alcance de las partes.

Concluye solicitando se dicte sentencia aplicando el Silencio Administrativo Positivo, y en consecuencia se revoque y deje sin efecto legal alguno la resolución REV-Nº 092/2007 dictada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, declarando en definitiva la cancelación del registro de la marca BOLIBOMBA de la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA.

CONSIDERANDO II: Que ante esa demanda, Gustavo Francisco Cárdenas Usquiano, en su condición de Director General Ejecutivo y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2008, (fs. 267 a 271), se apersona al proceso y contesta a la demanda señalando previamente que el demandante en ningún momento interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Nº 301/2007 de 27 de junio, que declaró improbada su demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca BOLIBOMBA (Denominación) Clase Internacional Nº 30 a nombre de la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA., entendiéndose que aprobaron y dieron su confirmación tácita al punto primero de la parte resolutiva de la citada resolución, por lo que el demandante al no interponer recurso alguno, ya no formó parte del proceso administrativo de oposición, toda vez que el recurso de revocatoria sólo fue interpuesto por la firma SOCIETE DES PRODUIST NESTLE SA.

Alega que el signo solicitado está constituido por una denominación y reúne el requisito de representación gráfica ya que está representada por una palabra que es captada por el público consumidor, en consecuencia cumple con lo establecido por el art. 134 de la Decisión 486; que los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguido por aquélla, que no existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Aclara que se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo simplemente imaginativo y pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquel, y que bajo estos conceptos se establece que el signo solicitado “BOLIGOMA” Clase 30 está compuesto por un sub fijo “BOLI” mismo que es un término evocativo de la palabra bolitas. Asimismo, el término “BOMBA” es un término de uso común conforme señala el informe de antecedentes de marcas registradas en el SENAPI y así se ha determinado en las partes considerativas de las resoluciones impugnadas, ya que estas son usadas por varias firmas en la composición de sus signos para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agrega que del cotejo entre los signos en conflicto, el SENAPI determinó que al excluirse el sub fijo BOMBA de este cotejo, por ser un término de uso común, los vocablos diferenciados entre los signos en conflicto no guardan una similitud fonética, visual, en su conjunto, siendo distinguibles uno del otro y no crean riesgo de confusión, al haberse establecido claramente que los signos en cuestión, son distinguibles uno del otro y no generan confusión o asociación al público consumidor medio.

Sobre el silencio administrativo positivo, expresa que la Resolución Administrativa No. J-012/2008 de 4 de marzo, que cursa de fs. 137 a 143, fue emitida dentro del plazo establecido de noventa días hábiles como señala el art. 67 de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo, resolución que fue notificada a las partes en fecha 5 de marzo, conforme consta en la diligencia de fs. 144, encontrándose dentro del plazo establecido de 5 días hábiles como señala el art. 33 de la ley 2341.

Por lo expuesto, concluye solicitando se confirme las Resoluciones Administrativas emitidas por el SENAPI, toda vez que actuó dentro del marco de su competencia sin vulnerar ninguna normativa ni derechos, enmarcándose en la Decisión 486 de la CAN, Ley Nº 2341 y su Reglamento.

Producidas la réplica y la dúplica, se emitió el Auto Supremo Nº 060/2009 de 11 de febrero de 2009, cursante a fs. 292 a 293, en el que se dispuso solicitar mediante nota oficial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los arts. 134 y 136 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, emitió la Interpretación que cursa de fs. 298 a 318.

Concluido el trámite de puro derecho se dictó autos para sentencia mediante providencia de fs. 319.

CONSIDERANDO III: De la revisión de los antecedentes, se evidencia que:

Por memorial de 26 de junio de 2006, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo denominativo “BOLIBOMBA”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té cacao, azúcar, arroz tapioca, saga, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. (fs. 2 del Anexo 1)

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia No. 2931 bajo el No. 119729.(fs. 15 Anexo 1)

El 4 de diciembre de 2006, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., formuló demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca “BOLIBOMBA”, con base en la marca “BOLIGUM”. (fs. 45 a 50 Anexo 1)

La Directora del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa No. 301/2007 de 27 de junio de 2007, mediante la cual declaró improbada la oposición planteada por la firma FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT´S CASAL LTDA., y resolvió denegar de oficio el registro de la marca “BOLIBOMBA” (denominación), clase 30 Int., solicitada por la firma SOCIETE DES PRODUISTS NESTLÉ S.A., debiendo procederse con el correspondiente archivo de obrados. (fs. 65-76 Anexo 1)

La firma SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA, planteó recurso de revocatoria, que mereció la Resolución Administrativa REV Nº 092/07, de 1 de octubre de 2007, emitida por la Directora del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI), por la cual revocó parcialmente la Resolución impugnada, y resolvió declarar improbada la demanda de oposición y conceder la solicitud de registro del signo distintivo denominado “BOLIBOMBA” (denominación), para distinguir productos de la clase In. 30 a nombre de la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (fs. 119-125 Anexo 1).

Presentado el recurso jerárquico, por la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT´S CASAL LTDA., la Directora General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI), con Resolución Administrativa NºJ-012/2008 de 4 de marzo de 2008, resolvió rechazar el recurso planteado; y en consecuencia confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa Rev Nº 092/07 de 1 de octubre de 2007. (fs. 137-143 Anexo 1).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 79-IP-2009, solicitada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, señaló la procedencia de la interpretación de los arts. 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo denominativo “BOLIBOMBA” fue presentada el 26 de junio de 2006, en vigencia de la normativa mencionada. Sin embargo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, considera que es pertinente limitar la interpretación del artículo 136 al literal a). Asimismo, señala que de oficio, se interpretarán, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dicar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.

“Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno. En el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

DECISIÓN 486�

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

“Artículo 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyó: