SE/0401/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 401/2017.

FECHA: Sucre, 6 de junio de 2017.

EXPEDIENTE: 371/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Fondo Financiero FASSIL S.A. contra la el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Rómulo Calle Mamani.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs.16 a 20 vlta. de obrados, impugnando la Resolución Administrativa No. DGE/DEN/J-066NN/2013, pronunciada por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, la contestación de fs. 41 a 45 vlta., la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los antecedentes procesales.

I CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.

La entidad demandante mencionó que el 26 de octubre de 2011, presentó la solitud de registro de la marca “Crédito Verde” para proteger seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional en vigencia a nombre de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia No. 340, solicitud que fue denegada por Resolución Administrativa, documento administrativo que fue debidamente notificado a la entidad solicitante, determinación que fue confirmada por la Autoridad que resolvió el recurso de revocatoria y confirmada totalmente en la instancia jerárquica.

I.2 Fundamentos de la demanda.

1.- La entidad demandante señaló que la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial, constituye el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad industrial, en cada País Miembro de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el Artículo 136 de la mencionada Resolución establece claramente las causales de irregistrabilidad de una marca, la concesión del registro de la marca “Crédito Verde”, Clase Internacional 36 no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 ya que no existe conexión competitiva alguna con la marca TARJETA VERDE Clase Internacional 36 la cual funda la denegatoria de la solicitud de registro presentada; se debe tomar en cuenta que los servicios que protege la solicitud de registro de la marca “Crédito Verde” están limitados a: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia”.

La marca TARJETA VERDE, sobre la cual la resolución administrativa DPI/SD/Denegatoria-No. 471/2012 funda la denegatoria de la marca solicitada, distingue servicios comprendidos en la clase internacional 36 como ser: “negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo) apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes”.

Al respecto, las interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la conexión competitiva se puede evidenciar que conforme al principio de especialidad con la limitación de servicios queda eliminada toda conexión competitiva posible entre los servicios que ambas marcas protegen o pretenden proteger, en consecuencia ambas marcas pueden coexistir. En las sentencias 5-IP-2012 Y 63-IP-2005, entre otras emitidas por el Tribunal Andino se ha señalado lo siguiente: En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos que también pueden ser utilizados para servicios: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Similares medios de publicidad, d) Relación o vinculación entre productos, e) Uso conjunto o complementario de productos y f) Mismo género de los productos, en el caso que nos ocupa se puede evidenciar que al estar limitados los servicios que protegen las marcas “Crédito Verde” y “TARJETA VERDE”, queda eliminada la conexión competitiva y por tanto es viable la coexistencia de ambas marcas.

2.- Mencionó también que las razones por las que los servicios de las marcas CREDITO VERDE y TARJETA VERDE no son confundibles son las siguientes:

a) Si bien los productos de las marcas CREDITO VERDE y TARJETA VERDE se encuentran en la misma clase internacional 36, ambos están limitados y no abarcan toda la clase, TARJETA VERDE distingue: “negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo), apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes.” Es decir que son servicios vinculados al giro de FONDO VERDE titular de la marca. FONDO VERDE no es intermediaria financiera, no capta ni puede captar recursos del público para depósitos en cuenta corriente, a plazo fijo o caja de ahorro como tampoco pueden colocar estos recursos en créditos a corto, mediano y largo plazo.

b) El público consumidor de cada una de las marcas es muy distinto, CREDITO VERDE estará destinada al público interesado en ahorrar o tener en depósito seguro su dinero; en tanto que TARJETA VERDE no es un servicio que se comercialice u oferte al público para ahorrar o depositar dinero, sino para “financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes”.

c) CRÉDITO VERDE distingue servicios de intermediación financiera en los que se realiza captación de dinero del público, en tanto que TARJETA VERDE distingue servicios de financiamiento.

Por las razones antes expuestas se puede aseverar que ambas marcas: 1. No tienen los mismos canales de comercialización, 2. Sus medios de publicidad son distintos como también el público consumidor a los que van dirigidos, 3. Los servicios que distinguen no están vinculados, 4. Los servicios que distinguen tampoco se utilizan de modo complementario y 5. Si bien están en la misma clase 36, no pertenecen al mismo género TARJETA VERDE está directamente vinculada al financiamiento crediticio de proyectos medioambientales mientras que la marca CRÉDITO VERDE es un servicio de captación de dinero y depósito. Los servicios que distingue la marca TARJETA VERDE de FONDO VERDE en consecuencia no tienen conexión competitiva con los servicios que se pretende proteger con la marca CREDITO VERDE de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., por lo tanto, ambas marcas no se encuentran en conexión competitiva y conforme al principio de especialidad no aplica ninguna causa de irregistrabilidad dispuesta en el Artículo 136 de la Decisión 496.

I.3. Petitorio.

Pide se declare probada la demanda, y se Revoque la Resolución del Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-066NN/2013, y se ordene al Servicio Nacional de Propiedad Industrial conceder el registro de la marca solicitada.

II. De la contestación a la demanda.

Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zárate Directora General Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, quien por memorial de fs. 41 a 45 vlta. de obrados, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:

1.- La Autoridad demandada mencionó que de la revisión de antecedentes, se tiene que la marca registrada TARJETA VERDE es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico (diseño particular de letras y diseño de una figura a manera de hoja en la parte posterior). Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, así podemos evidenciar que la marca TARJETA VERDE posee como elemento predominante el denominativo compuesto por las palabras “TARJETA VERDE”, por ser ésta la característica distintiva más importante del signo registrado.

Ahora bien, la marca solicitada “CREDITO VERDE” se constituye en una marca denominativa, las cuáles son conocidas como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por dos términos, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual, por lo que nuevamente se aclara que el término TARJETA es un elemento débil y evocativo dentro de la clase 36 internacional, relacionado con servicios financieros que emplean este medio, y CRÉDITO, se constituye en un término genérico dentro de la clase 36 internacional, por lo que ninguno de éstos términos es de monopolio exclusivo, y corresponde su exclusión dentro del análisis de cotejo, por lo que de acuerdo a las reglas de cotejo marcario determinados por la doctrina, se tiene lo siguiente: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, de ahí se tiene la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y la Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

2.- Señaló también que antes de analizar la conexión competitiva que existe entre los signos en conflicto y reiterando lo argumentado en la Resolución Administrativa ahora impugnada, pide se tenga presente lo dispuesto por el Tribunal Andino en el proceso 22-IP-2007.

3.- Finalizó indicando que de todo lo analizado y lo expuesto, se concluye la evidente existencia de conexión competitiva de servicios entre los signos en conflicto, donde además el consumidor medio asumiría que ambos servicios provienen de un mismo origen empresarial. Sobre el riesgo de confusión, se debe considerar distintos supuestos, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, que serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En consecuencia y del cotejo marcario realizado, se evidencia que por las similitudes ortográficas y fonéticas entre TARJETA VERDE marca previamente registrada y CRÉDITO VERDE del solicitante, se cumplen los supuestos esenciales para originar un riesgo de confusión, haciendo que la marca solicitada no pueda coexistir pacíficamente con la marca registrada, en consecuencia, la marca solicitada se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el Art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN.

II. 1. Petitorio.

Solicita se dicte sentencia rechazando la demanda, y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica.

III ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Que, el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., mediante memorial de 25 de octubre de 2011, solicita a la Dirección de Propiedad Industrial dependiente del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el registro de la marca Crédito Verde Clase Internacional 36, en atención a dicha solicitud el Director de Propiedad Industrial dependiente del SENAPI mediante Resolución Administrativas DPI/SD/Denegatoria-No. 471/2012, resolvió denegar la solicitud de registro del signo distintivo “Crédito Verde” (Denominación) en la clase 36 de la Clasificación Internacional Niza, en conocimiento de dicha determinación la entidad solicitante mediante memorial de 24 de enero de 2013 interpuso en contra de dicha Resolución, recurso de revocatoria el cual es resuelto por Resolución Administrativa REV-SD-No. 106/2013 de 25 de febrero, por la cual rechaza el recurso interpuesto, debidamente notificado el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., con dicho actuado, la entidad ahora demandante interpuso en contra de dicha Resolución Recurso Jerárquico, el cual ha sido de conocimiento de la Dirección del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, quien por Resolución Administrativa No. DGE/DEN/J-066NN/2013 de septiembre resolvió Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma Fondo Financiero Privado Fassil S.A., en consecuencia Confirma de forma total la Resolución Administrativa REV-SD-No. 106/2013, acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.

2. En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil.

3. Concluido el trámite se decreto autos para sentencia.

IV DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:

Que el motivo de la controversia en el presente proceso, se circunscribe en determinar si el SENAPI al Rechazar el Recurso Jerárquico, aplicó correctamente normas de la Decisión 486, sobre cuya legalidad corresponde pronunciarse a este Tribunal Supremo, adoptando la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Antes de ingresar a resolver las controversias, corresponde señalar que vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos, en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

1.- Que el motivo de la controversia en el presente proceso, se circunscribe en determinar si el SENAPI al Rechazar el Recurso Jerárquico, aplicó correctamente normas de la Decisión 486, sobre cuya legalidad corresponde pronunciarse a este Tribunal Supremo, adoptando la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.