SE/0429/2016

SALA PLENA

SENTENCIA: 429/2016

FECHA: Sucre, 19 de septiembre de 2016.

EXPEDIENTE: 420/2009.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: EBEL INTERNATIONAL LIMITED contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Rómulo Calle Mamani.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 116 a 131, en la empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED representado legalmente por Enrique Maclean Soruco, impugna la Resolución RA. Nº DGE/J-042/2009 de 22 de abril de 2009, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y su Auto complementario de 12 de mayo de 2009, la contestación a la demanda de fs. 225 a 231, interpretación Prejudicial de fs. 272 a 284, los antecedentes del proceso.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

El 27 de junio de 2006, EBEL INTERNATIONAL LIMITED, solicito ante el SENAPI el Registro de la marca “L BEL PARIS” (denominación y diseño) clase internacional 3, que posteriormente dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 2931, bajo el Nº 119950, que fue publicada el 20 de octubre de 2006.

El 4 de diciembre de 2006, la empresa JAFER LIMITED y la Federation des Industries de la Perfumerie, a través de sus apoderados, formularon independientemente demanda de oposición ante el SENAPI del registro de esa marca, porque el mencionado registro de la marca “L BEL PARIS” estarían incurriendo en las previsiones previstas en los incisos e, i, y l del art. 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En fecha 15 de febrero de 2008, SENAPI emitió la Resolución 050/2008 que declaro probadas ambas demandas de oposición de marca, por lo cual DENEGO la solicitud del registro de la marca “L BEL PARIS”; ante dicha Resolución la empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED presento recurso de revocatoria, que fue resuelto por Resolución REV-089/2008 de 26 de junio de 2008, que rechaza el recurso y confirma la Resolución 050/2008.

Por ultimo EBEL INTERNATIONAL LIMITED, recurre en jerárquico, por Resolución Jerárquico DGE/J-042/2009 de 22 de abril y Auto aclaratorio de 12 de mayo de 2009, pronunciados por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, rechaza el recurso jerárquico interpuesto y confirma en todas sus partes la resolución 050/2008.

I.2. Fundamentos de la demanda.

1.- Acusa que la Resolución Jerárquico DGE/J-042/2009 de 22 de abril, es contraria al debido proceso en su elemento de la carga de la prueba, porque el SENAPI al ser parte del Poder Ejecutivo aplica en sus procesos Administrativos la Decisión 486 de la CAN, la Ley 2341, su decreto reglamentario Nº 27113 y la Resolución Administrativa Nº 08/2009, por lo que no es aplicable el art. 1238 del Código Civil, ya que existen normas que disponen la forma de llevar adelante un proceso administrativo, y que a tal efecto presentan un diagrama de las solicitudes de aclaración y complementación, que tienen como respuestas ambiguas y contradictorias ofrecidas por el SENAPI.

Indica que lesionaron sus derechos constitucionales relacionados a la carga de la prueba, ya que el SENAPI pretende justificar la decisión denegatoria de la marca “L BEL PARIS” porque el art. 1283 está contenido en una norma civil interna, que al ser la Decisión 486 en su art. 150, de mayor jerarquía normativa, el SENAPI no tendría deber legal de valorar la prueba para decidir si se configura o no las prohibiciones alegadas por los demandantes, y que además tiene la autorización de la Decisión 486, para denegar libre y arbitrariamente el registro de marcas sin respaldo probatorio que demuestre la configuración de las prohibiciones alegadas a instancia de parte. Que el art. 150 no establece que el pronunciamiento sobre la concesión o denegatoria de registro de marca deba o pueda ser arbitrario que este no requiera el respaldo probatorio y que la autoridad administrativa pueda tomar la decisión según su criterio. Así también hace cita de la interpretación Prejudicial 016-IP-2009 que, hace referencia al examen de registrabilidad y la prueba.

Que sin existir carga de la prueba la resolución carecería de motivación, según el art. 30 inc. a) de la Ley 2341 y el art. 30.II del DS. 27113, relacionados a este aspecto.

Que la valoración de las pruebas son determinantes para la determinación, siendo que el SENAPI indica en su resolución sobre el supuesto riesgo de engaño al consumidor, que en ausencia de prueba producida por los demandantes o de oficio y sobre una valoración parcial y discrecional de la abundante prueba aportada sobre el origen francés de todos los productos “L BEL PARIS”.

Menciona sobre el rol jurisdiccional del SENAPI y las implicancias legales en cuanto a la carga de la prueba, que la legislación boliviana prevé casos en las que la autoridad administrativa ejerza roles similares al jurisdiccional y se sujeta a los mismos deberes que se exige a los jueces y tribunales que imparten justicia, siendo las garantías jurisdiccionales un límite para su actuar Que existe una conexión constitucional del rol constitucional que cumple el SENAPI con las controversias que se suscitan alrededor de la registrabilidad e las marcas, al ser un tercero imparcial y juzgador de la controversia planteada entre dos o más particulares, ya que el proceso de oposición es un proceso inter-partes, donde el SENAPI no actúa como sujeto del conflicto, sino como tercero imparcial, competente por efecto del DS. 27938 para resolver las controversias entre particulares y por mandato del art. 150 de la Decisión 486, que por mandato de la Sentencia Constitucional 731/2000-R de 27 de julio, está obligado a respetar la garantía constitucional del debido proceso, como la Sentencia Constitucional 820/2001-R de 3 de agosto, refiere sobre la carga de la prueba como elemento del debido proceso.

Sobre la solicitud del registro de marca de “L BEL PARIS”, la jurisprudencia antes mencionada afirma que el SENAPI no puede tomar una decisión contraria a los intereses de mis mandantes sin que antes no haya existido certeza probatoria suficiente de la configuración de la prohibición alegada por el demandante.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la presente demanda, y en consecuencia disponga: revocar la resolución DGE/J-042/2009 y su auto aclaratorio de 12 de mayo de 2009, revocar la resolución REV-089/2008 y 050/2008, se ordene al SENAPI conferir a favor de mis mandantes EBEL internatinal Limited el registro de la marca “L BEL PARIS”, y se impongan costas al SENAPI.

III. De la Contestación a la demanda.

María del Rosario Candelaria Salinas Valcarcel, representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, por memorial de fs. 225 a 231, en tiempo hábil y oportuno responde a la demanda en los siguientes términos:

Que el recurrente plantea argumentos que no van al fondo de la causa resuelta, tratando de confundir y descalificar la actividad administrativa del SENAPI, y que durante la etapa administrativa ninguna de las partes habría presentado prueba, por el contrario después dentro de los términos legales su filma presento abundante prueba documental y material debidamente legalizada con relación a la procedencia geográfica del producto “L BEL PARIS” respecto a la existencia de engaño al consumidor de acuerdo al art. 135 incs. E), i) y l) de la Decisión 486 de la CAN.

Que Bolivia como miembro de la Comunidad Andina de Naciones, tiene la obligación de aplicar directamente desde su publicación en la Gaceta Oficial del acurdo, todas las decisiones de manera inmediata, y que las decisiones cuando así lo dispongan requerirán la incorporación al derecho interno, los Países miembros están obligados a adoptar las medias que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y que esta normativa establece un procedimiento para el registro de una marca, arts. 145, 146 de la Decisión 486 de la CAN., que la firma demandante omite su existencia por razones de comodidad y por así convenir a sus intereses alegando que esta es totalmente inexistente y que ella solamente habría producido prueba, que al parecer el demandante confunde el procedimiento de la Decisión 486 con el de materia Civil.

Para el registro de una marca en el caso de Bolivia, se debe realizar el examen de registrabilidad y otorgar o denegar el registro de la marca, donde necesariamente se debe examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger y se verá que el mismo no se encuentra en una de las causales de la iregistrabilidad taxativamente establecidas en los arts. 135 y 135 de la Decisión 486 de la CAN.

Sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de los que se trate, consistan en la indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a condición respecto a los servicios a los cuales se aplique. Presupuestos legales que se han configurado y por lo tanto, la administración del SENAPI ha denegado el registro de la marca “L BEL PARIS”.

Sobre la falta de valoración de lo solicitud de registro, el signo está compuesto por las expresiones L BEL PARIS, que pertenece a productos de maquillaje, preparaciones cosméticas, productos de perfumería y de tocador, que son para el cuidado personal, corporal, facial y capilar, comprendidos en la clase 3 según el clasificador.

Esta marca reviste un carácter engañoso, por el signo que designa a PARIS y atada a la palabra L BEL, que asocia a productos con alta reputación, con un lugar geográfico forzoso conocido por la producción de perfumes y cosméticos con una alta calidad como lo es Paris, y que la marca solicitante induce a pensar al consumidor que los productos que va a distinguir esta marca acredita una procedencia geográfica diferente a la que realmente puede tener y de aceptarse generaría una distorsión de la realidad afectando a la libre elección de los consumidores y la libre competencia del mercado. Este análisis es plenamente concordante con lo establecido en el art. 150 de la Decisión 486 de la CAN, que indica que la autoridad que conoce respecto a una solicitud de registro de marca, con o sin la oposición planteada realizara el examen de registrabilidad.

El examen de registrabilidad permite establecer con claridad cuando nos encontramos frente a un signo engañoso, así mismo hace referencia al proceso Nº 79-IP.2005, referente la solicitud de registro de marca, por lo que dicho examen a la luz del derecho Andino presenta sus propias características las que en ningún caso refieren a que la oficina nacional debe fabricar sus propias pruebas sino que este examen se rige a sus propias reglas establecidas en la Decisión 486 y las interpretaciones prejudiciales.

Respecto a la valoración de la prueba, al respecto le correspondia a EBEL la carga de la prueba ya que el pretendía el registro de su marca L BEL PARIS, por lo que no han podido demostrar que los productos presentados bajo esa marca son fabricados en Paris Francia, para que tenga derecho de utilizar el término Paris en su marca.

De la aplicación del art. 160 de la Decisión 486, este articulo norma la forma en que deben presentarse los productos cuando tengan un nombre geográfico a marcas ya conocidas, no pueden aplicarse a marcas que no se encuentren concedidas caso contrario sería un contrasentido con las causales de iregistrabilidad.

II.1. Petitorio.

La Autoridad demandada solicitó se rechace la presente demanda y se confirme las Resoluciones Administrativas realizadas por el SENAPI.

III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Por memorial de fs. 255257, Jorge Antonio Zamora Tardío abogado de la Firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, solicita se remitan antecedentes a la Comunidad Andina de Naciones para la interpretación prejudicial de las normas comunitarias en controversia en los términos expuesto en su escrito.

Mediante Auto Supremo Nº 161/2014 de 14 de agosto, se solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial de los arts. 135 inc e), i) y l), art. 150 y art. 160, todos de la Decisión 486 de la CAN.

Que a fs. 272 a 283, cursa en obrados, la interpretación prejudicial 314-IP-215 de 7 de julio de 2016, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.