SE/0481/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 481/2017.

FECHA: Sucre, 28 de junio de 2017.

EXPEDIENTE: 372/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Compañía Industrial ALTIPLANO S.A. contra el Servicio de Propiedad Nacional Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Compañía Industrial Altiplano S.A. representada por Domingo Sixto Salcedo Rada contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 42 a 62, impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-99NN/2013 EXPEDIENTE Nº:154457 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual; contestación de fs. 141 a 146, renuncia a replica ante su no presentación; antecedentes administrativos y recursivos.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

1.1 Fundamentos de la demanda.

La Compañía Industrial Altiplano S.A. representada por Domingo Sixto Salcedo Rada dentro el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa (fs. 45 a 51), con los siguientes fundamentos:

1. Inadecuada forma de análisis de cotejo o comparación de marcas en conflicto. Sobre este punto es necesario señalar que durante la tramitación del proceso se ha solicitado una justificación legal, lógica y fundamentada en otorgar a la parte denominativa de los signos en conflicto (K- NINO del mandante y K-NINO del opositor), descartando la parte gráfica y el diseño del signo puesto que se trata de signos mixtos. Sin embargo, simplemente la autoridad impugnada se limitó a justificar la elección de la predominancia de la parte denominativa con el siguiente justificativo: “… ya que es la dimensión más característica que determina la impresión general de las marcas y es la que con mayor fuerza y profundidad penetraría en la mente del consumidor, quedando los elementos figurativos de color de fondo y diseño de letras a segundo plano de percepción. Además también precisar que como lo señala el Tribunal Andino, el elemento más característico y determinante en una marca mixta es el denominativo por la fuerza expresiva propia de las palabras, además se debe añadir que los consumidores cuando desean adquirir un producto lo solicitan por su respectiva denominación”. Esta posición de la autoridad impugnada, utiliza a conveniencia jurisprudencia del Tribunal Andino en relación al cotejo de marcas denominativa y omite pronunciarse en relación a la jurisprudencia que se citó infringiendo el derecho la legítima defensa y el debido proceso, puesto que es obligación de la autoridad pronunciarse en relación a una jurisprudencia contraria, en efecto el Tribunal Andino de Justicia establece: a) “La marca es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a su elementos por separado…” (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: Burbuja Videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821 de 1 de agosto de 2002); b) “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos…”( Proceso 26-IP-98 publicado en la Gaceta Oficial Nº 410 del 24 de febrero de 1999). Para aplicar la doctrina citada se tiene que realizar un desglose de los elementos de la marca y solicitar se los tenga presente para un real cotejo marcario con una posición técnica, describiendo estos de la siguiente forma: a) Logotipo: “Un logotipo, es conocido coloquialmente también como logo, es aquel distintivo o emblema conformado a partir de letras, abreviaturas, entre las alternativa más comunes… de una empresa, producto o marca determinada”; b) Isotipo: “Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la disposición espacial en diseño de marca ya sea corporativa, institucional o personal…”;c) Isologo: “Interacción entre logo e isotipo en la que la imagen y el texto están fundidos, sin poder separarse”; d) Colores: “El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que es interpretada en el cerebro…”; e) Tipografía o fuente: “Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso de tipos para desarrollar una labor de impresión…”. La determinación del elemento característico de una marca no puede realizarse simplemente con la comparación denominativa a priori de las marcas como lo hace la autoridad impugnada, sino colocar ambas marcas en un solo plano y establecer las semejanzas y diferencias entre las mismas, por lo que el análisis integral definitivamente es requerido y si el SENAPI descarto el elemento gráfico por el elemento denominativo debió justificar técnicamente esta posición. La autoridad administrativa impugnada no considero ni tomo en cuenta que relación a la comparación grafica se cuenta con las siguientes diferencias: a) Isologo: La marca oponente con la figura de un perro atravesado, trayendo a la mente del consumidor una figura física competa (cabeza y cuerpo) de un perro, en cambio la marca de mi mandante trae a la mente del consumidor la figura destacable de una huella y entre las letras K y Nino un hueso; b) Colores: La combinación de colores tampoco es la misma, ya que la marca del demandante tiene los siguientes: azul reflex, fucsia y blanco mientras que la marca oponente tiene amarillo, rojo, blanco y negro; c) Tipografía: en relación a la tipografía, se debe indicar que la marca demandante en comparación con la oponente, tiene signos o caracteres con una unidad de estilo diferente que difiere de la fuente, diseño y tamaño de las letras.

2. Falta de pronunciamiento expreso en relación a que el término K-nino, pronunciado canino, es un término genérico, de uso común y evocativo y que la doctrina entiende como débil de protección. La Real Academia Española en la consulta de canino señala: “Canino.na (Del latin cañinus): 1. Adj. Perteneciente y relativo al can. Raza Canina. 2. Adjetivo que tiene semejanza con las propiedades del perro” (Diccionario de la Lengua Española, Edición 22ava). En este entendido y conforme describe la Real Academia española, el término canino, es un término genérico, de uso común y evocativo, debiendo haberse realizado una consulta del significado, aspecto omitido por la autoridad impugnada. Al ser la denominación de uso común, evocativo y genérico de débil protección, indica genéricamente a quien está destinado el producto que pretende proteger, en el caso del demandante a perros, animales o mascotas y del oponente a comida o alimento para perros, animales o mascotas, por tanto no puede ser apropiada por nadie conforme ha señalado la jurisprudencia: “las marcas evocativas son consideradas como marca débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca” y además añade: “sin embargo. entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y en consecuencia su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se semejen a su signo distintivo…”. De hecho, bajo este mismo razonamiento en la misma República del Perú, existe la convivencia marcaria o coexistencia de dos marcas similares “K-nino” con titulares diferentes a nombre de la Compañía Industrial Altiplano S.A. (clase internacional 5) y Abales S.A.C. (clase internacional 31). Se debe tomar en cuenta que conforme a la Comunidad Andina de Naciones, el trato a los ciudadanos extranjeros, debe ser como connacional, que es lo que se solicita para el demandante. Es más, el Convenio de Paris (aprobado por Ley Nº 1482 de 6 de abril de 1993), señala en su art. 2: “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección de éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”. No obstante de ello, vemos que la empresa demandante no ha tenido el mismo trato al considerar el cotejo marcario.

3. Respecto a los criterios para establecer la conexión competitiva y asociación empresarial. Luego de copiar lo manifestado por la parte demandante en su resolución sobre la parte referida a la conexión competitiva entre las marcas en conflicto, señala que ésta erróneamente no ha considerado en el contexto del análisis del termino K-nino, como un término evocativo, genérico y de uso común cuya protección es débil y por ello, Carlos Fernández Novoa señala: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de éstas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. Por lo tanto, el titular de una marca no puede, en principio solicitar el amparo legal sí un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos” (Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia andina 48-II-99, al desarrollar el principio de especialidad). De allí que el análisis del SENAPI debe ser riguroso y minucioso a fin de no causar perjuicio a ninguna de las partes, en ese contexto se tiene:

K-nino (Perú)

Clase Internacional 05 k-nino (Bolivia)

Clase Internacional 31

Productos farmacéuticos y veterinarios Productos alimenticios animales

Sustancias dietéticas para uso médico Alimenticias fortificantes

Alimento para bebes

Material de Apósitos

Material para empastar dientes y moldes

Desinfectantes

Destrucción de animales dañinos

Fungicida, herbicida.

De esta comparación minuciosa se puede establecer que los productos de la empresa demandante son ampliamente distintos y solo en relación a productos para perros sino para varios usos y en cambio los del oponente se especializan específicamente para alimentos, debe entonces entenderse que no necesariamente esta relacionados por ejemplo: un desinfectante con un alimento para perros; un fungicida con un alimento para perros o un material de apósito como alimento para perros. De otro lado, los productos solicitados por la empresa demandante, no necesariamente comparten los mismos canales de comercialización de los productos del oponente, pues en un negocio de veterinario no se venderá productos fungicidas, herbicidas, material de empaste de dientes que tiene solicitado la parte demandante y en cambio los productos de alimentos para perros necesariamente estarán en las veterinarias.

En relación a los similares medios de publicidad, el SENAPI presume que “todo se centrará en veterinarias”, sin embargo no se consideró que la clase internacional 05 necesariamente requiere cierto grado de especialidad, es decir que los medios publicitarios serán en revistas especializadas, comunicaciones directas o boletines que indiquen específicamente el uso de los productos del demandante donde necesariamente se hará la distinción de productos farmacéuticos de animales y productos alimentos, lo que definitivamente descarta el riesgo de conexión competitiva.

Luego de copiar una parte de la resolución impugnada, manifiesta que del análisis de relación o vinculación entre los productos o servicios SENAPI no tuvo presente y no se pronunció expresamente sobre que el simple hecho de aparecer ambos productos en una veterinaria por ejemplo, no puede llevar al consumidor a establecer un mismo origen empresarial. Como todos los países, el Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta con normas sanitarias, en nuestro caso el SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), la que establecerá específicamente las normas para la venta, importación y/o exportación de productos relacionados con animales, es decir que los demandantes deben someterse y registrase en la unidad de sanidad animal (UNSA) que tiene como objetivo, establecer los requisitos para registrar y controlar empresas que elaboran o fabrican, importan, exportan y comercializan productos de uso veterinario, debiendo la empresa demandante identificarse con su marca y por tanto romperse la supuesta asociación de mismo origen empresarial. Incluso para consideración del SENAPI se presentó fotografías donde se establecen específicamente como se presenta los productos al público consumidor y donde por supuesto se deben establecer obligatoriamente el origen empresarial en el etiquetado.

4. Respecto a la falta de consulta obligatoria al Tribunal Andino de Justicia. Bolivia, es parte del Acuerdo de Cartagena y firmó, el tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aprobado mediante Ley Nº 1872 de 15 de junio de 1998 y siendo de cumplimiento obligatorio su art. 33 establece: “En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. De otro lado, en el marco del Acuerdo de Cartagena, se emitió la Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en su art. 123 señala: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. El art. 69 inc. a) y b) de la Ley del Procedimiento Administrativo señala: “La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes: a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos; b) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa conforme a lo dispuesto en esta o en otras leyes…”. En este contexto, la Sentencia Constitucional 0249/2012 de 29 de mayo de 2012 establece:“…la instancia administrativa concluye con la resolución del Recurso Jerárquico, mientras que el proceso contencioso administrativo, es una vía judicial, no administrativa, diferente a la primera, no siendo necesario agotar ésta, para luego recién interponer el amparo…”. Como se puede observar el proceso contencioso administrativo no es un recurso posterior al proceso administrativo sino otro de naturaleza judicial distinta, lo que implica que con la Resolución Jerárquica emitida se agota la vía administrativa. En el presente caso, resulta que pese a la obligación de consulta al Tribunal Andino de Justicia que debería operar de oficio, el SENAPI omitió realizar la misma frente a la controversia de aplicación del art. 136 a) de la Decisión 486 y la extensión de la protección de marcas en distintas clases internacionales, que debe ser interpretado por este máximo órgano andino, para no vulnerar derechos de las partes en conflicto, evitando lo que ha sucedido privando al debido proceso, derecho a la legítima defensa y seguridad jurídica al demandante.

1.2 Petición.

En base a los argumentos señalados anteriormente, el demandante pide se declare probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-99NN/2013 EXPEDIENTE Nº:154457 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 Fundamentos de la contestación.

Admitida la demanda por decreto de 7 de mayo de 2014 (fs. 64) y corrido traslado a Jhilda Gabriela Murillo Zarate, en representación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, éste responde a la demanda (fs. 83 a 88), con los siguientes argumentos:

1. Antes de entrar en el análisis de fondo sobre el objeto de la presente demanda contenciosa, es necesario referirse a lo revisado en la base de datos de signos distintivos de la oficina SENAPI Bolivia, de la cual se evidencia lo siguiente:

a) Marca opositora: 1) K-nino (mixta registro Nº 112292-C de fecha 13 de febrero de 2008, que distingue en la “Clase Internacional 31” productos alimenticios para animales, alimentos de compañía, sustancias alimenticias, fortificante para animales y todos los productos comprendidos en esta clase; 2) Marca solicitante: K-nino (mixta) SM-1980-2012 de fecha 17 de abril de 2012 y Publicación Nº 154457, que distingue en la Clase Internacional 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, materia para apósitos, material para empastar los dientes y par moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

b) Causal de irregistrabilidad. El art. 136 literal a) de la Decisión 486: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación…”.

c) Requisitos para el registro de marca. Es necesario indicar nuevamente las definiciones pertinentes para aclarar los parámetros que posibilitan el registro de una marca, en este entendido, el art. 134 de la Decisión 486 dispone que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras…”.

d) Irregistrabilidad de signos por identidad y semejanza. El art. 136 literal a) de la decisión 486, señala en forma clara que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o asociación. Sobre este lineamiento se entiende que los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo, la doctrina comunitaria se ha referido a dos clases de riesgos: a) El riesgo de confusión que es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa) o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto y otra empresa tiene una relación y/o vinculación económica.

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La práctica del SENAPI sobre el cotejo de signos en conflicto, se basa principalmente en las recomendaciones que proporciona la jurisprudencia andina que al respecto y en varias oportunidades se refirió señalando: “La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultaneó, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar como el producto o servicio es captado por el público consumidor” (Proceso 18-IP-2011).

3. El demandante de forma confusa argumenta que en la marca solicitada predomina la parte gráfica sobre la denominativa, este argumento es completamente malicioso, ya que a simple vista se observa y aprecia que entre las marcas en conflicto lo que predomina, es la parte denominativa y este análisis es de simple lógica, como por ejemplo, el consumidor medio a momento de adquirir un producto relacionara una marca de la otra diciendo al vendedor que le venda el producto que tiene un fondo amarillo o fondo azul en letras con contorno rojo o blanco, es de lógica que el consumidor se referirá por el nombre es decir la parte denominativa, este criterio también fue analizado por la doctrina comunitaria señalando que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuanta la fuerza expresa propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

4. De estas definiciones claras sobre la comparación de marcas mixtas (denominación y diseño), queda completamente aclarado que en el presente caso la parte denominativa es la que predomina en los diseños y la parte figurativa queda en segundo plano y de acuerdo a lo descrito líneas arriba comparando las marcas en conflicto el elemento que prevalece y tiene mayor relevancia es el denominativo, ya que es la dimensión más característica que determina la impresión general de las marcas y es la con mayor fuerza y profundidad penetraría en la mente del consumidor, quedando los elementos figurativos del color de fondo y diseño de letras a segundo plano de percepción.

5. En el cotejo respectivo de marcas se debe tomar en cuenta las reglas de comparación y aplicando las reglas de comparación se tiene: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto por las marcas. En primer lugar, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, , lo meramente gráficos y los de forma, de lo que se tiene que las marcas en conflicto contemplan grandes similitudes debido a la coincidencia que tienen de la palabra k-nino, que se constituye en la denominación de las marcas en conflicto, la cual es idéntica en ambos, debido a que presentan la misma composición y secuencia de letras, vocales y consonantes, así como idéntica estructura gramatical. En segundo lugar, la confusión auditiva, que se da cuando los signos al ser pronunciados tienen un sonido similar, que en el presente caso por la identidad que tienen las marcas en la denominación K-nino dentro del campo fonético y al ser escuchadas por el oído provocan el mismo impacto. En tercer lugar, la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica, por lo que al contener ambas marcas la palabra K-nino que se constituye en un signo de fantasía, que no tiene un significo real, hay mucha probabilidad por las semejanzas en el conjunto que tiene las marcas de que estas generen la misma idea en la mente del consumidor. Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Al entender un examen sucesivo, se tendrá la siguiente sucesión: K-NINO – K-NINO – K-NINO – K-NINO – K-NINO. Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Es evidente la semejante que tiene la marca solicitante con la marca opositora, ya que su denominación es idéntica, puesto que reproduce la totalidad de su denominación teniendo idéntica estructura y extensión gramatical, coinciden en las mismas letras- vocales y consonantes- que están ubicadas en idénticos lugares, por lo que estas al ser pronunciadas tienen idéntico impacto sonoro y auditivo y se genera la misma idea en la mente del consumidor. Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Aunque las marcas estén situadas en distintas clases de la clasificación internacional se evidencia que ambas marcas se encuentran dentro del mismo género, que es el cuidado de la salud animal por lo que existe la probabilidad de que ambas sean confundidas.