SE/0531/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 531/2017.

FECHA: Sucre, 12 de julio de 2017.

EXPEDIENTE: 604/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: PHARMA DEVELOPMENT S. A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Rómulo Calla Mamani.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 15 a 19, planteada por Frank Daniel Limón Nava, apoderado legal de la firma PHARMA DEVELOPMENT S.A., impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-N° 103/2013, emitida el 24 de abril de 2013 por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Conforme los antecedente del caso, el 10 de febrero de 2010, a través de la solicitud SM-00400-2010 se solicitó el registro de la marca “NUTRIBABY” para proteger productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; Herbicidas; comprendidas en la clase 5” a nombre de PHARMA DEVELOPMENT S.A., publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 169 bajo el número 139668.

El 13 de julio de 2012, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa (RA) DPI/SD/Denegatoria-N° 121/2012, que denegó la solicitud de registro del signo Distintivo “NUTRIBABY”, por la existencia de registro previo de la marca NUTRIBEBE, con un inadecuado análisis, contrario a la Decisión 486 como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyas interpretaciones son vinculantes para la aplicación de las Decisiones de la Comunidad Andina a todos los países miembros, como Bolivia, motivo por el que a nombre de sus mandantes interpuso recurso de revocatoria contra la referida resolución que fue resuelta mediante RA REV-SD-N° 148/2012 que rechazo el recurso de revocatoria en consecuencia confirmó la RA DPI/SD/Denegatoria-N° 121/2012, de 13 de julio, contra esa Resolución sus mandantes interpusieron recurso jerárquico que debía ser resuelto por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, quien emitió la RA DGE/DEN/J-N° 103/2013 que rechazo el recurso jerárquico y confirmó la resolución impugnada, siendo notificados sus mandantes con esta determinación el 31 de marzo de 2014.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Conforme lo dispone el art. 781 del CPC, al ser el proceso contencioso administrativo un proceso judicial de puro derecho, corresponde establecer si la Resolución DGE/DEN/J-N° 103/2013 emitida por el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual es o no lesiva a los derechos subjetivos de sus mandantes y si es o no compatible con el ordenamiento jurídico vigente:

La Resolución Administrativa DGE/DEN/J-N° 103/2013, es contraria a los arts. 24 de la Constitución Política del Estado y 16-h) a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, por cuanto su mandante en reiteradas oportunidades, tanto en el recurso de revocatoria como en el jerárquico, ha señalado que en el caso no se da la figura de conexión competitiva, pues los productos protegidos por “NUTRIBEBE” están destinados a cubrir el “subsidio a la lactancia materna” como un complemento nutricional destinado a los niños mayores de seis meses, productos que no son comercializados al estar prohibida su venta, argumentos sobre los que ambas instancias administrativas omitieron pronunciarse, pues para analizar la conexión competitiva de los productos no debe atenderse solo a que se encuentren en la misma clase del nomenclátor, sino conforme al principio de especialidad debe verificarse la existencia de conexión competitiva, la marca NUTIBABY tiene suficiente distintividad extrínseca y no ingresa en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136 a) de la Decisión 486. Además el Ministerio de Salud y Deporte no presentó oposición alguna al registro de la marca “NUTRIBABY”.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al momento de dictar ambas resoluciones no ha valorado esos argumentos limitándose a señalar que existe conexión competitiva basándose en el hecho que ambas marcas “NUTRIBABY” y “NUTRIBEBE” están destinadas a proteger productos de la clase internacional 5 de la Clasificación de Niza, con considerar que los productos de la marca NUTRIBEBE no serán comercializados y se encuentran destinados a diferente público, tienen finalidad distinta y no ingresan en competencia en el mercado de productos.

Refirió que la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Intelectual, constituye el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad industrial, en cada país miembro de la Comunidad Andina en su art. 136, establece las causales de irregistrabildiad de una marca. La concesión del registro de la marca “NUTRIBABY”, clase Internacional 05 no incurre en ninguna de esas causales porque que no existe conexión competitiva alguna con la marca NUTRIBEBE Cl Int.05.

La Resolución Administrativa DGE/DEN/J-N° 103/2013, emitida el 24 de abril de 2013, por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) es contraria a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la Jurisprudencia emitida por el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, siendo la Decisión 486 es el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad intelectual en cada país miembro de la Comunidad Andina y en su art. 136 establece las causales de irregistrabilidad de una marca, la concesión del registro de la marca NUTRIBABY Clase Internacional 5 no incurre en ninguna de las causales de irregistrabildiad establecida en el art. 136 de la citada decisión ya que no existe conexión competitiva con la marca NURIBEBE CL Int. 05 la cual funda la denegatoria de la solicitud del registro presentado por su mandante.

Las Directora Ejecutiva de SENAPI, en la resolución objeto de la demanda señaló que : “considerando los productos del signo solicitado y de la marca registrada, se colige lo siguiente: a) La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclátor: En el presente caso se evidencia que, los productos de la marca NUTRIBEBE y los del signo solicitado NUTRIBABY, se encuentran dentro de la misma clase internacional: 5; b) Canales de comercialización: Se debe tener en cuenta que los productos de la Clase 5, compartirán canales de comercialización en centros de expendio similares, entendiendo que el signo solicitado NUTRIBABY y la marca NUTRIBEBE, protegen especialmente productos farmacéuticos y veterinarios; c) Similares medios de publicidad, ambos productos son susceptibles de emplear similares medios de publicidad en general; d) Relación o vinculación entre productos: Los productos protegidos entre los signos en conflicto NUTRIBABY y NUTRIBEBE, poseen relación al tratarse de productos similares.

La interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son de carácter obligatorio y deben ser aplicada por el SENAPI a momento de emitir alguna Resolución, así respecto a la conexión competitiva la Sentencia 016-IP-2012 ha señalado: “Conforme a señalado el Tribunal se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes” .Asimismo la sentencia del Proceso 114-IP-2003 ha establecido criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos tales como: a) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; b) canales de comercialización; c) similares medios de publicidad; d) relación o vinculación entre productos, e) uso conjunto o complementario de productos; f) mismo género de productos. Evidenciándose por este último fallo los aspectos decisivos que toma en cuenta el tribunal Andino para determinar la existencia de la conexión competitiva haciendo referencia a los canales de comercialización y los medios de publicidad a través de los cuales se venderán los productos, debiendo considerarse que en el caso los productos protegidos por la marca NUTRIBEBE no son comercializados ni sujetos a publicidad, porque se entregan de manera gratuita por el Estado, por ello la coexistencia de las marcas en cuestión no podría causar riegos de confusión en el consumidor, por lo que la conexión competitiva no existe en el presente caso. Este argumento presentados por sus mandantes es el que no fue considerado por el SENAPI al momento de emitir la resolución ahora impugnada.

I.3. Petitorio.

Solicitó que previa revisión de antecedentes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones para efectos de la interpretación prejudicial con relación al art. 136-a) de la decisión 485 y previo traslado de ley se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-N° 103/2013, emitida el 24 de abril de 2013, pronunciada por el Director de Propiedad Industrial SENAPI y la Resolución DPI/SD/Denegatoria N° 121/2012, pronunciada por la misma autoridad y se ordene al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), conceder el registro de la marca “NUTRIBABY CL Int.. 5, Pub 139668 a nombre de PHARMA DEVELOPMENT S.A.

II. De la contestación a la demanda.

La Directora General Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) Jhilda Gabriela Murillo Zarate, se apersonó al proceso y respondió a la demanda por memorial que cursa de fs. 120 a 124 vta.

Realizando una descripción de los antecedentes administrativos, se refirió que el examen de registrabilidad de marca, que conforme lo dispone el art. 150 de la Decisión 486 comprende un análisis de todas las exigencias que la Decisión impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados en el art. 134 y, tomando en cuenta las prohibiciones determinadas por los arts. 135 y 136 de la misma Decisión.

El registro previo, base de la denegatoria de oficia, corresponde al titular Ministerio de Salud y Deportes de la República de Bolivia, quien detenta el derecho de uso exclusivo de la marca NUTRIBEBE (Mixta) con Registro Nº 111984-C de 12 de diciembre de 2007, que distingue a productos en la clase internacional 5 “Productos farmacéuticos y veterinarios, higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebe”. El signo solicitado como marca denegado de oficio por el SENAPI NUTRIBABY (Denominación) SM-400-2010 de 10 de febrero, con publicación Nº 139668, pretende distinguir productos en la clase 5 “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médicos, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, comprendidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia”.

Ambos identifican productos de la clase 5 de productos farmacéuticos por lo mismo el examen de registrabilidad requiere de un análisis minucioso, evitando que el registro de un signo cuya denominación tenga estrecha similitud con una marca registrada, por las consecuencias que puede generar para la salud del consumidor medio y de los animales al momento de consumir un determinado producto, siendo que una equivocada ingestión puede reproducir efectos dañinos hasta fatales. El objeto del análisis de registrabilidad no solo se refiere a la protección de una marca previamente registrada, sino a la protección del consumidor medio por los perjuicios que puede traer consigo la confusión de marcas farmacéuticas siendo que de poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor llega a incurrir en el error al solicitar, administrar y/o consumir el producto.

Comparación entre una marca denominativa y otra mixta (denominación y diseño), el signo solicitado NUTRIBABY es una maraca denominativa, pues en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formado por varias letras,, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener un significado conceptual; por su parte, la marca registrada “NUTRIBEBE” es una marca mixta, porque se compone de un elemento denominativo (palabra) y un elemento grafico (diseño de líneas y colores alrededor del elemento denominativo); en consecuencia para efectuar el cotejo de marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, la marca registrada “NUTRIBEBE”, posee como elemento predominante al denominativo, siendo esta su característica más importante teniendo en cuenta la fuerza expresiva de la palabra en la mente del consumidor medio, por lo que corresponde realizar el análisis de las marcas denominativas. Ambos signos comparten la partícula “NUTRI”, que constituye un término de uso común, que conforme la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al efectuar el examen de registrabilidad de marcas, no debe tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso común, la distintividad debe ser buscada en el elemento diferente que integra el signo, por lo que el cotejo se realizó con relación a los signos NUTIBEBE y NUTRIBABY, a los cuales debe aplicarse las reglas establecidas en la doctrina:

Regla 1.- la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de cocales, longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir a un mayor grado en la confusión, entre los signos en conflicto BABY y BEBE, existe similitud en las consonantes B-B, variando las vocales A-Y del signo solicitado respecto a las vocales E-E de la marca registrada, quedando por analizar el plano fonético e ideológico de los signos en conflicto.

La similitud fonética que depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también, en cuanta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, la pronunciación de las marcas en conflicto BABY y BEBE, la marca solicitada compone de las silabas BA-BY respecto a la marca registrada que se compone de las sílabas BE-BE, quedando por analizar el plano ideológico.

Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

La marca solicitada NUTRIBABY y la marca registrada NUTRIBEBE si bien no comparten aspectos dentro del plano ortográfico y fonético, en el plano ideológico ambos son bastante similares, siendo que ambas marcas evocan una misma idea respecto a un producto de BEBE, los cuales serán percibidos por un consumidor medio de similar forma.

Se debe reiterar que, el elemento figurativo de la marca registrada, se percibe un segundo plano, siendo que para el consumidor medio, el principal elemento es el denominativo.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Los signos en conflicto en sus características esenciales, dejan un recuerdo similar en la mente del consumidor medio por la similitud ideológica existente entre los mismos.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas

Del análisis realizado a los signos en conflicto, se evidencia la similitud ideológica predominante en ambos términos, BABY del signo solicitado y BEBE de la marca registrada, por lo que se colige que existe semejanza entre los mismos

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades afines, podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, y que tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado, correspondiendo aplicar la jurisprudencia de la comunidad Andina, proceso 114-IP-2003, y analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos de las marcas en conflicto; considerando los productos del signo solicitado y de la marca registrada, se tiene lo siguiente:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, en el caso los productos de la marca registrada NUTRIBEBE y los del signo solicitado NUTRIBABY, están dentro de la misma clase internacional 5.

b) Canales de comercialización, los productos de la clase 5, compartirán canales de comercialización en centros de expendio similares; entendiendo que el signo solicitado NUTRIBABY y la marca registrada NUTRIBEBE, protegen especialmente “productos farmacéuticos y veterinarios”.

c) Similares medios de publicidad, ambos son susceptibles de emplear similares medios de publicidad en general.

d) Relación o vinculación entre productos, los signos en conflicto NUTRIBABY y NUTRIBEBE, poseen relación al tratarse de productos similares.

e) Uso conjunto o complementario de productos, el signo solicitado NUTRIBABY al pretender proteger productos similares a los de la marca registrada JUTRIBEBE, puede dar lugar a un uso conjunto o complementario de los productos protegidos por ambas marcas.

f) Mismo género de productos, ambos pertenecen al mismo género clase 5 Internacional, especialmente en calidad “productos farmacéuticos y veterinarios”.

En consecuencia, advirtiéndose que ambos signos están dentro de la misma clase internacional 5, compartirán canales de comercialización en relación a los productos que la marca registrada protege, encontrándose en relación directa; es decir existiría una conexión competitiva de productos, aspecto que sumado a la similitud ideológica de los signos en conflicto, producen riesgo de confusión y asociación para un consumidor medio.

Concluyendo que ante la similitud de los signos y la conexión competitiva de productos, se presentan los dos supuestos para configurar el riesgo de confusión, generado la imposibilidad de coexistencia pacífica con la marca registrada, por ello la marca solicitada se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad prevista por el inc. a) de la Decisión 486 de la CAN

II.1 Petitorio.-Por lo expuesto, solicitó se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y se confirme la Resolución impugnada, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), toda vez que su actuación no vulneró normativa alguna.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

1. El 10 de febrero de 2010, PHARMA DEVELOPMENT S.A. a través de su abogado y apoderado Enrique MacLean Soruco, solicitó el registro de la marca NUTRIBABY destinada a proteger productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas herbicida, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia (fs. 12 Anexo 1).

2. Mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria N° 121/2012, de 13 de julio 2, el Director de la Propiedad Industrial SENAPI denegó la solicitud de registro del signo distintivo NUTRIBABY (Denominativo) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, con Número de publicación 139668, disponiendo el archivo de obrados (fs. 15-18 Anexo 1).

3. PHARMA DEVELOPMENT S.A. a través de su abogado y apoderado interpuso recurso de revocatoria, resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución Administrativa REV-SD-N° 148/2012 de 29 de octubre, que resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, en consecuencia confirmó en todas su partes la Resolución Administrativa DPI /SD/Denegatoria N° 121/2012, de 13 de julio (fs. 26-29 Anexo 1).

4. Enrique MacLean Soruco, abogado apoderado de la firma PHARMA DEVELOPMENT S.A., planteó recurso jerárquico, que fue resuelto el 24 de abril de 2013, por la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual SENAPI, con Resolución Administrativa DGE/DEN/J-N° 103/2013, que determinó rechazar el recurso jerárquico planteado; y en consecuencia confirmó en forma total la Resolución Administrativa REV-SD-N° 148/2012 de 29 de octubre (fs. 47-47 Anexo 1), resolución que es impugnada por Enrique MacLean Soruco, en representación de la firma PHARMA DEVELOPMENT S.A. a través de la presente demanda contencioso administrativa.

5. En el curso del proceso contencioso administrativo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución N° 33/2016, de 6 de junio, cursante a fs. 154 a 155, en la cual se dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del art. 136 de la Decisión 486 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina de Naciones.

6. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, emitió la interpretación que cursa de fs. 161 a 172.

7. El Ministerio de Salud y Deportes, como tercero interesado, notificado legalmente con el proceso contencioso administrativo solicitó se confirme la decisión adoptada por el SENAPI, sosteniendo que los signos comparados son confundibles al estar referidos a productos de la misma Clase 5, por lo que el signo que se pretende registrar incurre en la causal de irregistrabilidad prevista por el inc. a) del art. 136 de la Decisión 486.

8. Concluido el trámite de puro derecho se dispuso se esté al decreto de autos mediante providencia de 17 de abril del año en curso.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso de autos, el objeto de la controversia radica en determinar si es evidente que la resolución impugnada vulneró los arts. 24 de la Constitución Política del Estado y 16-h) a la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, al no haberse pronunciado sobre la alegada inexistencia de conexión competitiva y por lo tanto riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, porque los productos de la marca registrada “NUTRIBEBE” están destinados a cubrir el “subsidio a la lactancia materna” como complemento nutricional destinado a los niños mayores de seis meses, cuya venta está prohibida y por lo mismo estos productos no serán comercializados. Al contrario, los productos protegidos por la marca NUTRIBABY son productos que se comercializaran y estarán en el mercado al alcance del consumidor promedio, por lo que dichos productos no comparten canales de comercialización ni publicidad.

Que conforme el criterio del Tribunal Andino de Justicia la conexión competitiva de los productos no debe atender solo al hecho de que los productos se encuentren en la misma clase del nomenclátor, sino conforme al principio de especialidad debe verificarse la existencia de conexión competitiva, teniendo la marca NUTIBABY cuyo registro pretenden suficiente distintividad extrínseca, por lo que no ingresa en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136 a) de la Decisión 486.

V. INTERPREACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, señaló que la Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser materia de controversia.

En consecuencia, consideró como temas objeto de interpretación prejudicial los siguientes:

1. Irregistrabilidad de signos con identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.