SE/0561/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 561/2017.

FECHA: Sucre, 12 de julio de 2017.

EXPEDIENTE: 597/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Livio Cesar Zozzoli contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Norka Natalia Mercado Guzmán.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a 16 vta., impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0205NN/2013 de 20 de diciembre, pronunciada por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”, la contestación de fs. 50 a 54, la Interpretación Prejudicial de fs. 81 a 95, el memorial del tercero interesado de fs. 104 a 106 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Fundamentos de la demanda.

Que en la demanda, Livio César Zozzoli, señala que la concesión de la marca “MAXIM” y la confirmación del registro por el SENAPI, es ilegal, ya que la misma fue solicitada 4 años después a la solicitud de su marca MAXIKING, por lo que el SENAPI no ha cumplido con lo establecido en la Decisión 486 de la CAN que establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; norma que es clara al señalar que no se pueden registrar marcas idénticas o similares a una marca ya solicitada con anterioridad, aspecto que el SENAPI no ha tomado en cuenta, concediendo ilegalmente la misma a pesar de lo dispuesto en la norma señalada, al no haber considerado que la marca registrada con anterioridad MAXIKING es semejante a MAXIM, más aún si ambas están destinadas a los mismos productos como ser COLCHONES, motivo por el cual acusa como vulnerado su derecho de prelación.

Agrega que el SENAPI en la Resolución 156/2013 de 26 de abril de 2013, que declaró probada la demanda de nulidad, actuó conforme a la normativa antes citada al considerar que la marca tenía derecho de prelación, sin embargo la Resolución DPI/NUL/REV- No. 181/2013 de 22 de julio, determinó mantener el registro ilegal de la marca al no interpretar correctamente lo señalado por la Decisión 486 de la CAN en su art. 136 a), lo propio ocurrió con la resolución que rechazó el recurso jerárquico que interpuso contra la resolución revocatoria.

Aclara que si bien el término MAXI tiene un significado dentro del idioma español y tiene un significado propio, la apreciación que hace la autoridad jerárquica al mencionar que se trata de un término de uso común, es una alusión errónea sin fundamento legal que debe ser enmendada.

Sostiene que en el presente caso, existe confusión por asociación, por cuanto la marca MAXIM no tiene la capacidad necesaria que debe tener un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, pues de la comparación de ambas marcas no hay duda que el consumidor medio se confunda al momento de la compra, ya que muchos de los clientes al adquirir MAXIM creen que adquieren un subproducto de MAXIKING, provocándose una confusión en el mercado.

Por otra parte, señala que existe una conexión competitiva dada la naturaleza de los productos tanto de la marca registrada como de la marca demandada ya que ambos pertenecen a la Clase 20, es decir, protegen los mismos productos, los cuales se comercializan en tiendas o almacenes especializados en venta de colchones y almohadas, lo que produce conexión competitiva y por consiguiente confusión; asimismo, los medios de publicidad de ambas marcas son los mismos, radio, televisión, ferias de productos para el hogar y otros, por lo tanto es evidente que existe conexión competitiva por los medios de publicidad y por ende existe confusión entre ambas marcas.

Seguidamente trascribió lo indicado por el Tribunal Andino dentro del Proceso No. 35-IP-2011, respecto a la argumentación anterior, es decir, respecto a los canales de comercialización, a similares medios de publicidad, relación o vinculación entre productos, uso conjunto o complementario de productos y mismo género de productos.

Indica que el SENAPI realizó incorrectamente el cotejo de las marcas, al disgregarla y no verla en conjunto, sin considerar que el cotejo se debe realizar viendo las similitudes no las diferencias. Al respecto, señala que para el correcto cotejo de marcas el Tribunal Andino en proceso 105-IP-2007 estableció las reglas siguientes: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, cita al tratadista Breuer Moreno, quien manifestó que la regla de la visión en conjunto a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado para el consumidor ni aconsejado por la doctrina; por otra parte estableció que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Añade que, siguiendo estas reglas de cotejo las marcas MAXIKING y MAXIM, inducen a confusión empresarial, en razón a que la gente piensa que ambas marcas son de un mismo titular o sub marcas, lo cual les provoca perjuicios y no está dentro de la sana competencia.

Concluye señalando que el registro de la marca MAXIM registrada ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) bajo el No. 138750 C, no debió concederse, por lo que corresponde la nulidad de la citada marca.

I.2. Petitorio.

Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, y se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/NUL/J-0205 NN/2013 de 20 de diciembre, y en consecuencia se revoque en su totalidad la Resolución DPI/NUL/REV No. 181/2013 de 22 de julio.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

La Directora General Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) Jhilda Gabriela Murillo Zárate, se apersonó al proceso y respondió a la demanda con memorial que cursa de fs. 50 a 54.

Realizando una previa descripción de los antecedentes administrativos, se remitió a los antecedentes registrales sobre las marcas objeto de la presente causa, los cuales cursan en los reportes de base de Datos y Libros de registro de marcas del SENAPI, que se detallan en las resoluciones y son:

Marca Registrada Demandada: “MAXIM” (Mixta) con registro No. 138750-C de 7 de agosto de 2012, y solicitud de registro SM-6726-2011 de 7 de diciembre de 2011, que distingue productos en la clase 20 internacional “Colchones a resorte”, a nombre de Pullman Industria y Comercio Ltda.

Marca Registrada Demandante: “MAXIKING (Mixta) con registro No. 139182-C de 28 de agosto de 2012, y solicitud de registro SM-213-2008 de 15 de enero de 2008, que distingue productos en la clase 20 internacional: “Accesorios para camas excepto ropa de cama, accesorios para camas no metálicos, camas de agua no para uso médico, almohadas, almohadas de aire, no para uso médico, cojines, cojines de aire, no para uso médico, colchones de aire, no para uso médico, colchones de resortes, colchones, colchones de espuma, colchonetas para corrales infantiles, colchonetas”, a nombre de Livio César Zozzoli.

Expresa que la causal de nulidad invocada por el demandante, se encuentra establecida en el art. 136 literal a) de la Decisión No. 486 de la CAN y que la discusión radica en la distintividad sobre la partícula MAXI, la cual posee un significado identificado en el idioma español que significa “muy grande” o “muy largo”, por lo que dicha expresión se constituye en un término descriptivo y de uso común, en consecuencia nadie puede pretender el uso exclusivo del mismo, al respecto cita la jurisprudencia andina sentada en el proceso 50-IP-2013.

Con respecto a lo alegado por el demandante que se requiere diferentes marcas, de distintos titulares para considerarla de uso común, hace notar que, dicho extremo se aplica únicamente al debilitamiento de ciertas partículas de las cuales se conforma una marca, sin embargo el presente caso, no requiere la verificación de varios registros, ya que el elemento MAXI por sí solo posee significado propio que describe una cualidad de tamaño, lo que hace imposible el monopolio por parte de una sola persona natural o jurídica, además quien se vale de elementos de uso común como en el presente caso, sabe que deberá coexistir con otras anteriores y no podrá oponerse a otras posteriores, debiendo aplicarse la excepción de visión de conjunto, por lo que considerando lo dispuesto por el Tribunal Andino en el Proceso 67-IP-2011, y realizando la visión en conjunto entre las marcas en conflicto, refiere lo siguiente:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Aplicando la excepción a la visión de conjunto, excluyendo el elemento MAXI.

Señala que realizando la visión en conjunto entre las marcas en conflicto, se tiene que la marca demandante MAXIKING trata de una marca mixta compuesta de un elemento denominativo, en este caso una palabra, y un elemento gráfico, es decir, diseño de letras y figura en medio, por lo que corresponde reconocer que es el elemento denominativo el predominante, en consecuencia debe procederse al cotejo correspondiente. Por otra parte, la marca denominada MAXIM es una marca mixta que se compone de un elemento denominativo, en este caso una palabra, y un elemento gráfico consistente en diseño particular de letras, por lo que al efectuar el cotejo se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, evidenciándose que la marca MAXIM posee como elemento predominante el denominativo, compuesto por la palabra “MAXIM”, asimismo pide se tenga presente que el elemento MAXI no es objeto de monopolio exclusivo por lo que corresponde su exclusión del cotejo conjunto, aplicando la excepción a la visión de conjunto excluyendo el elemento MAXI corresponderá el cotejo de los elementos restantes MAXIM del demandado y MAXIKING del demandante, por lo que no existe similitud ortográfica la cual emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a comprarse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes que pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable.

En cuanto a la similitud fonética, manifiesta que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar, que depende entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, debiendo tenerse en cuenta las particularidades en cada caso con el fin de determinar si existe posibilidad real de confusión; en el presente caso, aplicando la excepción de visión de conjunto y excluyendo el prefijo MAXI se tiene que la pronunciación entre MAXIM y MAXIKING presenta diferencias fonéticas en cuanto a su pronunciación.

Refiriéndose a la similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas, se tiene que ambos términos son de fantasía, por no contar con significado en idioma español, y que aplicada la excepción de visión de conjunto los signos comparados no poseen similitud ideológica.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Refiere que atendiendo a un cotejo sucesivo, y teniendo presente la exclusión del elemento MAXI, los signos en conflicto en sus características esenciales, no dejan un recuerdo similar en la mente del consumidor medio, especialmente por la diferencia ortográfica y fonética.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Menciona que la coincidencia en el elemento MAXI queda excluida del cotejo de los signos en conflicto, por su carácter descriptivo y de uso común, por lo que atendiendo al análisis entre los elementos restantes, conforme al detalle de diferencias descritas anteriormente, se ha evidenciado la suficiente distintividad entre ambos signos.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Indica que como las marcas en conflicto pertenecen a la clase internacional 20 del Clasificador de Niza, por consiguiente ambos son susceptibles de compartir similares canales de comercialización, medios de publicidad, existiendo conexión competitiva de productos, empero al existir suficiente distintividad ortográfica, fonética e ideológica entre ambas marcas no se cumplen los presupuestos esenciales para originar un riesgo de confusión, haciendo que las marcas en conflicto puedan coexistir pacíficamente, en consecuencia la marca demandada no se halla inmersa dentro de la causal de nulidad establecida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN.

II.1. Petitorio.

Concluyó solicitando se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/NUL/J-205NN/2013 de 20 de diciembre.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESLES.

A efectos de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

I. El 7 de julio de 2011, la sociedad Pullman Industria y Comercio Ltda., solicitó el registro del signo mixto MAXIM, para distinguir los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “Colchones a resorte”. El 7 de agosto de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, otorgó el registro bajo el No. 138750-C, sin que se haya formulado oposición alguna.

II. Por memorial de 2 de enero de 2013, Livio César Zozzoli, interpuso demanda de nulidad contra el registro de la marca MAXIM por ser titular de la marca MAXIKING, con registro No. 139182-C de 28 de agosto de 2012, para amparar los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: accesorios para camas excepto ropa de cama, accesorios para camas no metálicos, camas de agua no para uso médico, almohadas, almohadas de aire, no para uso médico, cojines, cojines de aire, no para uso médico, colchones de aire, no para uso médico, colchones de resortes, colchones, colchones de espuma, colchonetas para corrales infantiles, colchonetas”; señalando que el signo registrado incurre en la causal de nulidad del art. 136 lit. a) de la Decisión 486 (fs. 4 a 6, Anexo 1).

III. Mediante Resolución Administrativa No. 156/2013 de 26 de abril, se declaró probada la acción de nulidad relativa planteada (fs. 49 a 57, Anexo 1).

IV. Pullman Industria y Comercio Ltda., interpuso recurso de revocatoria, resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/NUL/REV No. 181/2013 de 22 de julio, que resolvió aceptar el recurso de revocatoria y revocó totalmente el acto administrativo impugnado, declarando improbada la acción de nulidad planteada (fs. 85 a 93, Anexo 1).

V. Livio César Zozzoli, planteó recurso jerárquico, que fue resuelto el 20 de diciembre de 2013 por la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI), con Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0205NN/2013, que determinó rechazar el recurso planteado; y en consecuencia confirmó la Resolución Nº DPI/NUL/REV No. 181/2013 (fs. 120 a 129); resolución que es impugnada por Livio César Zozzoli a través de la presente demanda contencioso administrativa.

VI. En el curso del proceso contencioso administrativo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución No. 328/2014, de 25 de noviembre, cursante a fs. 75 a 77, en la cual se dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los arts. 135 y 136 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina de Naciones.

VII. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, emitió la Interpretación que cursa de fs. 81 a 95.

VIII. Concluido el trámite de puro derecho se dictó autos para sentencia mediante providencia de fs. 97.

IX. Con memorial que cursa de fs. 104 a 106 vta. Pullman Industria y Comercio Ltda. se apersonó al proceso en su condición de tercero interesado, y contestó a la demanda señalando que, la marca MAXIKING dentro del léxico marcario se considera como marca débil, pues contiene una locución de uso común, la partícula MAXI, que evidentemente se ha banalizado y es de amplio uso y dominio. Agrega que el término MAXI, significa “muy grande” de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y es un vocablo de amplio uso en nuestro lenguaje. Verbigracia: máximo, maximizar, máxima, maxilar, etc.; por lo que la marca registrada MAXIM, no viola el art. 136 de la Decisión No. 486 de la CAN. Realizando una transcripción de la jurisprudencia de la Comunidad Andina, sobre partículas de uso común citó: Proceso 42-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio de 2007 y Proceso 5-IP-2014. Asimismo sobre la forma de realizar el cotejo marcario citó el Proceso 67-IP-2011.

Concluyó solicitando se desestime la acción de anulación de marca instada por Livio César Zozzoli.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar si es evidente que la autoridad jerárquica realizó indebidamente el cotejo de marcas al no considerar que los signos en conflicto no sólo generan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, sino que amparan los mismos productos dentro de la misma clase, desconociendo en consecuencia el derecho de prioridad respecto a la solicitud del registro de marca, habiéndose vulnerando el artículo 136 en su literal a) de la Decisión 486 y los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, señaló que la Corte Consultante solicitó la interpretación de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, consideró no interpretar el artículo 135, ya que como tal no es esencial para resolver el caso bajo estudio, por consiguiente determinó que para el caso es viable la interpretación del artículo 136 a su literal a) de la misma normativa.

En consecuencia, consideró como temas objeto de la interpretación prejudicial los siguientes:

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

B. Comparación entre signos mixtos.

C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común o descriptivas.

D. Coexistencia de hecho en el campo de las marcas.

Seguidamente, realizó el análisis de las cuestiones a interpretarse y concluyó emitiendo el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos MAXIM y MAXIKING, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la partícula MAXI es de uso común y/o descriptiva en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad a lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común y/o descriptiva.

TERCERO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

Concluyó señalando que de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

VI. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que establecidos los antecedentes precedentes, en estricta congruencia entre las pretensiones deducidas, la resolución jerárquica impugnada y la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal Supremo de Justicia considera lo siguiente: