SE/0622/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 622/2017.

FECHA: Sucre, 22 de agosto de 2017.

EXPEDIENTE: 304/2008.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Colgate Palmolive Company contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Antonio Guido Campero Segovia.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 41 a 43 vta., la contestación de fojas 169 a 171, los antecedentes del proceso.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

La demandante señaló que Colgate Palmolive Company, como propietaria de la marca SUAVITEL Clase 3 Internacional planteó oposición en contra de la solicitud de marca SUAVITY Clase 3 Internacional presentada por la Empresa Industria e Comercio Santa Thereza Ltda bajo el número SM-4331-05 publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el número 117800.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Señaló que la resolución impugnada efectuó un análisis erróneo de la oposición planteada que además carece de claridad porque en el primer escrito de oposición la Compañía señaló que la base e interés legal era precautelar los derechos que ostenta con la marca SUAVITEL, Clase 3 Internacional, concedida bajo el Número 107291-C desde el 7 de febrero de 2007, al efecto invocaron el art. 134 de la Decisión 486 y en cuanto a los requisitos básicos que debe contener una marca, apuntaron que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Tales características y requisitos que debe contener todo registro de marca no se cumplen, lo cual llanamente no fue considerado por la autoridad demandada porque de una elemental comparación entre SUAVITY de Industria y Comercio Santa Thereza Ltda. y la de SUAVITEL en la Clase 3 de la compañía, se evidencia que la marca demandada no cumple en absoluto con la Distintividad del Signo y se evidencia la existencia de una similitud que provocaría confusión en el público consumidor.

Añadió que se comprueba fácilmente que el signo solicitado presenta gran semejanza con la marca de la compañía, generando así con ella, una identidad visual, gráfica e ideológica que en caso de concederse su registro, el consumidor caería en error y sería engañado cuando aprecie las marcas en su conjunto pues, tendría la creencia de que se trata del mismo titular ocasionando el perjuicio no solo al consumidor sino a la Colgate Palmolive Company que ya tiene bien prestigiada su marca en Bolivia y otros países del Pacto Andino, tales posibilidades de confusión son evidentes, teniendo en cuenta que las dos van destinadas a proteger productos de la Clase 3 Internacional. En el proceso administrativo, desde el primer escrito de oposición hasta el recurso jerárquico, se demostró que evidentemente entre ambos vocablos tan solo tienen diferencia las terminaciones SUAVITY (TY) y SUAVITEL (EL) aspecto que las autoridades administrativas del SENAPI reconocieron en la Resolución 051/2007 que la Empresa Industrial e Comercio Santa Thereza Ltda. tan solo tuvo que reemplazar dos letras y adjudicarse del reconocimiento que adquirió la marca SUAVITEL con el público consumidor.

Asimismo en ninguna de las resoluciones se consideraron criterios doctrinales en cuanto a lo que debe entenderse por Confusión por lo que consideró necesario hacer hincapié en el parecido fonético y auditivo de las marcas y citó los casos que fueron declarados confundibles.

Agregó que en el cotejo de marcas en el plano gráfico, Martínez Medrano sostiene que debe tomarse en cuenta que la primera parte de la marca es la porción que el consumidor más retiene por lo que sí existe identidad de raíz existe posibilidad de que haya confusión.

Cada una de las resoluciones sostienen que la marca SUAVITY cuenta con la distintividad requerida para ser considerada como marca, pese a ser evocativa de muchos productos por lo que recalcó que no cuenta con la requerida distintividad aunque la autoridad demandada haga la diferenciación intrínseca y extrínseca ya que se ha demostrado que no cuenta con elementos diferenciadores que la distingan de la marca SUAVITEL.

Invocando el art. 3 de la Ley Reglamentaria de Marcas 1918 señaló que la resolución demandada contraviene importantes disposiciones de Derecho de Marcas por lo que plantea la presente demanda.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando se revoque la Resolución J-004/08 de 24 de enero y se declare probada la demanda de oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca SUAVITY, Clase 3 a nombre de Industria y Comercio Santa Thereza Ltda.

II. De la contestación a la demanda.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), contestó negativamente a la demanda con memorial presentado el 4 de noviembre de 2008, señalando que la demandante planteó su oposición a que se registre la marca SUAVITY porque no se encuadra en la causal establecida en el art. 134 de la Decisión 486 de la CAN y que conforme a la causal invocada, en la resolución jerárquica se realizaron las consideraciones tanto técnicas como legales para determinar si la solicitud efectuada por Industria e Comercio Santa Thereza Ltda. en cuanto a que se registre la marca SUAVITY y la oposición efectuada por Colgate Palmolive Compañy, ambas empresas representadas por la misma persona.

Señaló que se determinó que la solicitud de registro de la marca SUAVITY cumple lo establecido en el art. 134 de la Decisión 486 de la CAN para su registro y que no procede la oposición.

Agregó que la representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de la marca y que a ese efecto, se analizó la marca solicitada SUAVITY en la Clase Internacional 3, para cremas hidratantes para cuerpo y rostro, cremas humectantes, desodorantes personales, crema y rollo, etc., mientras que la marca registrada SUAVITEL en la Clase Internacional 3 para Suavizador de Telas. Como se puede apreciar, conforme a las reglas y normas que existen se determinó que la marca solicitada cumple lo señalado en el art. 134 de la Decisión 486 de la CAN, norma que estaría incompleta si no fuera analizada con respecto al art. 136-a) de la misma Decisión 486, que establece que un signo no puede ser registrado como marca cuando distingue los mismos productos o servicios en el mercado, determinándose que la solicitud efectuada es para el rubro cosméticos y la registrada SUAVITEL es para suavizantes de tela.

II.1. Petitorio. La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

I. A efecto de resolver, corresponde señalar de acuerdo a la documental que cursa en el cuaderno del proceso, la Compañía Colgate Palmolive, como propietaria del registro de la marca SUAVITEL formuló oposición al registro de la marca SUAVITY solicitada por Industria e Comercio Santa Thereza Ltda. (fs. 36 a 37).

II. A efecto de resolver la oposición planteada se emitió la Resolución Administrativa 203/07 de 11 de mayo de 2007, rechazándola al haberse considerado que la marca solicitada SUAVITY es un signo destinado a distinguir productos de higiene y belleza en el mercado mientras que la marca registrada SUAVITEL protege a un producto para suavizar telas (fs. 26 a 35).

III. Planteado el recurso de revocatoria de fs. 33 a 34 vta.) fue rechazado por el SENAPI con Resolución Administrativa REV-Nº 051/07 de 3 de agosto de 2007 (fs. 11 a 19).

IV. Finalmente se emitió la Resolución Administrativa Nº J-004/2008 de 24 de enero con la que se rechazó el recurso jerárquico planteado por la representante legal de Colgate Palmolive Company (fs. 1 a 7) dando origen al presente proceso contencioso administrativo, que fue tramitado como ordinario de puro derecho.

V. Sorteado el expediente el 10 de noviembre de 2014, se dictó la Resolución 42/2015 de 3 de febrero, suspendiendo el plazo para dictar sentencia y ordenando la remisión del proceso en consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial de los arts. 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (fs. 234-235).

VI. El 16 de marzo de 2017 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió la interpretación prejudicial solicitada que fue recibida por la Sala Plena el 16 de mayo de 2017, reiniciándose el plazo para dictar sentencia. Se hace constar que el criterio prejudicial del Tribunal Andino será considerado y aplicado en el siguiente acápite.

IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.