0580/2022-S2

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0580/2022-S2 Sucre, 22 de junio de 2022

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 35620-2020-72-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 94/2020 de 13 de octubre, cursante de fs. 192 a 206 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Alberto Urquidi Álvarez en representación de "HIJOS DE RIVERA" Sociedad Anónima (S.A.) contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de julio y 27 de agosto de 2020, cursantes a fs. 1, 111 a 119 vta.; y, 124 y vta., la parte accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso contencioso administrativo que siguió contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la Sentencia 076/2019 de 21 de agosto, declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa (RA) DGE/OPO/J- 161/2014 de 5 de mayo, pronunciada por esa institución, dentro de la demanda administrativa de oposición "andina" de la marca "ESTRELLA DAMM" S.A. -ahora tercera interesada- contra su similar "ESTRELLA GALICIA", en la clase Internacional 32 (cervezas con y sin alcohol).

Dicha Sentencia, no consideró que la referida Resolución Administrativa infringió el art. 136.a -No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación- de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN); porque no efectuó el análisis intrínseco (capacidad distintiva del signo) ni el extrínseco (riesgo de confusión o asociación en relación con registros o solicitudes previas), al omitir pronunciarse sobre el elemento diseño (gráficos, formas, colores) del que estaría compuesto su signo, "ESTRELLA GALICIA"; no obstante que, estaba obligada a realizar el análisis comparativo entre la denominación y boceto de dicha marca y la denominación "ESTRELLA DAMM", pues solicitó el registro de un signo mixto (denominación y diseño), más aún si la firma opositora aportó únicamente el nombre del producto en caracteres universales, sin reivindicar ningún diseño, figura, color, forma y estilo de letra.

Tampoco consideró que, mediante memorial de 5 de abril de 2019, pidió que se tengan en cuenta los criterios técnicos de la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017 de 8 de noviembre de 2018, del Tribunal de Justicia de la CAN. Así, la aludida Sentencia 076/2019, reconoció que la merituada Interpretación Prejudicial sería aplicada en la emisión de ese fallo; tal fallo expresó que, el análisis debía comprender "TODOS" los aspectos que fueran necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto, verificando la existencia o no de confusión respecto del símbolo solicitado de acuerdo al punto "1" -Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos- de la mencionada Interpretación Prejudicial, advirtiendo que en el caso, uno de los signos en conflicto sería compuesto; por lo que, debería analizarse el grado de relevancia de las palabras que los componen, sobre todo su incidencia en la distintividad del "CONJUNTO DE LA MARCA". Sin embargo, la indicada Sentencia se limitó a reproducir algunos párrafos de la citada Interpretación Prejudicial, y contrariamente "no la" cumplió íntegramente, pronunciándose solamente sobre la oposición andina que interpuso la marca "ESTRELLA DAMM".

Asimismo, dicha Sentencia no aplicó "todas" las reglas, técnicas y criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial referida precedentemente, ni "todos" los aspectos amparados en ella; restringiéndose en la comparación, a la sola consideración del denominativo, cuando expresó que ambas "producen" en común la palabra "ESTRELLA", teniendo terminaciones diferentes: "DAMM" -que sería marca denominativa registrada en Colombia- y "GALICIA" -que sería mixta-, llevando a una confusión indirecta; toda vez que, se podría pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial con simples variaciones, existiendo el riesgo de asociación, aunque la marca mixta incluye una grafía, dibujo o diseño, que no la haría particular, menos la diferenciaría. Omitiendo la Sentencia cuestionada, referirse a la comparación de marcas denominativas y mixtas; pese a que, la citada Interpretación Prejudicial, estableció que en esa comparación debería identificar el elemento que prevalece, el denominativo o el gráfico, y cuando predomina el gráfico, no habría confusión; por lo que, la aludida Sentencia únicamente hizo hincapié en el aspecto denominativo contenido en los puntos "2.1" y "2.6" de la indicada Interpretación Judicial, que lidiaría contra la verdad material, cuando debió tomar en cuenta los parámetros, criterios y reglas establecidas en los puntos: "2.1", como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado "ESTRELLA GALICIA" (mixto) y la marca "ESTRELLA DAMM" (denominativa), era necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que estarían conformados por elementos denominativos, representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto; "2.2", -los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizarían expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integrarían un conjunto o un todo pronunciable, que podría o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado-; "2.3", -los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producirían en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado-; "2.4", -si bien el elemento denominativo sería el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactarían más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño u otras características, podría causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso-; y, "2.5", -En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión-; puntos todos, de la merituada Interpretación Prejudicial, la cual manifestó que, se debería identificar el elemento que prevalece y tendría mayor influencia en la mente del consumidor, el denominativo o el gráfico; no obstante, de haberse reproducido gráficamente el signo mixto "ESTRELLA GALICIA", y al lado, el signo denominativo "ESTRELLA DAMM".

Su demanda contenciosa administrativa se fundó en el art. 150 de la citada Decisión 486, el cual señala que, con o sin oposición la oficina nacional competente, procedería a realizar el examen de registrabilidad, que consistiría en un análisis intrínseco y extrínseco; situación que fue corroborada en la merituada Interpretación Prejudicial; por el contrario, la Sentencia 076/2019 no tomó en cuenta las particularidades y complejidad del caso concreto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, de los principios de verdad material, de interdicción de la arbitrariedad y de razonabilidad; citando al efecto los arts. 108.1, 115.II, 117.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Sentencia 076/2019, debiendo los Magistrados demandados dictar una nueva, aplicando lo consignado en la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017, vinculante al caso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de octubre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 176 a 191 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de sus abogados, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándolo indicó que:

a)La Sentencia 076/2019, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no adoptó la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017, con referencia al deber de comparación entre signos mixtos y denominativos, a través de los aspectos puntualizados al respecto desde el punto 2.1 al 2.7 de dicha Interpretación;
b)Incluso en el SENAPI, desde la primera resolución, los recursos de revocatoria y jerárquico, observó la falta de consideración de la preponderancia del elemento gráfico o imagen; al igual que en el proceso; y,
c)El signo mixto sería diferente del denominativo.

I.2.2. Informe de los demandados

Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 21 de septiembre de 2020, cursante de fs. 136 a 141 vta., indicó que:

1)La acción de amparo constitucional, se limitó a señalar que no se aplicó la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017; sin embargo, la misma fue utilizada en la emisión de la Sentencia 076/2019; y,
2)Dicha Sentencia concluyó que, los signos en conflicto: evidenciaban similitud ortográfica en las vocales y consonantes "...E-S-T-R-E-L-L-A..." (sic); variando las vocales y consonantes "...G-A-L-I-C-I-A y D-A-M-M..." (sic), que en conjunto se pronunciarían como la palabra que hace referencia a una "ESTRELLA"; tendrían similares "publicidades" para su mercadeo; y ambas poseerían la combinación de la primera palabra, aunque la marca mixta incluya una grafía, dibujo o diseño que no la haría particular ni la diferenciaría; por lo que, pidió se deniegue la tutela.

Ricardo Torres Echalar, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 126.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

"SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" a través de su representante, presentó escrito el 22 de septiembre de 2020, cursante de fs. 142 a 143 vta., señalando que:

i)La Sentencia 076/2019, explicó de manera amplia la existencia de los riesgos de confusión y de asociación entre las marcas en litigio; ya que, únicamente diferirían respecto a la segunda palabra "GALICIA" y "DAMM", inviabilizando su coexistencia en el mercado;
ii)Las autoridades demandadas aplicaron los postulados del "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comisión de la CAN, a través de la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017; la cual, fue acogida en la Sentencia referida; y,
iii)La acción de amparo constitucional adolecería de carga argumentativa respecto a los motivos por los cuales la indicada Sentencia hubiese transgredido derechos constitucionales; consiguientemente, no existiría relevancia constitucional; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

Oscar Menacho Farah, Director General Ejecutivo del SENAPI, a través de su representante, presentó escrito el 22 de septiembre de 2020, cursante de fs. 157 a 160, refiriendo que:

a)La acción de amparo constitucional se limitó a exponer una serie de reclamos, sin identificar de manera precisa la relación de causalidad entre el acto supuestamente lesivo y el derecho vulnerado; careciendo por ello, de fundamento jurídico, trascendencia y relevancia constitucional; y,
b)La Sentencia 076/2019, evidenció que el signo "ESTRELLA GALICIA" conlleva un diseño; empero, el mismo no sería relevante respecto al signo denominativo; asimismo, abordó de manera positiva las reglas establecidas en el "punto 1" de la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017; igualmente, glosó la ponderación de los signos mixtos y denominativos, la similitud ortográfica, la pertenencia dentro de la misma clase del nomenclátor, la percepción del mismo origen empresarial, el lugar del comprador presunto y la percepción del consumidor medio respecto a los productos; no siendo evidentes la falta de congruencia y fundamentación aseveradas; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

En audiencia de la acción de defensa, agregó que existirían circunstancias excepcionales, en las que el elemento figurativo tendrá prevalencia respecto al elemento denominativo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 94/2020 de 13 de octubre, cursante de fs. 192 a 206 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia 076/2019, disponiendo que los Magistrados demandados emitan una nueva conforme a los argumentos expuestos en ese fallo; con base en los siguientes fundamentos:

1)La Interpretación Prejudicial 424-IP-2017 en sus puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, estableció las reglas para el cotejo de los signos en conflicto, uno mixto "ESTRELLA GALICIA" y el otro solo denominativo "ESTRELLA DAMM"; empero, no obstante tener dicha Interpretación Prejudicial carácter vinculante para los Magistrados demandados, la Sentencia 076/2019 no observó tales parámetros de interpretación; toda vez que, no hizo referencia a los citados puntos "2.4" y "2.5" de la merituada Interpretación Prejudicial;
2)La mencionada Sentencia, si bien señaló el punto "1" de la indicada Interpretación Prejudicial; únicamente realizó esa diferenciación respecto al denominativo de las marcas en conflicto; consiguientemente, no mencionó los fundamentos y razones de derecho o motivos que hayan justificado su decisión, al no referirse a la grafía, dibujo o diseño de la marca "ESTRELLA GALICIA" ni su relevancia, menos la particularizó y diferenció, tampoco efectuó el análisis integral y global de todos "estos" elementos distintivos;
3)El SENAPI sostuvo que en algunas circunstancias, el elemento denominativo no sería preponderante, sino solamente en ciertas situaciones; y,
4)La aludida Sentencia se limitó a indicar que "...el diseño de la marca ESTRELLA GALICIA no la hace particular menos la diferencia..." (sic); por lo que, la misma no se encontraría suficientemente argumentada y congruente.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 13 de julio de 2021, cursante a fs. 218, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la pertinente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudo el cómputo del vencimiento, a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 13 de junio de 2022 (fs. 389 a 391); por lo que, esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso administrativo de oposición, planteada por la empresa "SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM" -ahora tercera interesada- contra la solicitud presentada por la firma "HIJOS DE RIVERA" S.A. -hoy accionante- de registro de marca del producto "ESTRELLA GALICIA" (denominación y diseño), que pretendería proteger productos de la clase Internacional 32, cervezas (con y sin alcohol); Jorge Andrés Daza Guzmán, Director de Propiedad Industrial del SENAPI, dictó la RA 423/2013 de 26 de agosto, que declaró probada la referida oposición, denegando el registro de la citada marca. Complementada por Auto de 18 de septiembre de igual año (fs. 11 a 20 y 21 a 22).

II.2. Mediante RA DPI/OP/REV- 324/2013 de 11 de noviembre, dicha autoridad estatal, rechazó el recurso de revocatoria de 14 de octubre del señalado año, planteado por la parte peticionante de tutela contra la RA 423/2013, confirmando la misma. Complementada por Auto de 2 de diciembre del citado año (fs. 23 a 30).

II.3. Contra dicho fallo, la parte accionante interpuso recurso jerárquico de 24 de diciembre de 2013; el cual, fue rechazado por Hilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del SENAPI, a través de la RA DGE/OPO/J- 161/2014 de 5 de mayo, que confirmó la RA DPI/OP/REV- 324/2013 (fs. 31 a 41).

II.4. Dentro de la demanda contenciosa administrativa presentada el 16 de enero de 2015, por la parte impetrante de tutela contra SENAPI, solicitó se anule la RA DGE/OPO/J- 161/2014; a tal efecto requirió se consulte al Tribunal de Justicia de la CAN, con relación a la interpretación prejudicial correspondiente a lo establecido en el art. 136.a de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comisión de la CAN (fs. 43 a 47 vta.).

II.5. Por Interpretación Prejudicial 424-IP-2017 de 8 de noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la CAN, con relación a la referida interpretación solicitada, dispuso que en el examen de identidad de los signos en conflicto, se tendrían que tomar en cuenta:

i)La longitud de las palabras que los configuran, semejanza de las letras, secuencia de vocales, número de sílabas, raíces comunes o terminaciones comunes; la similitud fonética de los sonidos de los mismos, identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces y terminaciones, y las particularidades de cada caso; la analogía conceptual, ideológica y/o de valor de los mismos; y, la igualdad gráfica, figurativa y de los trazos del dibujo o del concepto que evocan los mismos;

ii)La comparación de los mismos, sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, con una visión del cúmulo, de su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica; empleando el método del cotejo sucesivo, analizando un signo y después el otro; y, considerando que la percepción del consumidor medio es variable en relación con la categoría de los productos, y los criterios de percepción de los consumidores, selectivo y especializado;

iii)Todos "los aspectos" de los productos de los signos;

iv)Las palabras, dotadas de un significado o concepto, de los mismos;

v)Los vocablos de los signos, conjuntamente estructurados, cuyas expresiones acústicas o fonéticas, integran un conjunto o un todo pronunciable, que tiene significado o concepto; y, sugestivamente tiene una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo;

vi)Las combinaciones de los términos y el elemento gráfico de los mismos, en su conjunto;

vii)La preponderancia del elemento gráfico, su tamaño, color, diseño u otras características, que causen mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades del signo;

viii)Cada símbolo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, tomando en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, y su percepción en el mercado;

ix)Los lexemas y morfemas de las palabras de los mismos; y,

x)La relevancia de las expresiones que los componen, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca; considerando: la ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto; la extensión de las palabras; la fuerza de la sonoridad de las palabras; la evocación y fuerza de proximidad de las mismas con los productos que ampara el signo, el mayor grado de debilidad de las palabras y su relevancia en el conjunto; la exclusión del cotejo de marcas, de las palabras genéricas, descriptivas o de uso común; y, la relevancia del conocimiento notorio de la marca, tomando en cuenta las palabras estables de la marca derivada y de la familia de marcas, y cualquier otra situación que otorgue a las palabras mayor distintividad en el conjunto (fs. 71 a 77).

II.6. A través de la Sentencia 076/2019 de 21 de agosto, Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, declararon improbada la referida demanda; manteniendo firme y subsistente la RA DGE/OPO/J- 161/2014; considerando al efecto, la Interpretación Prejudicial 424-IP-2017. Sentencia notificada a la parte solicitante de tutela, el 11 de octubre de 2019 (fs. 97 a 104 y 106).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

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