AS/0174/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 174

Sucre, 08 de junio de 2016

Expediente : 317/2015-CA

Demandante : NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(Nissan Motor Co., Ltd.)

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa No. DGE/DEN/J-160/2015

Magistrado Tramitador: Dr. Jorge I. von Borries Méndez

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial del art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del trámite de Solicitud de Registro de Marca, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria - Nº 4/2015, de 5 de enero, por la que resolvió DENEGAR de oficio la solicitud presentada por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltd.), por considerar que se hallaba inmersa en las causales de irregistrabilidad relativa establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN en relación al registro de marca No. 74062-C INFINITE (Denominativa) de propiedad de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltd.), el Servicio Nacional de Propiedad a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa REV-SD-No 28/2015, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-Nº 4/2015, de 5 de enero.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por la Abog. Yolanda Valencia T., en representación de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltd.), la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando de forma total la Resolución Administrativa REV-SD-No 28/2015, de 26 de febrero, bajo el fundamento que la marca registrada INFINITE y el solicitado INIFINITI: “…entre los dos signos existe un parecido ortográfico y fonético que hace que existan circunstancias que puedan inducir al público a error entre la marca anteriormente registrada y el signo objeto del registro, al respecto se debe tener presente lo establecido por el Tribunal Andino en el Proceso 156-IP-2005, en el cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Por otra parte, dentro del proceso, la recurrente adjunta al presente una carta de consentimiento suscrita entre NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION; sin embargo, no fue presentada con las legalizaciones respectivas por lo que la misma no puede ser valorada. ”.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 3 de noviembre de 2015, la firma NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, comercializado también como Nissan Motor Co., Ltd. representada legalmente por el abogado apoderado Edgar Ricardo Ruck Arzabe, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio, bajo los siguientes argumentos:

Que, el 2 de julio de 2012, sus mandantes solicitaron el Registro de marca para el signo distintivo denominado “INFINITI” (Denominación y Diseño): “SERVICIOS FINANCIEROS INCLUYENDO SERVICIOS DE FINANZAS RELACIONADOS CON AUTOMOVILES, PRESTAMOS, ARRIENDOS, PARA CONTRATAR COMPRAS A COMISIÓN, PRESTAMOS DE HIPOTECA DE CASAS, PRESTAMOS DE CAPITAL OPERATIVO, ARRIENDO DE EQUIPO, COMPRA Y VENTA DE FIANZAS DE BIENES RESPALDADOS (ABS) E INGRESOS DE CONTABILIDAD; VENTAS Y AVALAR SEGUROS; TODOS LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS EXCLUYEN SERVICIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO; SERVICIOS DE TARJETAS DE DEBITO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON PAGOS, solicitud que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia bajo el No. 156051.

Que, el SENAPI no consideró que en Colombia la marca INFINITI clase 36 Registro No. 450107 a nombre de sus mandantes, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE Clase 36 Registro No. 209878 a nombre de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION. Lo propio sucede en Ecuador donde sus mandantes tienen registrada la marca INFINITI Clase 36 Registro No. 3819-12 y la firma VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, tiene registrada la marca INFINITE Registro No. 744. Con lo que quedaría demostrada la pacífica coexistencia entre ambas marcas en el comercio financiero. Existe un acuerdo firmado exclusivo para el territorio de nuestro país donde ambas firmas se comprometen en crear acciones para evitar confusión al público consumidor y manifiestan expresamente la pacífica convivencia entre ambas marcas.

Que, solicita se realice la investigación sobre la finalidad de las marcas y sus productos en conflicto considerando los productos de la marca solicitante y de la marca registrada, haciendo referencia a los criterios establecidos por la doctrina con relación a la conexión competitiva respecto a la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, canales de comercialización y similares medios de publicidad, concluyendo que no existe riesgo de confusión directa.

Que, acusa al SENAPI de omisión en el análisis al no referirse a la coexistencia de marcas, que de acuerdo a las prerrogativas que le faculta la Ley No. 2341, de Procedimiento Administrativo, debió realizar la investigación de la verdad material para determinar lo justo en sus determinaciones, lo cual no sucedió y en ningún momento se pronunció sobre el acuerdo de coexistencia de marcas y los registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina, para tener un mejor criterio sobre el caso en concreto y no así de forma mecánica y de memoria referirse a la doctrina y jurisprudencia andina y no aplicarla al caso concreto.

Que, solicita se remita consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, impetrando interpretación prejudicial de: a) El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y b) La valoración sobre la finalidad de los productos comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Consulta que es de carácter obligatorio, conforme señalan los artículos 121 y 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones.

II.1.2. Petitorio

Finalmente solicita declarar probada la demanda, disponiendo revocar la Resolución Administrativa No. DGE/DENM/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, dictada por la Directora General del SENAPI y consecuentemente las Resoluciones que le preceden dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI.

II.2. Contenido de la respuesta del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Que admitida la demanda mediante proveído de 3 de diciembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Que, cita los artículos 150, 134 y 136 inc. a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, en sentido que así no hubiera oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad, argumentos que le permiten fundamentar la respuesta, citando asimismo la interpretación prejudicial del artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 156-IP-2005, con cuyos antecedentes se refiere a la coexistencia de las marcas en Colombia y Ecuador, indicando que este argumento no es suficiente para determinar el registro de una marca, porque las decisiones del SENAPI se sustenta en principio de Autonomía de Fallos, porque las decisiones emitidas son autónomas tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidos por la propia oficina.

Que, en cuanto a la Carta de Consentimiento que hace referencia la demanda, si bien el 6 de abril de 2015 adjuntó una carta de consentimiento suscrita entre NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION en la cual la segunda da su consentimiento al registro del signo NISSAN INFINITI, aclara que la referida documentación no se encuentra con las legalizaciones y traducciones respectivas, conforme dispone el artículo 1294 del Código Civil cuando se refiere a Documentos Celebrados en el extranjero.