AS/0412/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 412

Sucre, 5 de diciembre de 2016

Expediente : 73/2016-CA

Demandante : Walter Alconz Marca

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercer Interesado : COMERCIAL FIRST JENS LTDA.

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 220/2015 de 02 de octubre

Magistrado Tramitador: Dr. Jorge Isaac Von Borries Méndez

El presente Auto Supremo es pronunciado en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resoluciones Administrativas

En el proceso administrativo de oposición contra la solicitud de registro de marca “PEROE” (Mixta) Clase Internacional 25 correspondiente a Walter Alconz Marca; el 14 de mayo de 2015, el Director de Propiedad Intelectual emitió la Resolución Administrativa N° DPI/OPO/REV-N° 80/2015 de 14 de mayo, resolviendo rechazar el Recurso de Revocatoria presentado por Joaquín Fernando Escobar Cabezas contra la Resolución Administrativa N° 22/2015 de 27 de enero de 2015.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Jerárquico

El 08 de junio de 2015, Joaquín Fernando Escobar Cabezas en representación de Walter Alconz Marca, interpuso Recurso Jerárquico, contra la Resolución Administrativa N° DPI/OPO/REV-N° 80/2015; a cuya consecuencia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de la Dirección General Ejecutiva, pronunció la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-220/2015 de 02 de octubre, por la que resuelve rechazar el recurso jerárquico interpuesto, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 80/2015 de 14 de mayo.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 29 de marzo de 2016, Edgar Ricardo Rück Arzabe, en su calidad de abogado-apoderado de Walter Alconz Marca, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 220/2015 de 02 de octubre, bajo los siguientes argumentos:

Que la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 220/2015 de 02 de octubre, puso fin a la vía administrativa con relación al proceso administrativo de oposición y denegatoria de oficio contra la solicitud de marca “PEROE” (denominación y diseño), clase 25 con expediente N° 167450. Resolución Administrativa dictada por la Dirección Ejecutiva del SENAPI que resuelve: “Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por Joaquín Fernando Escobar Cabezas, en representación de Walter Alconz Marca, en consecuencia confirma la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 080/2015 de 14 de mayo de 2015, cursante a fs. 127-132 de obrados”.

Con ese antecedente, el demandante advierte que agotó todas las instancias administrativas en función de la Ley N° 2341. Señalando a continuación, que las resoluciones mencionadas líneas arriba, son lesivas a sus derechos, porque como resultado de una mala valoración de pruebas y falta de criterio amplio e incompatible con las normas aplicables, han resuelto denegar de oficio la solicitud de la marca “PEROE” (denominación y diseño), clase 25 con expediente N° 167450.

En ese sentido indica, que conforme dispone el art. 781 del Código de Procedimiento Civil, al ser el proceso contencioso administrativo un proceso judicial de puro derecho, corresponde establecer si la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 220/2015 de 02 de octubre es o no lesiva a sus derechos y si es o no compatible con el ordenamiento jurídico vigente. Es así que sostiene, que la citada Resolución Administrativa es contraria a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y al ordenamiento jurídico nacional Ley N° 2341 de Procedimiento administrativo, desarrollando al respecto los siguientes razonamientos:

Primero.- Las Resoluciones, DPI/OP/REV-N°080/2015 de 14 de mayo, que rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Administrativa N° 022/2015 de 27 de enero, que declara improbada la demanda de oposición planteada por la firma COMERCIAL FIRST JEANS LTDA., y que deniega de oficio la solicitud de registro de marca, solicitada por Walter Alconz Marca; no fueron correctamente revisadas ni analizadas en la etapa jerárquica tal como manda el art. 68 de la Ley N° 2341.

La Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 220/2015, omite pronunciarse sobre el derecho preferente que detenta el demandante sobre la marca “PEROE” Clase 25, producto del proceso de Cancelación favorable al demandante en virtud de la Resolución Administrativa N° 1015/2013 de 08 de noviembre, que declara cancelada por falta de uso a la marca registrada “PEROE” Clase 25 con registro N° 99431-C, a nombre de Cesar Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy Uauy, y que por aplicación del art. 168 de la Decisión 486 de la CAN el demandante adquiere un derecho preferente sobre dicha marca.

La resolución Administrativa N° 022/2015 (primera Resolución), desconoce ese derecho de prelación adquirido por el demandante, por no haber cumplido con los requisitos exigidos y que el art. 168 de la decisión 486 de la CAN no habla o exige el cumplimiento de algún requisito para contar con ese derecho preferente por la cancelación de la marca registrada, sin embargo la autoridad administrativa del SENAPI se apegó a una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Naciones (Proceso 132-IP-2009) que señala “…el signo, objeto del derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló…, …debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque obviamente puede comprender menos.”. Considerando en ese sentido que el SENAPI no actuó con parcialidad en sus determinaciones y consecuentemente no cumplió con los principios que rigen en la administración pública establecidos por el art. 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, en sus incisos, c) principio de sometimiento pleno a la Ley; y e) principio de buena fe; ya que el SENAPI, no dio cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 143 y 144 de la Decisión de la CAN cuando se solicitó la marca “PEROE” (denominación y diseño), clase 25 con expediente N° 167450.

Segundo.- El SENAPI en la Resolución Administrativa N° 022/2015 de 27 de enero de 2015 declara, Denegar de Oficio la solicitud de registro de marca “PEROE” (denominación y diseño), dentro de la Clase 25 de la clasificación internacional, solicitada por el Sr. Walter Alconz Marca, por encontrarse supuestamente infringiendo el art. 136 inc. d) de la Decisión 486 de la CAN. Al respecto conforme se mencionó en el recurso jerárquico, el Tribunal Andino emitió la Interpretación Prejudicial en el Proceso 5-IP-2013, el mismo que es transcrito en su parte pertinente en la demanda.

A continuación el demandante, desarrolla los hechos suscitados en la presente causa, afirmando luego que el SENAPI al emitir las resoluciones administrativas de primera y segunda instancia y la etapa jerárquica, ahora impugnada, ha incurrido en las siguientes faltas procesales, que generaron indefensión a los derechos adquiridos por el demandante: a) Las Resoluciones Administrativas del SENAPI (primera instancia, revocatoria y jerárquica) incurren en lo establecido en el art. 16 inc. h) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, sobre el derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que se formulan; asimismo, incurren en los arts. 4 y 62 inc. o) del Decreto Supremo N° 27113 de Reglamento a la Ley N° 2341 concordantes con lo establecido en el art. 24 de la Constitución Política del Estado; b) la Resolución Administrativa N° 022/2015 de 27 de enero de 2015, ratificada por las Resoluciones DPI/OP/REV-N° 080/2015 de 14 de mayo de 2015 y DGE/OPO/J-220/2015, para denegar de oficio la solicitud de marca “PEROE” (denominación y diseño), clase 25 con expediente N° 167450, aplican el principio de la verdad material y se remiten a una búsqueda de las marcas registradas en el portal web de las oficinas de Propiedad Industrial de la República de Chile denominada INAPI, para demostrar el vínculo del demandante con la firma COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA; link en el que no se evidencia el vínculo que argumenta SENAPI y tampoco la existencia de transferencia de la marca PEROE Clase 25 de los señores Cesar Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy Uauy a la firma COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA. Esa producción de prueba ofrecida por el SENAPI para sustentar la denegatoria de oficio, carece de sustento y legalidad ya que incurren en la Sentencia Constitucional N° 1913/2004-R de 14 de diciembre y el Auto Supremo 14/2013 de 04 de febrero, que claramente señalan: “los documentos otorgados en el exterior deben ser autenticados por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia acreditados en ese país”. En ese sentido, al no existir ese requisito formal indispensable, la prueba aportada por el SENAPI carece de veracidad e insuficiencia, por lo que el demandante sufre de indefensión a sus derechos adquiridos por parte de las autoridades del SENAPI al emitir las resoluciones ahora impugnadas.

II.1.2. Petitorio

El demandante solicita declarar probada la demanda, disponiendo la revocatoria de la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-220/2015 de 02 de octubre, dictada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI y consecuentemente las Resoluciones que le preceden dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial de SENAPI. Se ordene, al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual conceda la solicitud de la marca “PEROE” /denominación y diseño), Clase 25 con expediente N° 167450 a nombre del demandante.

II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Una vez admitida la demanda mediante providencia de 18 de abril de 2016, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada.

En ese sentido, estableciendo los argumentos de la demanda contenciosa administrativa manifiesta, que el objeto de la misma es inherente a la denegatoria de oficio dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de marca “PEROE” (Mixta) Clase Internacional 25 correspondiente al Walter Alconz Marca con número de publicación 167450, que pretende distinguir: Vestidos, Calzados, Sombreros”, registro solicitado ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual- SENAPI, entidad regulada por el Decreto Supremo (DS) N° 27938 de 20 de diciembre de 2004 modificado por DS N° 28152 de 17 de mayo de 2005; siendo el SENAPI la Oficina Nacional competente encargada de dirimir los procesos en la vía administrativa que hacen el registro y defensa de la propiedad intelectual.

A su vez, indica el demandante, que la oposición se encuentra regulada por las norma de propiedad industrial constituidas por Convenios Internacionales suscritos por el país y las normas comunitarias adoptadas en materia de propiedad intelectual, siendo la norma fundamental la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Transcribiendo a continuación el art. 150 de la Decisión 486, señalando a continuación, que el Tribunal Andino dentro del Proceso 64-IP-2014 ha referido que en cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Ese Tribunal ha determinado con toda claridad cuáles son las características de ese examen, descritos en los puntos 1, 2 y 3 de la demanda.

En ese sentido, se debe tener presente que el SENAPI, es una institución encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se otorguen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, siendo cada caso distinto. Como refiere la jurisprudencia citada, esta oficina no puede dejar pasar en el examen de registrabilidad los elementos y hechos que forman parte de las solicitudes sin determinar el papel que juegan en el proceso.

No debe olvidarse que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad que tiene la Oficina Nacional competente en este caso el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de sus áreas de especialidad, toda vez que la Autoridad Administrativa correspondiente, tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada solicitud que se presente si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo la decisión de los hechos del caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

Es en ese sentido es que el demandado rebate la demanda manifestando, sobre el derecho preferente y la aplicación de la interpretación prejudicial 132-IP-2009; que el punto 2.2.1 Primero de la demanda señala, que la resolución jerárquica omitió pronunciarse sobre el derecho preferente resultado de un proceso de cancelación que salió favorable a su persona en virtud a la Resolución Administrativa N° 1015/2013 de 08 de noviembre. Citando a continuación a la profesora Alicia Álvarez. Aclarando que en esta etapa la autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que estos se encuentren contenidos en la solicitud, y no debería realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior; fase que aplica lo dispuesto en el art. 150 de la decisión 486, la cual comprende el análisis de toda las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el art. 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los arts. 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, afirma el demandado, que será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto a la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o denegación del registro debe estar respaldado por un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas reglas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto (proceso 107-IP-2014) siendo claro lo manifestado precedentemente no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto.