SE/0001/2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

SENTENCIA Nº 01

Sucre, marzo 03 de 2017

Expediente : 116/2015-CA

Proceso : Contencioso Administrativo

Demandante : The Coca Cola Company

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Tercero Interesado : Organización Social para la Industrialización de la Coca - OSPICOCA

Resolución Impugnada : DGE/OPO/J-Nº 339/2014

Magistrado Relator : Jorge Issac Von Borries Méndez

VISTOS: La demanda de fs. 381 a 391, contestación de fs. 463 a 467, Réplica y Dúplica, decreto de Autos para Sentencia de fs. 482, los antecedentes del proceso, la interpretación prejudicial absuelta por el Tribunal Andino de Justicia y la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I (Antecedentes administrativos)

I.1. Resolución Administrativa

En 14 de septiembre de 2010 bajo el número SM 1549-2010 fue presentada solicitud de registro de marca COCAKOLLAbol para proteger cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol a nombre de OSPICOCA, Organización Social para la Industrialización de la Coca, representada legalmente por Miriam Núñez Bejarano. Publicada la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia, The Coca Cola Company se opuso sobre la base de los derechos de propiedad intelectual concedidos a su favor sobre la marca COCA-COLA en sus diferentes formas y manifestaciones.

Dentro del trámite de Oposición, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa Nº 306/2013 de 25 de junio ( 162 a 182 del 1er. cuerpo), por la que, con el fundamento de que el signo solicitado no constituye una copia, transliteración ni imitación de la marca notoriamente conocida COCA-COLA por tanto no se halla en la causal de irregistrabilidad del art. 136 literal h) de la Decisión 486 de la CAN y que la parte no adjuntó ni produjo prueba alguna que demuestre el actuar de mala fe de la parte de la firma solicitante (art. 137 de la Decisión 486 aludida), resolvió declarar improbada la oposición presentada por la firma The Coca Cola Company y conceder el registro de la

marca de producto “COCAKOLLABOL” (Denominación y diseño), para proteger productos de la clase internacional Nº 32 a nombre de la firma OSPICOCA representada legalmente por Miriam Núñez Bejarano ordenando la prosecución de los trámites de registro del signo solicitado.

I.2. Resolución en Recurso de Revocatoria

La firma The Coca Cola Company en fecha 19 de julio de 2013, interpuso recurso de revocatoria contra la anterior resolución (fs. 191 a 201, 1er cuerpo) resuelto por el Servicio Nacional de Propiedad, a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 143/2014 de 13 de junio (fs. 277 a 287 2do cuerpo), por la que dispuso rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 306/2013 de 25 de junio.

I.3. Resolución del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico de fs. 294 a 298 por Pilar Soruco Etcheverry en representación legal de la firma The Coca Cola Company, la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre (fs. 526 a 563 anexo 1), resolvió rechazar el mismo, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 143/2014 de 13 de junio, bajo el fundamento siguiente: “…el SENAPI considera que el signo solicitado NO SE HALLA inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hace que pueda coexistir pacíficamente con los signos opositores, concluyéndose por ello en la inexistencia de riesgo de confusión y asociación.”

CONSIDERANDO II. (Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa)

The Coca Cola Company, representada legalmente por Frank Daniel Limón Nava interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre, bajo los siguientes argumentos:

1. La Resoluciones emitidas en el caso por el SENAPI son contrarias a la Decisión 486 y Jurisprudencia del Tribunal Andino.

Con ese epígrafe señala que la resolución jerárquica no ha sido debidamente motivada.

Que, el art. 134 de la decisión 486 del acuerdo de Cartagena define a las marcas como “…cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicio en el mercado”, su función elemental es diferenciar un producto de otro en el mercado, si el signo que se quiere registrar no cumple con este requisitos primordial, no puede ser protegido como marca porque no puede comunicar al consumidor que se trata de un producto diferente al que ya existe en el mercado. Que, el signo solicitado “COCAKOLLABOL” (denominación y diseño) carece de distintividad, ya que al guardar una extrema similitud con la marca “COCA-COLA” de TCCC, el signo se vuelve irregistrable, pues no puede cumplir con el fin y requisito primordial de las marcas cual es distinguir productos y servicios por tanto la resolución impugnada fue emitida en contravención de las prohibiciones al registro establecidas por la Decisión 486 art. 135 literales a) y b) y art. 136 literales a), c), f), h) y g) ya que el signo solicitado carece de distintividad. Por ser similar a la muy conocida marca Coca-Cola.

2. Incumplimiento de la Decisión 486 respecto a protección de marcas notorias

Señala que, según el art. 224 de la Decisión 486, signo distintivo notoriamente conocido es aquel que “…fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Esta calidad de marca notoria fue reconocida por el mismo SENAPI mediante Resolución Nº 1142/2011 de 29 de noviembre, desde el año 2011 a COCA-COLA, dentro del proceso de oposición COCA-COLA Vs. SPARKLING, en la que la resolución de declarar probada la oposición, se funda en el art. 136 – h) de la Decisión 486 (por constituir una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido…), debiendo en el presente caso otorgar una protección especial a la marca notoria reconocida por el mismo SENAPI mediante resolución N° 1142/2011

Prosigue citando y transcribiendo al respecto los arts. 225 y 226 del mismo cuerpo normativo señalando que TCCC viene realizando importantes inversiones para promocionar su marca COCA-COLA en Bolivia, por lo que permitir que se registre la marca de contrario estando COCA-COLA acuñada en la mente del consumidor desde hace décadas supone automáticamente que el consumidor pensará que COCAKOLLABOL tiene relación con COCA-COLA, resultando un aprovechamiento injusto del renombre de COCA-COLA conculcando principios de libre comercio y sana competencia.

Sostiene que además de los riegos comunes a toda marca (Confusión y asociación), el art. 226 estableció dos riesgos que las autoridades deben evitar si existiere conflicto con alguna marca notoria: el riesgo de dilución de la marca y el riesgo de uso parasitario. Que la autoridad debe negar signos que sean idénticos o similares que puedan ocasionar riesgo de confusión, asociación, dilución y riesgo de uso parasitario con el signo notoriamente conocido. La resolución ahora impugnada no refleja una debida protección y que al conceder el registro del signo provocará en el consumidor una confusión y asociación entre marcas, al igual que la dilución de la marca, desconociendo el esfuerzo de COCA COLA para lograr su posicionamiento.

Respecto al cotejo de los signos expresa que el que se realiza para comparar una marca notoria debe ser especial atendiendo a la distintividad que la marca notoria conlleva en sí misma, debiendo considerarse que la marca notoria no puede estar compuesta por términos débiles y debe estar protegida en su integridad y que al excluir el termino COCA de la marca COCA-COLA como pretendía la autoridad se destruye el signo y con ello la pérdida de su distintividad lo que representa contradicción y falta de protección.

Denuncia que al realizar el cotejo marcario deliberadamente y con el fin de justificar una comparación errónea y favorable a la otra parte, en la Resolución Jerárquica DGE/OPO/J N° 339/2014 de 28 de octubre se excluyó el cotejo marcario de la marca COCA-COLA (denominación) y en su lugar se realizó cotejo entre las marcas COCA-COLA ZERO, COCA-COLA LIGHT PLUS, COCA-COLA C2, COCA-COLA INTERACTIVE MUSIC, entre otras. En dicho cotejo erróneamente se señaló que las marcas registradas a nombre de TCCC cuentan con elementos que las diferencian de la marca solicitada, concluyendo que no existe riesgo de confusión.

Cita y transcribe “jurisprudencia” respecto a las familias de marcas destacando que si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre si y pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común lo que podría inducir a confusión. En el caso el rasgo distintivo de todas las marcas nombradas es COCA-COLA lo que confirma el riesgo de confusión al que se enfrenta TCCC pues el consumidor pensará que COCAKOLLAbol constituye otra de las varias marcas derivadas de COCA COLA.

3.- Resolución contraria al art. 24 de la Constitución Política del Estado y art. 16. H) de la Ley Nº 2341.

Sostiene que la autoridad vulneró las normas enunciadas al emitir una resolución que no proporcionó respuesta explicita y fundamentada a todos los argumentos presentados por el ahora demandante, que no se hizo ninguna mención al riesgo de dilución y de uso parasitario que representa la copia o imitación de una marca notoriamente conocida, riesgos que existen al margen del riesgo de confusión y de asociación. La concesión del registro conlleva el riesgo que la marca de TCCC pierda su fuerza distintiva en Bolivia pues la prueba aportada –dice- demuestra que la marca COCAKOLLABOL (denominación y diseño) pretende abusar de manera ilegítima de la notoriedad y prestigio de la marca COCA-COLA siendo innegable que el consumidor asociará dicha marca con la de TCCC e incluso podría pensar que se trata de un producto derivado, constituyendo las actuaciones de la contraparte acciones de mala fe.

Añade que la autoridad administrativa en las Resoluciones N° 306/2013 y REV-N° 143/2014 se limitó a mencionar que no se demostró la mala fe sin valorar de manera explícita correcta y detenidamente cada una de las pruebas.

Que, posteriormente en la Resolución DGE/OPO N° 339/2014 la autoridad demandada al valorar las pruebas de fs. 105 a 128 y 222 a 224 concluyó que la misma hace referencia a la notoriedad de la marca COCA-COLA en Venezuela y Perú este último miembro de la CAN empero los mismos no demuestran o hacen referencia alguna que la firma OSPICOCA hubiese solicitado el registro del signo COCAKOLLAbol para perpetrar actos de competencia desleal coligiendo en consecuencia que el signo solicitado dentro de la clase internacional 32 no se encuentra inmerso dentro la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Interpretación de la prueba improcedente ya que la misma demuestra el reconocimiento de la notoriedad de la marca COCA-COLA en otros países además de Bolivia, no siendo fruto de la casualidad la solicitud de registro de un sigo similar.

Transcribe parte de la fundamentación del Recuso Jerárquico en la que se destaca que la parte pretende proteger un signo de tipo mixto, compuesto por un elemento denominativo y un elemento gráfico debiendo realizar el análisis de ambos elementos y no de un signo diferente tal como refiere la parte recurrente ya que la protección de marcas se circunscribe a la forma como han sido solicitados y registrados y que en el examen de riesgo de confusión, en derecho de marcas, no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece en base a los dos elementos, la similitud entre los productos o servicios que distinguen cada uno de los signos y las semejanzas entre los signos. Que nuevamente en este fundamento existe valoración incorrecta de la prueba que demuestra que existió una anterior solicitud de la contraparte para registro de una marca idéntica que imita la marca de TCCC lo que demuestra mala fe que la autoridad pasó por alto

4.- Correcto cotejo marcario entre las marcas COCA-COLA y COCAKOLLAbol (denominación y diseño)

Sostiene que la obvia similitud entre las partes en conflicto, pone en evidencia la violación a los más básicos principios y normas de propiedad industrial y que un cotejo adecuado debe determinar los campos en los que se podría desarrollar la confusión entre marcas, los mismos que han sido analizados por el Tribunal Andino de Justicia y comprenden: Similitud ortográfica, similitud fonética y similitud ideológica.

Que los campos en los que debió centrarse el cotejo marcario, debido a la naturaleza y composición de los signos, son el campo ortográfico, fonético e ideológico. Alude reglas de cotejo marcario recogidas por el Tribunal Andino de Justicia (confusión, las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, colocarse en lugar del comprador, tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre marcas) y afirma que contra esas reglas establecidas por la doctrina y el Tribunal Andino de Justicia, el SENAPI en la Resolución N° 306/2013 señaló que el término COCA debe excluirse del cotejo debido a que se constituye en una expresión débil de uso común para la clase 32 internacional por lo que aplicó la excepción de visión de conjunto realizando el cotejo entre los sufijos COLA y KOLLABOL, siendo el signo solicitado más extenso en su conformación ortográfica y gramatical y que la doble L y el sufijo BOL otorga una pronunciación distinta al signo opositor haciéndolos diferenciables.

Transcribe similar pronunciamiento contenido en la Resolución DPI/OP/REV N° 143/2014 de 13 de junio emitida en recurso de revocatoria y afirma que el análisis de una marca fraccionada va en contra de las reglas establecidas por la doctrina y revisadas por el Tribunal Andino de Justicia y viola los derechos de TCCC.

Añade que el cotejo marcario realizado por la autoridad pertinente resulta incorrecto, ya que el consumidor no diseccionará las marcas eliminando el término coca sino que asociará COCAKOLLAbol con COCA-COLA. Por lo que el cotejo marcario es incorrecto viola el derecho sobre una marca ya registrada y vulnera el derecho especial que la norma otorga a una marca notoria.

Alude jurisprudencia y señala que lo que dota distintividad a la marca de TCCC no es solo COCA o COLA sino el conjunto COCA-COLA lo mismo con COCAKOLLAbol en el que incluso existe énfasis en COCAKOLLA como parte predominante.

Culmina efectuando análisis de cotejo marcario: en el campo ortográfico destaca que las marcas tienen similitud en el prefijo COCA; en el sufijo las vocales de la primera y segunda sílaba son las mismas y ubicadas en el mismo orden COLA vs. KOLLA. En el campo fonético guardan similitudes pues las 4 primeras sílabas de dos signos contienen las mismas vocales y en la misma posición y al pronunciar las tres primeras sílabas se obtienen sonidos idénticos COCA-CO vs COCAKO por lo que en el plano ortográfico y fonético no existen argumentos que puedan rebatir la emulación de marca existiendo similitud entre los signos y productos.