SE/0004/2025

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 04/2025

Sucre, 10 de abril de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES.

Expediente : 179/2017-CA

Demandante : ARGEBOL LTDA.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada : DGE/NUL/J-N°214/2016 de 22 de septiembre

Relator : Mgdo. German Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 57 a 63, interpuesta por ARGEBOL LTDA. representada por Edgar Ricardo Rück Arzabe contra la Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) representada por Carlos Alberto Soruco Arroyo; impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/NUL/J-N°214/2016 de 22 de Septiembre fs. 36 a 50; la contestación a la demanda de fs. 90 a 96, la respuesta del tercero interesado de fs. 81 a 83, el Decreto de Autos para Sentencia de 02 de diciembre de 2024, de fs. 157 los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar.

II.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

ARGEBOL LTDA. representada por Edgar Ricardo Rück Arzabe interpone demanda contenciosa administrativa, manifestando que:

La Resolución Administrativa DGE/NUL/J-0214/2016 de 22 de septiembre es contraria al art. 136 de la Decisión 486 y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino, porque incurrió en un incorrecto registro marcario de la marca “TRIDERMCRIS”, señalando que las resoluciones emitidas por el SENAPI, son lesivas a los derechos de sus mandantes y que incurrieron en una mala valoración de las pruebas y falta de criterio amplio e incompatible con las normas aplicables que rechazaron la demanda de nulidad relativa contra el registro de la marca “TRIDERMCRIS” clase 05 de la clasificación internacional con registro N° 143654-C a nombre del Sr. Ronald Jaime Arnoldo Gumucio Petersen.

Los titulares de la marca “TRIDERM-A”, emprendieron la acción legal de nulidad relativa contra el registro de la marca “TRIDERMCRIS”, argumetando que, la similitud casi idéntica entre ambas marcas induce a confusión en los consumidores, lo que ocacoinaria perjuicios comerciales significativos; sin embargo de ello, la oficina de registro (SENAPI) desestimó sus argumentos, lo que los llevó a buscar una revisión de la decisión, por la importancia de proteger su marca establecida y prevenir la confusión en el mercado.

Refirió que, la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-N°214/2016, omite el tratamiento diferenciado de términos de uso común en marcas farmacéuticas (clase 05) según la jurisprudencia aplicable; elude la interpretación prejudicial andina al excluir dichos términos del cotejo en lugar de aplicar un criterio "benevolente"; utiliza una metodología errónea al separar las sílabas de las marcas en vez de compararlas en su conjunto; y niega injustificadamente el uso común del término compuesto "TRIDERM" en el registro de marcas farmacéuticas, evidenciando así una serie de errores sustanciales en el análisis de la resolución impugnada.

Señaló que, concuerda con la registrabilidad de signos evocativos y su función distintiva, así como con su capacidad para describir cualidades de productos, sin embargo, criticó la exclusión del término "DERM" del cotejo de marcas por el SENAPI, alegando una interpretación errónea de la jurisprudencia andina, enfatizando que la interpretación prejudicial andina no aboga por la exclusión de términos evocativos, sino por la limitación de su apropiación exclusiva, manifestó que "TRIDERM", como término compuesto, posee distintividad propia y debe ser considerado en su totalidad, no segmentado, para un análisis adecuado de su registrabilidad.

Concluyó indicando que, la jurisprudencia del Tribunal Andino exige la primacía de la "visión en conjunto" en el análisis de semejanzas marcarias, ya que el consumidor medio percibe las marcas como un todo. Por lo que critica la metodología de la Resolución DGE/NUL/J- No. 214/2016, que separa el término compuesto "TRIDERM" en lugar de compararlo integralmente, ignorando su distintividad y potencial confusión. Señalando que, la marca a pesar de contener elementos comunes y evocativos ("TRI" y "DERM"), "TRIDERM" posee un registro previo y distintividad adquirida, generando similitud visual, conceptual y fonética con la marca en conflicto, para lo que aporta evidencia fotográfica que demuestra la confusión en el mercado, resaltando la predominancia del término "TRIDERM" en ambos productos farmacéuticos de la Clase 05. Denunció la intención de la contraparte de aprovechar la reputación de la marca del demandante, alegando que el SENAPI erró en su análisis al no reconocer esta situación.

Concluyó solicitando, se declare probada la demanda contenciosa administrativa; en consecuencia, se revoque la Resolución DGE/NUL/J-N°214/2016 de 22 de septiembre y consecuentemente las resoluciones que la preceden dictadas por el SENAPI, y se ORDENE al SENAPI declare la Nulidad Relativa sobre el registro de la marca "“TRIDERMCRIS”" con Registro No. 143654-C., a nombre de RONALD JAIME ARNOLDO GUMUCIO PETERSSEN.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El SENAPI representado legalmente por Carlos Alberto Soruco Arroyo, como su Director General Ejecutivo, por memorial de fs. 90 a 96, contestó negativamente la referida demanda, alegando que:

Señaló que, el análisis realizado se centró en la evaluación de signos distintivos dentro del ámbito del mercado, considerando los riesgos inherentes de confusión y asociación que estos conllevan; que recurrieron a la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual define el riesgo de confusión como la posibilidad de que un consumidor interprete erróneamente el origen o la naturaleza de un producto, y el riesgo de asociación como la percepción de una vinculación económica entre productores distintos.

Manifestó que, un punto central del análisis es la determinación del "uso común" de dos términos en el registro de marcas; y que, siguiendo la jurisprudencia andina, que un término se considera de uso común cuando aparece en al menos seis registros de diferentes titulares; esta condición impide que dicho término sea monopolizado por un único titular, permitiendo su uso libre en nuevas marcas.

Señaló que, en el caso específico del prefijo "TRI" dentro de la clase internacional 05, realizó una exhaustiva revisión de la base de datos y los libros de registro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); y esa revisión reveló la existencia de múltiples marcas registradas que incorporan el prefijo "TRI", tales como "TRIBACTIN", "TRI-FLEX", "TRIDEVIT", entre otros, todas pertenecientes a distintos titulares.

Concluyó que, derivado de este análisis es que el prefijo "TRI" califica como un término de uso común dentro de la clase internacional 05, y determinó que dicho prefijo debe ser excluido del cotejo al analizar posibles conflictos entre marcas, ya que su naturaleza de uso común lo convierte en un elemento marcariamente débil, según lo establecido por la jurisprudencia andina; señalando que el análisis buscó asegurar que las decisiones de la autoridad competente se basen en la normativa vigente y en la interpretación de la misma realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, garantizando así la aplicación uniforme de los criterios en materia de propiedad industrial.

Indicó que, respecto al término “DERM” la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 187-IP-2011, señaló: “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.”. Siendo el término “DERM” para la clase internacional 05, evoca en la mente de consumidor la idea de dermatología, en ese sentido manifiestan que debe aplicarse la excepción de visión de conjunto excluyendo la partícula “DERM”.

Argumentó que, la marca "“TRIDERMCRIS”" no generaba riesgo de confusión con la marca "“TRIDERM-A”" del demandante, ambas en la clase 05; tras la exclusión de los términos débiles "TRI" y "DERM", las diferencias ortográficas y fonéticas entre los segmentos restantes "CRIS" y "A" eran sustanciales y enfatizó que estas diferencias eran suficientes para evitar cualquier confusión en el consumidor promedio, además, argumentó que, al ser ambos signos de fantasía, no existía riesgo de confusión ideológica.

Así también destacó la importancia de aplicar correctamente las reglas de cotejo marcario, señalando que el análisis debía considerar la impresión de conjunto de las marcas y la naturaleza de los productos; argumentando que, a pesar de la posible conexión competitiva de los productos farmacéuticos y veterinarios, las diferencias entre las marcas eran lo suficientemente marcadas como para permitir su coexistencia pacífica. El SENAPI concluyó que la marca "“TRIDERMCRIS”" no incurría en la causal de irregistrabilidad establecida en la Decisión 486 de la CAN, y que, por lo tanto, debía permitirse su registro.

Concluyó solicitando se dicte sentencia rechazando la demanda contenciosa administrativa; y, en consecuencia, se confirme la R.A. DGE/NUL/J-N°214/2016 de 22 de septiembre, emitida por el SENAPI.

IV. APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO

El tercero interesado Carlos Antonio Miranda Gumucio en representación de Ronald Jaime Arnoldo Gumucio Peterssen, respondió la demanda contenciosa administrativa manifestando que:

Manifestó que, que la Resolución N° 1760-2013, que otorgó el registro N° 143654-C a su nombre, fue emitida correctamente, rechazó la afirmación de ARGEBOL Ltda. de que la marca "“TRIDERMCRIS”" incurría en las causales de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en relación con la marca "“TRIDERM-A”"; refiriendo que en el cotejo marcario realizado, se aplicaron las cuatro reglas ordinarias, pero también se consideraron las excepciones jurisprudenciales del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente en relación con los signos evocativos. Argumentó que los términos "TRI" y "DERM" eran partículas evocativas y genéricas, respectivamente, y que, al ser excluidas del cotejo, las diferencias entre "CRIS" y "-A" eran evidentes, también señaló la inconsistencia en el argumento de ARGEBOL Ltda., que admitió la composición de "TRIDERM" en dos elementos y luego pretendió un análisis como una sola unidad; concluyó que ambas marcas podían coexistir en el mercado farmacéutico sin generar confusión.

Solicitó que se declare improbada la demanda y se declare firme y subsistente la resolución impugnada.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

V.1. Resolución Administrativa

En fecha 21 de enero de 2016, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Dirección de Propiedad Industrial, mediante R.A. N° 13/2016, declaró improbada la demanda de nulidad relativa en cuanto al art. 136 inc. A) de la Decisión 486 de la C.A.N., contra la marca “TRIDERMCRIS” con registro N° 143654-C.

V.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Contra la anterior Resolución, ARGEBOL Ltda. interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la Resolución R.A. DPI/OPO/REV-N°43/2016, de 12 de abril, que rechazó el mismo y confirmó en su totalidad la Resolución Administrativa inicialmente emitida por el SENAPI.

V.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Contra la anterior Resolución Administrativa, “ARGEBOL Ltda.”, recurso jerárquico, resueltos mediante la R.A. DGE/NUL/J-No. 214/2016 de 22 de septiembre, emitida por el SENAPI, que rechazó el recurso interpuesto, confirmando totalmente la R.A. DPI/OPO/REV-N°43/2016, de 12 de abril.

VI. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar si el SENAPI actuó adecuadamente o no, al rechazar la demanda de nulidad relativa de registro de la marca “TRIDERMCRIS” Clase Internacional 05 interpuesta por ARGEBOL Ltda., dado que no se incurriría en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la CAN.

Análisis y fundamentos legales del fallo

En virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante “Solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia” de fs. 144 a 145 vta., solicitó interpretación prejudicial a dicho Tribunal, remitida mediante Nota cursante a fs. 154 de obrados.

Mediante providencia de 02 de diciembre de 2024, cursante a fs. 157 de obrados, estableció que de conformidad al Acuerdo 06-2023-TJCA, que aprobó la guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del ACTO ACLARADO en las solicitudes de interpretación prejudicial, por el que el Tribunal de Justicia de la CAN señaló que no se está obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al Tribunal, si es que la Corte Internacional ya interpretó las normas (sujetas a interpretación) con anterioridad; manteniendo los casos en los que: 1) No exista interpretación judicial previa; 2) A pesar que unas normas andinas ya fueron interpretadas, pero existan otras que deban aplicarse no lo han sido; 3) Cuando se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo; y 4) Cuando se advierte cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas; por consiguiente, esta Sala señaló: (…), se tiene que el proceso cuenta con la solicitud de interpretación prejudicial cursante de fojas 137 a 141 vta., la cual fue remitida al TJCA, pero a la fecha no existe respuesta a la misma; asimismo, su problemática se encuentra referida en la nulidad relativa de registro de marca, en los artículos 134, 136 Y 154 de la Decisión 486. Al respecto, el TJCA emitió varios fallos de interpretación prejudicial sobre las normas cuya interpretación se requiere; por lo que, se ordena el sorteo de la presente causa”. (sic).

De lo anteriormente expuesto, se procedió al sorteo de la causa conforme sello cursante a fs. 158 vta., correspondiendo a esta Sala la emisión de la resolución de fondo respecto a si fue correcta o no la determinación del SENAPI respecto al rechazo de la demanda de nulidad relativa de registro de la marca “TRIDERMCRIS” por existencia de un supuesto “riesgo de confusión o asociación” entre la referida marca “TRIDERMCRIS” y la marca “TRIDERM-A”, ambas pertenecientes a la Clase Internacional 05, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario.

En ese sentido, es necesario previamente indicar sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, que incumbe establecer que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el principio de la “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, bajo el cual el ordenamiento comunitario andino goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional así lo respalda también el bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse en el caso concreto.

De lo anterior, se infiere que en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros de la Comunidad Andina, al ser estos asimilados como normativa interna del país suscribiente, el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, toda vez que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, por lo que no se encuentra subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, por tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros, no vinculan a la comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones.

En ese sentido, corresponde ahora conceptualizar la normativa legal aplicable al caso, en ese sentido y tratándose que habría existido interés legítimo por ARGEBOL Ltda., por el registro de la marca de producto “TRIDERMCRIS” en la Clase Internacional 05 y, como demandante en el presente proceso al interponer una nulidad relativa a tal registro; cabe señalar que, el art. 134 de la Decisión 486 establece que se considera como “marca” a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y pueden registrarse como tal, los signos susceptibles de representación gráfica y la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Asimismo su art. 136 señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” (sic) (las negrillas y subrayado son añadidos).

Ahora bien, en la vasta jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino respecto al riesgo de confusión entre marcas, una denominativa, Proceso 106-IP-2004 se estableció: “(…) se efectuará el examen atendiendo fundamentalmente al aspecto normativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual confundiblidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente, no debe oliviarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibiliad o no entre las marcas en litigio (…)”. Asimismo, es preciso establecer que se entiende por uso de la marca; es así, que el concepto de uso de marca, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca, pues es el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.