SE/0006/2018

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 06

Sucre, 25 de enero de 2018

I. Datos del Proceso.

Expediente : 120/2016-CA

Proceso : Contencioso Administrativo

Demandante : SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

representada legalmente Dra. Luz Mónica

Rivero de Rocabado

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

representada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate

Tercer Interesado : THE COCA-COLA COMPANY representada

legalmente por Pilar Soruco Etcheverry

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

II. VISTOS. La demanda de fs. 137 a 149., la respuesta de fs. 151 a 157.; la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN, de fs. 196 a 213, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada; y

III. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Contenido de la Demanda

El 1 de junio de 2016, la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, bajo los siguientes argumentos:

Que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual no observó los precedentes administrativos obligatorios identificados en los expedientes Nº 170864 y 170865 de las marcas “PIL PURA VIDA” , por existir diferencias entre la etiqueta y la leyenda, en los cuales, optó por anular obrados reencausándolos conforme dispone el art. 144 de la Decisión Nº 486, para así permitir a su representada subsanar el desfasaje entre la etiqueta y la leyenda y enmendar el error en la marca, inaplicado de esta manera el principio de igualdad y equidad, afectando la seguridad jurídica y el debido proceso.

Que Nestlé tenia registrada la marca “PUREZA VITAL” bajo el número de registro Nº 77798-C, cuya solicitud data de 19 de febrero de 1999, misma que se mantuvo vigente hasta la presentación de una demanda de cancelación por parte de THE COCA-COLA COMPANY, para esa oportunidad la marca “VITAL” de THE COCA-COLA COMPANY había sido concedida el 2 de junio de 1993 y ante la solicitud de NESTLÉ no existido ningún pronunciamiento como ocurriría en el presente caso en sentido de que las marcas ingresarían en un riesgo de confusión, cuando la verdad material de los hechos darían cuenta que las marcas señaladas convivieron pacíficamente por más de 10 años, en la misma Clase y en la protección de los mismos productos, sin configurarse ningún riesgo de confusión en los consumidores o peligro de asociación.

Que el derecho preferente a solicitar registro de la marca que se canceló pertenece a quien ejerció la acción de cancelación; sin embargo, si el titular de dicho derecho no lo ejerce en tiempo y forma establecidos, el signo cancelado queda a disponibilidad para quien primero lo solicite, así THE COCA-COLA COMPANY a momento de la emisión de la Resolución Administrativa de 27 de abril de 2014, no presentó en las fechas previstas solicitud alguna de registro de la marca cancelada, ejerciendo el señalado derecho preferente conforme el art. 168 de la Decisión Nº 486, contando NESTLÉ nuevamente con el derecho para solicitar el registro.

Que la marca “NESTLÉ PUREZA VITAL” es una marca mundialmente notoria al igual que su fabricante y que la familia de marcas PUREZA VITAL, PURA VIDA Y PURE LIFE pertenecen y seria asociada a la empresa SOCIÑÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., precisando que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual lo que denegó fue la posibilidad de la convivencia entre la marca “NESTLE PUREZA VITAL” y la marca “VITAL” pretendiendo la convivencia de las mismas, como ocurrió en Bolivia y en el mundo.

Que el interés legítimo de su mandante para el registro y uso de dicha marca persistirían y prueba de ello sería toda la publicidad y el reconocimiento de la empresa señalada, por lo que mal podría considerarse como una marca abandonada y en desuso.

Concluye su demanda solicitando declarar probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa PDI/OPO/J-nº 256/2015 de 10 de noviembre que confirmó la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 111/2015 y la Resolución Administrativa N 154/2015, disponiendo en definitiva se anulen obrados hasta la publicación de solicitud de la marca solicitada, inclusive para que se modifique la solicitud de registro de marca, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el llenado de formularios y expresión de los conceptos que deben ser incluidos por el correcto examen de forma de la solicitud de registro de marca, desarrollando el procedimiento administrativo que corresponda a la publicación de la solicitud y etapas subsiguientes, sea con las formalidades de Ley.

Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

Admitida la demanda mediante resolución de 9 de junio de 2016 cursante a fs. 99, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

Sobre el supuesto precedente administrativo, se advertiría que en el formulario de solicitud de registro de signo distintivo, la parte solicitante refirió: “El diseño consiste de un fondo de color celeste sobre el cual se ubica en la parte superior de un ovalo de fondo azul, borde blanco y en la parte inferior olas blancas y celestes. Al medio de dicho óvalo se ubica el nombre del titular NESTLE escrita en letra de imprenta blanca, la cual no reivindicamos. Por debajo sobre un resplandor que simula ser una luz blanca se ubica un banderín celeste sobre el cual es escrita la marca PUREZA VITAL en letra de imprenta, estilizada y de color blanco. Por debajo se ubica el diseño estilizado de color fucsia y brillo blanco de un hombre, niño y mujer con los brazos extendidos y cuyas cabezas se encuentran despegadas del cuerpo.”. Por otro lado de los procesos referidos expedientes 170864 y 170865 los cuales fueron objeto de un análisis autónomo e independiente, la autoridad administrativa advirtió que de la revisión de tales solicitudes se encontró que se incorporó un elemento denominativo que prevalecería en el conjunto por su posición y tamaño en cual no sería reivindicado, por cuanto debería presentarse un nuevo juego de formularios a fin de no causar indefensión a terceros, concluyéndose por ello que los procesos referidos fueron objeto de un estudio independiente a la presente.

En cuanto a la supuesta coexistencia de hecho, refirió que la autoridad competente debe realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiese sido presentadas oposiciones, analizando si el mismo cumpliría con todos los requisitos establecidos en el art. 134 y determinando si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los arts. 135 y 136 del a Decisión 486.

Que sobre la notoriedad de la marca, expresó que de la revisión y análisis del proceso de oposición a la solicitud de registro del signo “PUREZA VITAL” se advertiría que la parte demandante no habría presentado prueba alguna, que demuestre que el signo solicitado sea considerado como una marca de prestigio y notoriamente conocida.

Que sobre la familia de marcas expreso que en atención a la jurisprudencia andina emitida dentro del proceso 107-IP-2010 y 205-IP-2014 se debe tomar en cuenta que los parámetros para considerar una familia de marcas es que las mismas posean un rasgo distintivo común, para que de esa manera el consumidor medio pueda asociarlas y por consiguiente pueda establecer su origen común, empero la parte contraria señalaría los termino es PUREZ<A-PARA-PURE, los cuales no pueden ser tomados como un rasgo distintivo común al ser términos disimiles entre sí.

Finalmente, solicitó que se dicte Sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre.

En la réplica y dúplica se reiteraron los argumentos tanto de la demanda como de la contestación. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 11 de septiembre de 2015 cursante a fs. 296, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso para efectivizar la misma, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.