SE/0007/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: 7/2019.

FECHA: Sucre, 14 de febrero de 2019.

EXPEDIENTE: 193/2013.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Corporación Industrial DILLMANN S.A. – CORDRIL S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

MAGISTRADO RELATOR: Olvis Egüez Oliva.

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VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 112 a 115 interpuesta por la Sociedad Anónima Corporación Industrial Dillmann, “CORDILL” S.A., impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-345/2012 de 6 de diciembre emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de fs. 105 a 110; la contestación de fs. 150 a 153; la réplica de fs. 157 a 158 vta.; la duplica de fs. 171 a 174; la Interpretación Prejudicial de fs. 184 a 188; los antecedentes del proceso; y, todo cuanto convino ver.

CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

El actor sostiene que, al amparo del art. 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), presentó el 15 de noviembre de 2011 ante el SENAPI, solicitud de renovación de la marca “BIMBO” - denominación y logotipo-, clase 30, registro original 49940-C y registro renovado 59344-A; sin embargo, el Responsable de Signos Distintivos, mediante Resolución de 22 de marzo de 2012, rechazó la solicitud con el argumento de que la misma fue presentada de manera extemporánea, debiendo haber sido presentada hasta el 27 de septiembre de 2010.

Ante esta determinación, el demandante arguyendo que el Certificado de Renovación del Signo Distintivo 003156 establece que, los diez años son computables a partir del 24 de enero de 2002 -concordante con el Título de Renovación de la Marca-, mediante memorial de 9 de junio de 2012, interpuso recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución Administrativa DPI/SD/REN/REV-N0 100/2012 de 11 de julio que dispuso su rechazo.

Señala que, el 30 de julio de 2012 presentó recurso jerárquico contra lo dispuesto en alzada, resuelto a través de la Resolución Administrativa ahora impugnada.

I.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante, sustenta su petición en los siguientes argumentos de orden factico como jurídico.

Refiere que, el Certificado de Renovación del signo Distintivo 003156 suscrito por el Director General del SENAPI -concordante con el Título de Renovación de Marca 001835-, en su último párrafo establecen que, su duración es de diez años, a partir del 24 de enero de 2002, renovable por periodos iguales, y de una interpretación gramatical, dicho término vencería el 24 de enero de 2012, sin embargo, el SENAPI interpretó que dicho plazo debía computarse a partir del 27 de marzo de 2000.

Invocando los principios de buena fe, legalidad y seguridad jurídica, citando el art. 4 ines. e) y g) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), y las SSCC 0287/1999-R, 1509/2004 y 0726/2007-R de 20 de agosto, arguye que CORDILL confió en la lealtad de los asertos y afirmaciones de la Administración Pública (SENAPI), contenidas en el Certificado 3156 que en su criterio tiene plena validez por cumplir los requisitos exigidos por las normas legales vigentes, creyendo que no era necesario corroborar ni verificar, por considerar que los actos del SENAPI se encontraban acorde a la normativa jurídica, sin embargo, refiere que era deber de la entidad demandada consignar los plazos correctamente y no intentar inducir en error al contribuyente, negando ahora la validez de dicho documento.

Por otra parte refiere que, no existe norma jurídica que establezca el carácter accesorio del Título o Certificado de Renovación, frente a la Resolución Administrativa, como erróneamente señalaría el acto impugnado, por el contrario, afirma que es un “instrumento central” para acreditar un derecho reconocido a favor del administrado -en este caso, el derecho adquirido sobre la marca BIMBO-, y que además tiene mayor prevalencia que la misma Resolución, por considerarla una declaración de una autoridad pública, revestida de legalidad y legitimidad hasta que se demuestre lo contrario ante autoridad judicial; entonces, si el título o certificado de renovación reproducen o resumen la Resolución Administrativa, considera que el SENAPI no debió entrar en contradicción de lo resumido.

I.3. Petitorio.

Con los argumentos expuestos, el demandante solicita se declare probada su demanda y en consecuencia se anule la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-345/2012, determinándose la obligación de la entidad demandada de emitir resolución y certificado de renovación, considerando que la empresa CORDILL S.A. presentó oportunamente su solicitud de renovación de la marca BIMBO-Clase 30.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

LA Dirección General Ejecutiva del SENAPI argumento cuestiones de hecho y de derecho, sustenta su petitorio con os siguientes argumentos.

Señala que, del Título de Renovación de Marca Serie (“B-03)” N° 003156, se desprende que, el cómputo de diez años de la primera renovación de la marca “BIMBO”, Clase 30, con Registro 49940-C, y Renovación N° 59344-A, hace referencia a la fecha de otorgación del registro de la marca (art. 153 de la Decisión 486 de la CAN), el cual conforme a la Resolución Administrativa 331-90 que otorga el registro de BIMBO corresponde al 27 de marzo de 1990.

Advierte que, de la revisión de la primera solicitud de renovación del registro de marca 49940-C, ésta fue presentada el 6 de junio de 2000, conforme prevén los arts. 152 y 153 de la Decisión 486, es decir, dentro del periodo de gracia de los seis meses posteriores al vencimiento del registro original el 27 de marzo de 2000, aspecto corroborado por la Resolución SNFI-RA 0026-2002 de 24 de enero, que habría establecido de forma clara e inequívoca que el término de renovación de los diez años eran computables desde el 27 de marzo de 2000, extremo que también constaría en el Título de Renovación de marca SERIE “A-2001” N° 001835; no obstante refiere que, la presentación de su segunda solicitud fue extemporánea, la cual debió hacerse hasta el 27 de septiembre de 2010, sin embargo fue presentada el 15 de noviembre de 2011, es decir, 13 meses y 19 días después al plazo concedido por la Decisión 486 de la CAN en sus arts. 152 y 153.

Asimismo, advierte que, dentro de los trámites de renovación de marcas, el SENAPI emite primero una resolución administrativa, que resuelve conceder la renovación de determinado signo distintivo y de manera accesoria se acompaña un título o certificado de renovación, que simplemente reproduce de forma resumida lo dispuesto en la resolución administrativa.

Señala que, la interpretación del demandante es arbitraria y conveniente a sus intereses, pues no obstante de ser responsables de la custodia de sus registros, presentó fotocopia simple del Certificado de Renovación de Signo Distintivo SERIE “B-03” N° 003156 -correspondiente al duplicado del Título de Renovación de marca-, entregado al demandante en forma conjunta con la Resolución SNPI-RA N° 0026-2002 de 24 de enero, según lo establece el art. 153 de la Decisión 486 de la CAN.

1. Petitorio.

Por los razonamientos expuestos, solicita se rechace la demanda planteada, confirmando la Resolución Administrativa impugnada, afirmando que el SENAPI actuó dentro del marco su competencia.

II.2. Replica y duplica.

Por memorial presentado el 18 de julio de 2013 de fs. 157 a 1158 vta., CORDILL S.A. afirma que la entidad demandada acepto la validez del Título de Renovación de Marca SERIE A-2001 N° 001835 y el Certificado de Renovación de Signo Distintivo SERIE B-03 N° 003156, considerando este extremo como una confesión judicial dentro de los alcances del art. 404.11 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, argumenta que no existe diferencia entre un Título de Renovación, Certificado de Renovación y Resolución, conforme prevé el art. 27 de la LPA, siendo todos actos administrativos concordante con la SC 2119/2010-R de 19 de noviembre.

Por su parte, el SENAPI mediante memorial presentado el 26 de agosto de 2013 de fs. 171 a 174, reitera los argumentos expuestos en su contestación a la demanda.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PROCESALES.

A efectos de resolver la presente controversia, corresponde individualizar los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, mismos que informan lo siguiente:

Copia simple del Certificado 068-2009 de 12 de febrero, por el que, el SENAPI asevera que la marca “B1MBO” (denominación) se encuentra registrada a la orden de la Corporación Industrial Dillmann S.A., con el Registro 49940-C de 27 de marzo de 1990, renovada con el Registro 59344-A de 24 de enero de 2002, cursante a fs. 2 del Anexo.

Título de Renovación de marca N° 001835 de 24 de enero de 2002, signo distintivo “BIMBO” (denominación y logotipo), clase 30, Registro 59344-A, Resolución 0026-2002 del SENAPI, cursante a fs. 1 del expediente.

Copia simple del Certificado de Renovación del Signo Distintivo N° 003156 de 24 de enero de 2002, correspondiente a BIMBO, Clase 30, Registro N° 59344, Resolución de Renovación N° 0026-2002, a favor de la Corporación industrial DILLMANN S.A., cursante a fs. 40 del Anexo.

Copia legalizada del recibo oficial N° 273747 de 15 de noviembre de 2011, en el que el SENAPI deja constancia de la entrega de Bs 250 por parte de CORDILL S.A. por concepto de Titulo de Renovación de signo distintivo nacional, “BIMBO”, clase 30, Título 7, serie B-01, cursante a fs. 35.

Copia legalizada del recibo oficial N° 273748 de 15 de noviembre de 2011, en el que el SENAPI deja constancia de la entrega de Bs 250 por parte de CORDILL S.A. por concepto de Titulo de Solicitud de Registro de Renovación de signo distintivo nacional, “BIMBO”, Copia legalizada de la Resolución de 22 de marzo de 2012, por el que el Responsable de Signos Distintivos del SENAPI rechaza la solicitud de renovación de la marca “BIMBO”, declarando la caducidad de la misma, por no haber sido presentada dentro del término establecido por el art. 153 de la Decisión 486, cursante a fs. 38.

Copia legalizada del memorial presentado el 15 de noviembre de 2011. Por el que CORDILL S.A. solicita al SENAPI segunda renovación de marca “BIMBO”, de fs. 37.

Copia legalizada de la Resolución de 22 de marzo de 2012, por el que el Responsable de Signos Distintivos del SENAPI rechaza la solicitud de renovación de la marca “BIMBO”, declarando la caducidad de la misma, por no haber sido presentada dentro del término establecido por el art, 153 de la Decisión 486, cursante a fs. 38.

Copia legalizada del memorial presentado el 19 de junio de 2012, por el que CORDILL S.A. interpone recurso de revocatoria contra la disposición dictada el 22 de marzo de 2012, cursante de fs. 44 a 45 vta.

Copia legalizada de la Resolución Administrativa DPI/SD/REN/REV- N° 100/2012 de 11 de julio, por el que la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por CORDILL S.A., confirmando en todas sus partes el Acto Administrativo de 22 de marzo de 2012, cursante de fs. 48 a 52.

Copia legalizada del memorial presentado el 30 de julio de 2012, por el que CORDILL S.A. formuló recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/SD/REN/REV-N0 100/2012, de fs. 54 a 56.

Copia legalizada de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 345/2012 de 6 de diciembre, por la que la Dirección General Ejecutiva del SENAPI resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por CORDILL S.A., confirmando en su totalidad la Resolución Administrativa DPI/SD/REN/REV-N0 100/2012, cursante de fs. 67 a 72.

DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

De la compulsa de los datos que informan el proceso, se desprende el objeto procesal de la presente controversia, consistiendo el mismo en determinar si al declarar la caducidad de la marca “BIMBO”, por considerar extemporánea la solicitud de renovación, el SENAPI aplicó de manera correcta los arts. 152 y 153 de la Decisión 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante Interpretación Prejudicial de 3 de octubre de 2018 de fs. 184 a 188, solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Resolución 53/2016 de 13 de julio de fs. 178 a 179 en virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, considero procedente la interpretación de los arts. 152 y 153 de la Decisión 486 de a Comisión la comunidad Andina, mas no así del art. 155, por no ser objeto de la controversia la infracción de derechos de terceros; en consecuencia,

estableció como objeto de la interpretación, la renovación del registro de una marca, expresando los siguientes criterios interpretativos.

PRIMERO: El registro de una marca tiene una duración de diez años, a partir de la fecha de su concesión; teniendo el titular de la misma o legítimo interesado, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, si desea mantener el registro en vigencia, la oportunidad de solicitar ante la oficina nacional competente su renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de pago de las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del país miembro; en conclusión la caducidad por falta de renovación del registro marcario se produciría seis meses después de su vencimiento.