SE/0014/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 14/2017.

FECHA: Sucre, 12 de enero de 2017.

EXPEDIENTE: 457/2008.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Vicente Jaime Laime Mamani y Pedro Boris Silva Espinoza contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: Norka Natalia Mercado Guzmán.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 155 a 163 vta., la contestación de fojas 187 a 190 vta., apersonamiento de Luis Gregorio Poma Maqui como tercero interesado, los antecedentes del proceso.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Los demandantes señalaron que el año 1999, solo de palabra, fundaron el grupo musical “” y que el grupo fue organizado para la primera producción discográfica “Directo al Corazón”, considerándose el 7 de noviembre de 1999 como fecha de fundación de manera formal, a ambos demandantes como fundadores y reconociéndose que el nombre y el logotipo pertenecían a Vicente Jaime Laime Mamani. Aunque en el tiempo pasaron por el grupo varios reconocidos músicos, el grupo sostuvo su imagen y fama gracias a sus fundadores, habiendo producido el siguiente material: Directo al Corazón, que les permitió consolidarse como grupo revelación el año 2000; Por tu Amor que también tuvo mucho éxito (2003). Al presente, el grupo tiene varios materiales y producciones realizadas, siendo que desde el primer material se sigue deleitando el público.

Añadieron que a fin de tramitar el registro de reserva de nombre que se iba a realizar el 8 de noviembre de 2002 en la Dirección de Derechos de Autor del SENAPI, el 6 del mismo mes y año, se formalizó por escrito la fundación mediante un acta que fue redactada por el abogado Roberto Ramírez, quien también preparó el memorial de solicitud.

Presentada la solicitud de registro de reserva de nombre, se emitió la Resolución Administrativa 9-001-590/2002 de 25 de noviembre de 2002, declarando a Vicente Jaime Laime Mamani como único titular del nombre, conforme al Acta de Fundación del 6 de noviembre de 2002, la cual se presentó junto a los requisitos de registro y que actualmente se encuentra depositada junto al registro en la Dirección de Derecho de Autor.

Lamentablemente, al no haber renovado la Reserva de Nombre en el tiempo de dos años, se presentó una nueva solicitud el 27 de enero de 2005, lográndose la Resolución Administrativa 9-034/2005 de 1 de febrero. Transcurridos los dos años, no hubo renovación debido a que el SENAPI emitió la Resolución Administrativa 40/2006 de 28 de diciembre, en la que señaló que el conocimiento de los trámites de reserva de nombre correspondía a la Dirección de Propiedad Industrial y no a la Dirección de Derechos de Autor y Conexos; por tanto, en el marco de dicha resolución, se rechazó el trámite de Vicente Laime.

Continuaron señalando que el año 1999, el grupo no tenía posibilidades económicas para tener equipo de sonido propio y que por ello, contrató de manera verbal a Luis Poma Maqui, quien llegó a ser imprescindible para el grupo y por ello, llegó a constituirse en su representante desde el año 1999 hasta el mes de abril de 2007, cuando debido a la explotación sentida por todos los integrantes del grupo, decidieron separarse de su representante comprando y alquilando otros equipos que no les costara dar el 25% de las ganancias por arriendo de equipos para cada presentación. Anoticiados de que Luis Poma estaría formando otro grupo, el SENAPI certificó que el 5 de abril y el 31 de agosto, ambos de 2006, había solicitado registro de marca SIN CONTROL.

En consecuencia, existen tres registros de la denominación SIN CONTROL, por una parte en la Dirección de Derecho de Autor como Reserva de Nombre con Resoluciones Administrativas 9-001-590/2002 de 25 de noviembre de 2002 y 9-034/2005 de 1 de febrero de 2005 que declaran como titular a Vicente Jaime Laime Mamani y por otra parte, el registro 106353 en la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, con Resolución 4486/06 que declara como titular a Luis Poma Maqui, trámite al que nunca se adjuntó acta de fundación alguna.

Con ese registro Luis Poma formó otro grupo musical SIN CONTROL apartando a todos los integrantes iniciales y lo peor, desconoció la titularidad del nombre y logotipo a Vicente Jaime Laime Mamani, se quedó con la gran parte de títulos, trofeos y contratos, no habiendo respondido a los requerimientos de devolución.

Frente el registro realizado, el 8 de mayo de 2007, presentaron una acción administrativa de nulidad de registro de marca, acompañando fotografías y documentación probatoria sobre el origen del grupo y la fundación; sin embargo, fue rechazada por el SENAPI indicando que en una controversia entre un Registro en Derecho de Autor (Reserva de Nombre) frente a un registro de marca, prima este último; en consecuencia, dieron por subsistente el registro de marca realizado por Luis Poma Maqui, porque no corresponde la protección de nombre de grupos musicales por derecho de autor, como indica la Decisión 351 y el art. 6 de la Ley 1322 y que no se encuentra la categoría de Reserva de Nombre como figura protegible por el Derecho de Autor.

I.2. Fundamentos de la demanda.

1. Sobre la mala fe con que actuó el ex representante Luis Poma Maqui.

Las autoridades del SENAPI no consideraron las pruebas presentadas como contratos firmados con terceras personas, cartas dirigidas al grupo y certificaciones que demuestran claramente que Luis Poma Maqui era reconocido como representante del grupo SIN CONTROL hasta inicios del año 2007. Añadieron que además firmó la mayoría de contratos de servicios que cursan en obrados, lo cual demuestra claramente que era representante.

Añadieron que no presentaron dicha documentación en el proceso de nulidad con reconocimiento de firmas y rúbricas como dice el SENAPI, porque en materia administrativa rige el principio de informalismo y de verdad material contemplados en el art. 4-d) y l) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) corroborado por el DS 28138, por lo cual, la falta de reconocimiento de firmas no puede ser motivo para que no se valoren sus pruebas que demuestran que Poma Maqui tuvo esa condición y se aprovechó de su buena fe.

Asimismo, la autoridad demandada no consideró que la certificación de Heriba Ltda. con relación al contrato de 5 de noviembre de 1999 (primer contrato de fonograbación del grupo SIN CONTROL, Anexo C4), declara fehacientemente que Luis Poma firmó ese contrato como representante del grupo SIN CONTROL (Anexo 5), que estaba iniciándose en su actividad artística. Esa certificación constituye prueba contundente de que su representante actuó de mala fe, al registrar a su nombre el signo distintivo SIN CONTROL, a título personal.

2. Sobre la existencia de los registros de Reserva de Nombre que fueron invalidados por el SENAPI.

Hasta antes de la Resolución Administrativa 40/2006 de 28 de diciembre, se realizaba la protección de nombres de grupos musicales mediante el registro de Reserva de Nombre por la Dirección de Derecho de Autor del SENAPIU, al amparo del art. 68-k) de la Ley 1322 y considerando que constituye violación al derecho de autor la apropiación indebida de uso de nombres de grupos y conjuntos musicales, sumándose a ello, la Resolución Secretarial 106/96 de 25 de octubre de 1996.

En ese marco, se obtuvieron los registros de Reserva de Nombre SIN CONTROL para Vicente Jaime Laime Mamani con Resolución Administrativa 9/001/590/2002 de 25 de noviembre de 2002 y 9/034/2005 de 1 de febrero de 2005, este último se encontraba vigente hasta el 1 de febrero de 2007, y fue realizado con el procedimiento y fundamento legal de la Ley 1322, como se hicieron los más de 5.000 registros de Reserva de Nombres que existen en la Dirección de Derecho de Autor.

Los dos registros de reserva de nombre realizados por Vicente Laime, no sirvieron como antecedentes para el SENAPI en el proceso de nulidad presentado, solo se dio valor al registro de marca SIN CONTROL de Luis Poma como si fuera único y valedero, apoyándose en la citada Resolución 40/2006 que de ninguna manera puede estar por encima de la Ley 1322 y menos puede derogar el art. 68-k). Añadieron que el SENAPI no tomó en cuenta que en esos registros realizado por Vicente Laime, se acompañó un Acta de Fundación que data del 6 de noviembre de 2002, contemplando una fecha de fundación del grupo SIN CONTROL del año 1999 y lo más importante, que la autoría y titularidad del nombre pertenece a Vicente Laime.

3. Sobre las dos Actas de Fundación presentadas ante el SENAPI.

Señalaron que en el proceso de nulidad de registro se presentaron las siguientes Actas de Fundación en calidad de prueba:

Los demandantes señalaron que presentaron una copia legalizada por Notario de Fe Pública, del Acta de Fundación del grupo el 7 de noviembre de 1999, junto a una certificación de 19 de noviembre de 2007, que aclara que el acta cuenta con firma del abogado, documento en el que existe un error en la fecha que se consignó como 6 de enero de 2002; sin embargo ese hecho fue aclarado conforme al Testimonio 0313/2008 de 21 de julio de 2008 y se encuentra sustentado con las Certificaciones 025/2007 de 4 de octubre, 011/2008 de 21 de julio, 014/2007 de 30 de abril emitidas por el Director de Derecho de Autor del SENAPI, además, la fotocopia legalizada del memorial presentado al mismo Director el 8 de noviembre de 2002.

Luis Poma Maqui presentó un testimonio expedido el 23 de junio de 2007 por el Juzgado Segundo de Partido en Civil, dentro de la medida preparatoria planteada por la indicada persona contra Edwin Edgar Sullca Navía para el reconocimiento de firma en un acta de fundación del grupo SIN CONTROL el 6 de septiembre de 1999, la cual fue firmada por Luis Poma, Edwin Edgar Sullca Navía y Maritza Sanchez Quispe. En dicha medida preparatoria se dio por reconocida la firma indicándose que debía formalizarse la demanda, lo que al presente no se hizo. Aclararon también, que los herederos de Maritza Sanchez Quispe no reconocieron la firma de su difunta madre como disponen los arts. 1.297 y 1.300 del Código Civil y el art. 19 de la Ley 1760.

Pidieron se considere que las normas sobre el reconocimiento de firmas y rúbricas en documentos privados, no fueron consideradas por el SENAPI con el único argumento de que no son competentes para referirse a la legalidad de los documentos, obviando que el funcionario público debe velar por el cumplimiento de la ley.

Tampoco la autoridad demandada, consideró la suspensión de emisión de resoluciones presentada por su parte, ya que existe un proceso penal de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado sobre el documento de fundación.

Concluyeron este punto solicitando se acepte el Acta de Fundación de 6 de noviembre de 2002, debidamente aclarada que declara al titular del nombre y logotipo SIN CONTROL de propiedad de Vicente Jaime Laime Mamani, así como sea considerada y reconocida la antigüedad de la existencia de dicho documento con el depósito que se hizo a la Dirección de Derecho de Autor, el 8 de noviembre de 2002 junto al Registro de la Reserva de Nombre realizada en la misma fecha. Asimismo, téngase presente que se depositó el Acta de Fundación de 6 de noviembre de 2002 sin reconocimiento de firmas y rúbricas bajo el principio de informalismo y verdad material.

Plantearon también, que en el supuesto caso de tomarse en cuenta la tesis del SENAPI de validar y aceptar el registro de Luis Poma Maqui en la Dirección de Propiedad Industrial ¿por qué no se exigió la presentación del documento firmado por Edwin Sullca Navía de renuncia a los derechos intelectuales sobre la marca SIN CONTROL? ya que Luis Poma, Edwin Edgar Sullca Navía y Maritza Sánchez (ya fallecida), como supuestos fundadores del grupo, serían dueños del nombre, como redactaron en el Acta de 7 de septiembre de 1999, por lo que además, debieron inscribir juntos el registro de la marca, salvo presentación de la renuncia y no a sola declaración de Poma tanto al Juez ordinario como al SENAPI, sin acompañar documentación alguna.

4. Sobre el contrato de servicios con el vocalista.

Señalaron que la autoridad demandada dio plena validez a dicho documento para sustentar su decisión sin advertir, que ese contrato supuestamente fundado el 29 de enero de 2000, no puede tener valor de prueba plena porque el reconocimiento de firmas y rúbricas fue realizado el 20 de junio de 2007 y no contempla el reconocimiento de la supuesta firma de Maritza Sánchez Quispe porque ya había fallecido, ni tampoco se siguió el procedimiento establecido en la ley para que ese contrato tenga plena validez en caso de muerte de uno de los suscribientes del documento, que además, se encuentra en investigación ante el Ministerio Público por la denuncia de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

5. Sobre el cuaderno de asistencia donde firman Vicente Jaime Laime, Pedro Boris Silva y los otros componente del grupo, ahora desconocido por Luis Poma Maqui.

Luis Poma Maqui y el SENAPI fundamentan la supuesta existencia laboral entre los músicos que firman el cuaderno de asistente que presentó el que fue su representante, el cual se encuentra en proceso de investigación ante el Ministerio Público, pues el supuesto sello puesto por Luis Poma de “Gerente Propietario” fue estampado posteriormente y no al tiempo en que firmaron el cuaderno estableciendo las multas para el grupo durante el año 2000; en consecuencia, no puede constituirse en prueba plena.

6. Sobre el contrato con Heriba de 5 de noviembre de 1999.

Para el SENAPI, el contrato de 5 de noviembre de 1999, presentado por Luis Poma Maqui prueba la antigüedad de la supuesta Acta de Fundación presuntamente realizada el 6 de septiembre de 1999 y señala que ambos documentos son anteriores al 7 de noviembre de 1999, fecha en la que declararon formalmente la fundación de su grupo SIN CONTROL, aunque se organizó con anterioridad. Aclararon que el contrato con Heriba fue firmado por Luis Poma Maqui como representante del grupo como acredita la Certificación de 20 de junio de 2007, firmada por el representante de Heriba, por tanto, remontando al año 1999, el grupo ha usado el nombre en disputa porque Vicente Jaime Laime así lo dispuso, no Luis Poma Maqui quien solo era el representante. Actualmente, son otras personas que utilizan también el nombre SIN CONTROL alentados y engañados por Poma Maqui, tal como demuestran con las fotografías.

7. Sobre la nulidad del Registro de Marca de Luis Poma Maqui por las causales del art. 136-d), e) f) y h) y art. 137 de la Decisión 486-Régimen de Propiedad Industrial de la CAN

Invocaron la nulidad del registro de marca SIN CONTROL realizada por Luis Poma Maqui, bajo la causal prevista por el art. 136-d) de la Decisión 486 de la CAN, considerando que junto a su grupo musical, utilizaron el signo SIN CONTROL desde el año 1999. Asimismo, están facultados a apelar a una acción de nulidad, pues Vicente Jaime Laime Mamani, tenía a ese signo distintivo registrado con anterioridad al registro de Luis Poma Maqui, bajo la modalidad de reserva de nombre en la Dirección de Derecho de Autor del SENAPI; en consecuencia, procede la nulidad invocada pues no puede una marca infringir un derecho de autor y peor, anteriormente registrado como establece el art. 136-f) de la misma Decisión de la CAN.

Añadieron que también invocan la nulidad del Registro de Marca SIN CONTROL realizada por Luis Poma Maqui bajo la causal del art. 136-e) en el contexto de que su registro afecta la “imagen” del verdadero grupo SIN CONTROL que se ha hecho conocer desde un principio con ese nombre. Todo el público en Bolivia, conoce y ha conocido de manera notoria a los verdaderos integrantes del grupo, quienes lograron que su signo distintivo llegue a ser notoriamente conocido y renombrado en Bolivia, con la venia del único titular del nombre y logotipo, Vicente Jaime Laime Mamani. En este punto, relacionó los nombres de los integrantes y del instrumento musical a su cargo, así como de los vocalistas. Añadieron que ni el público ni las instituciones competentes en ejecución de música, conocen a Luis Poma Maqui como titular, usuario de la marca en cuestión y menos al grupo de personas con las que, desde el año 2006, ha formado otro grupo SIN CONTROL, por lo que en ese entendido, procede la nulidad del registro de marca por la causal del art. 136-h) de la Decisión 486.

Señalaron también, que invocan la nulidad bajo la causal del art. 136-f) de la citada Decisión, porque Vicente Jaime Laime Mamani tenía un registro de Reserva de Nombre de SIN CONTROL y se encontraba vigente al tiempo en que Luis Poma realizó su registro en la Dirección de Propiedad Industrial y el SENAPI cambió las reglas invalidando los registros de reservas de nombre con la Resolución Administrativa 40/2006 de 28 de diciembre de 2006. Aclaró que dicha reserva de nombre se efectuó en el marco legal de la Ley 1322 (art. 68-k) y la Resolución Secretarial 106 /96 de 25 de octubre de 1996 y encontrándose vigente la Ley de Derecho de Autor, no puede el SENAPI desconocer la norma legal con la Resolución Administrativa 040/2006 con la que dejaron sin efecto las reservas de nombre desde el 28 de diciembre de 2006.

Finalmente, se invocó la causal del art. 137 de la Decisión 486 para anular el registro de Luis Poma Maqui bajo los argumentos indicados en los antecedentes y fundamentos de la demanda, habiéndose demostrado toda la mala fe con la que actuó dicha persona, la que fue develada, tomándose en cuenta que estando vigente en la Dirección de Derecho de Autor del SENAPI la reserva de nombre de SIN CONTROL de Vicente Laime, posteriormente Luis Poma Maqui realizó el registro de marca SIN CONTROL, Clase 41 en la Dirección de Propiedad Industrial del mismo SENAPI, aparentando existir una grave complicidad entre la entidad y Poma, evitándose las responsabilidades que implican que dos oficinas (Dirección de Propiedad Industrial y Dirección de Derecho de Autor) otorgaron dos registros distintos a personas diferentes de una misma denominación, para identificar a una misma actividad – ejecución pública de música – provocando competencia desleal entre dos grupos musicales dirigidos por titulares actualmente en disputa sobre la denominación SIN CONTROL.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se disponga la anulación del registro de la marca SIN CONTROL para distinguir servicios de la Clase Int. 41 bajo el certificado 106353-C de Luis Gregorio Poma Maqui, dejando sin efecto además, la resolución jerárquica, la de revocatoria y la resolución de fondo.

II. De la contestación a la demanda.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), contestó negativamente a la demanda con memorial presentado el 20 de octubre de 2008, señalando lo siguiente:

i. Sobre el art. 136-d) de la Declaración 486, señaló que el SENAPI estableció que dicha causal de irregistrabilidad se refiere al hecho de la existencia de semejanza entre el signo solicitado con un signo ya registrado causando un riesgo de confusión o asociación cuando se demuestre que el solicitante haya tenido un vínculo o relación, expresamente establecido para una representación, distribución o autorización de uso a nombre del titular del signo debidamente registrado. Bajo ese contexto y, habiéndose establecido que para acreditar la titularidad del registro de marca es requisito imprescindible acreditar la titularidad del registro de marca. Revisado todo lo obrado, los recurrentes no acreditaron un derecho de marca sobre el signo distintivo denominado SIN CONTROL por lo que al momento de la concesión del registro, no hubo contravención a la indicada norma.

ii. En relación al art. 136-e) de la Decisión 486, el SENAPI estableció que dicha causal de irregistrabilidad se refiere al derecho que tienen las personas sobre su imagen, nombre, apellidos, retratos, a la intimidad, susceptibles al uso por terceros, salvo consentimiento expreso para realizar solicitud de registro de signo distintivo, contexto bajo el cual, se evidencia claramente que los impetrantes son personas naturales y no llevan el nombre o seudónimo SIN CONTROL, por tanto al momento de la concesión del registro no existió contravención.

iii. Sobre el literal f) del art. 136-f) de la misma Decisión, señaló que el derecho de autor nace con la creación de la obra sin necesidad de registro según el art. 2 de la Ley 1322, concordante con los arts. 52 y 53 de la Decisión 351 de la CAN, ya que su protección es meramente declarativa. Asimismo, el art. 4 de la Decisión 351, norma de aplicación preferente, como el art. 6 de la Ley 1322, protegen el derecho de autor sobre toda creación literaria, artística, científica, cualquiera sea la forma de expresión y el medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se conozca en el futuro.

Los demandantes sostienen que la base para la aplicación de dicha causal, está amparada en los Registros de Reserva de Nombre 9-001-590/2002 de 25 de noviembre y 9-034/2005 de 1 de febrero por lo que consideró necesario aclarar que el trámite denominado reserva de nombre, según la Resolución Secretarial 106/96 de 25 de octubre de 1996, es la guarda y custodia de un nombre con el fin de identificar y proteger: “… nombres de periódicos, revistas, secciones y columnas de los mismos, programas de radio y televisión, noticieros cinematográficos, de los demás medios de comunicación, de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras publicaciones periódicas o de personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de otra índole o de nombres de grupos y conjuntos, coros…”.

El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, aprobado con DS 23907 de 12 de julio de 1994, no establece la figura de reserva de nombre; sin embargo, en su art. 6 señala la figura de reserva de uso y explotación exclusiva, cuyo trámite se realiza ante la Dirección de Derecho de Autor.

Continuó señalando que la reserva de nombre como tal, fue contemplada en la Resolución Secretarial de la Secretaría Nacional de Cultura, señalando su alcance y concepción, por lo que se la consideraba como trámite de una declaración de uso; por tanto, el SENAPI concluyó que no constituye por sí, un derecho de autor, ya que no se adecua a sus conceptos y alcances establecidos en el Convenio de Berna, la Decisión 351 de la CAN y la Ley de Derechos de Autor 1322 de Bolivia, en el entendido que los alcances de una protección a los derechos de autor, recaen sobre obras literarias, artísticas o científicas.

Añadió que mediante Resolución Administrativa 40/2006 de 28 de diciembre, el SENAPI dejó sin efecto la tramitación de la figura sui generis de reserva de nombre en la Dirección de Derecho de Autor, trasladándola a la competencia de la Dirección de Propiedad Intelectual como registro de signo distintivo, esto en razón a que el nombre de un grupo musical no es un derecho de autor, más bien, constituye una denominación destinada al uso para identificar un grupo de personas que ofrecen y realizan un servicio en consecuencia, su correcta protección se enmarca en la figura de signos distintivos destinados a proteger servicios de entretenimiento conforme a la Clasificación Internacional de Niza; al art. 68-k) y el punto 9 de la Resolución Secretarial de 25 de octubre de 1996. También mencionó el caso 10-IP-94 en el que el Tribunal Andino se pronunció.

Con el preámbulo anterior, concluyó que el SENAPI determinó que para que proceda la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136-f) de la Decisión 486 de la CAN, debe ampararse a un derecho de autor que se encuentre establecido en la Decisión 351 y demás normas y no a figuras sui generis creadas por la normativa interna como la reserva de nombre la cual y como se estableció, es paralela a un registro de signo distintivo ya que de lo contrario constituiría una violación al Derecho Comunitario e inseguridad jurídica.

iv. Con relación a la causal de nulidad de registro de marca por mala fe, invocada por los demandantes, se refirió a su alcance mencionando el pronunciamiento del Tribunal Andino en el caso 58-IP-2007, y bajo ese contexto, definiendo qué se entiende por mala fe, señaló que el SENAPI determinó que no existió mala fe por parte del titular del Registro de la Marca SIN CONTROL, tomando en cuenta el momento de su registro.