SE/0023/2021

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 23/2021

EXPEDIENTE : 253/2018

DEMANDANTE : SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : RA. DGE/OPO/J 114/2018 de 13 de abril

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

LUGAR Y FECHA : Sucre, 23 de abril de 2021

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 19 a 28, subsanada a fs. 47, interpuesta por Societé Des Produits Nestlé S.A. representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J 114/2018 de 13 de abril, de fs. 32 a 44, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI; la contestación a la demanda de fs. 97 a 109 vta., el memorial de contestación a la demanda del tercero interesado de la firma GLORIA S.A., de fs. 115 a 120; la réplica de fs. 125 a 130, la dúplica de fs. 135 a 138 vta., los antecedentes administrativos y de emisión de la resolución impugnada; y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Contenido de la demanda.

Que, la Societé Des Produits Nestlé S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado, en mérito a Testimonio de Poder Especial 0677/2015 de 19 de junio, otorgado ante la Notaría de Fe Pública Nº 95 del Distrito Judicial de La Paz, solicita la tutela de sus derechos de conformidad a lo establecido en el Convenio Internacional de Paris de 20 de marzo de 1883, Convenio para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, del cual Bolivia y Suiza son partes por Ley 1482 de 6 de abril de 1993, e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J 114/2018 de 13 de abril, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), al amparo de lo dispuesto por la Ley 620, la Ley 025, los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, arts. 69 y 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y normas legales aplicables al caso.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda

En el desarrollo del proceso en fase administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia lo siguiente:

a) Que, mediante memorial de 24 de noviembre de 2015 (fs. 2 de antecedentes administrativos), la firma GLORIA S.A., representada legalmente por Ramiro Moreno Baldivieso, solicitó el registro del signo “PIL Panetón Tradicional” (mixta) con SM-5922-2015 de 24 de noviembre de 2015 y con Número de Publicación 181923, misma que pretende distinguir productos en la Clase Internacional 30: “Café, té, cacao, azuzar, arroz, tapioca, sucedáneos de café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel , jarabe de Melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; galletas, panetones hechas de cereales, panes navideños, roscas navideños, chocolates, caramelos”.

b) Mediante memorial de 03 de marzo de 2016 (fs. 26 a 30 vta. de antecedentes administrativos), Luz Mónica Rivero de Rocabado, en representación de NESTLE S.A., presentó demanda de oposición andina contra el signo solicitado.

c) Por memorial de 19 de mayo de 2016 (fs. 34 a 35 vta. de antecedentes administrativos), la firma GLORIA S.A. respondió a la referida demanda de oposición.

d) Corridos los trámites de rigor, el 14 de agosto de 2017, se dictó la Resolución Administrativa 368/2017 de 14 de agosto (fs. 38 a 48 de antecedentes administrativos), que declaró IMPROCEDENTE la demanda de oposición andina y resolvió CONCEDER la solicitud de registro de la marca “PIL PANETÓN TRADICIONAL” (mixta), para distinguir productos de la clase internacional 30 de la clasificación de Niza, a nombre de la Firma GLORIA S.A. Resolución que fue puesta en conocimiento de las partes conforme consta en los formularios de notificación de fs. 49 a 50 de antecedentes administrativos.

e) Como consecuencia de lo anterior, la firma NESTLÉ S.A. mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2017, presentó recurso de revocatoria contra la mencionada resolución.

f) Cursa Resolución Administrativa DPI/OPO/REV 241/2017 de 30 de octubre, emitida por el DSENAPI (fs. 62 a 68 de antecedentes administrativos), que resolvió RECHAZAR el recurso de revocatoria, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa 368/2017 de 14 de agosto.

g) Por lo anterior, por memorial presentado en fecha de 30 de noviembre de 2017 (fs. 73 a 77 de antecedentes administrativos), la firma SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa señalada en el párrafo precedente.

h) Cursa memorial presentado el 4 de enero de 2018 de fs. 82 a 83 (antecedentes administrativos), GLORIA S.A., respondió negativamente al recurso Jerárquico interpuesto, impetrando se declare improcedente el mismo.

i) Corridos los trámites de rigor, se emitió la Resolución Administrativa DGE/OPO/J 114/2018 de 13 de abril, de fs. 93 a 105 de antecedentes administrativos, que determinó RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado, en consecuencia se CONFIRMÓ la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV 241/2017 de 30 de octubre; Resolución Administrativa que fue puesta en conocimiento de las partes, conforme consta en los formularios de notificación de fs. 45 y 46, del cuerpo principal.

I.3. Fundamentos de la demanda.

En mérito de estos antecedentes, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado, formuló demanda contenciosa administrativa de fs. 19 a 28 subsanada a fs. 47 de obrados, argumentando que:

La Dirección General Ejecutiva de SENAPI vulneró principios del Derecho Administrativo; omitiendo su función de buscar la verdad material en contraposición de la verdad formal y sumó cargas y restricciones al administrado no contempladas en la norma comunitaria, en base a criterios formalistas que provocan indefensión y afectan el debido proceso.

Manifestó que cumplió con los arts. 146 y 147 de la Decisión 486 en la tramitación del Procedimiento Administrativo de Oposición Andina, ya que al momento de presentar dicha oposición, señaló con claridad que contaba con el Registro de Marca Nº198745 en Perú, describió la marca figurativa y expuso las imágenes de la marga figurativa. Asimismo, solicitó el registro de marca en el territorio boliviano, bajo el número SM 981-2016 de 4 de marzo.

Aclaró que la norma comunitaria no establece cuál el mecanismo para establecer un interés legítimo en la oposición andina, más allá de señalar la titularidad de la marca y/o solicitud prioritaria de la marca, debiendo entenderse bajo el principio de complemento indispensable que conforme la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, que tal interés se puede acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho, de acuerdo al art. 47 de la citada ley.

Sostiene que, NESTLÉ con posterioridad respaldó ese interés ya proclamado con mayores elementos de convicción, en la etapa del recurso de revocatoria, con la presentación de una copia del certificado de Registro de Marca y un vínculo de página WEB para que SENAPI pueda corroborar esos datos, de acuerdo al art. 46.II de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Aseveró que en base a la aplicación del art. 241 del Reglamento de Procedimiento Interno de SENAPI, que es inferior a la Ley 2341, la Decisión 486 y la Constitución Política del Estado (CPE), se restringieron derechos reconocidos por las citadas normas de carácter superior. La presunción de constitucionalidad del reglamento, es precisamente eso; una presunción que frente a la flagrante aplicación de un reglamento contrario a la ley y la Constitución deviene siendo nula, aplicándose con preferencia a las leyes, tratados, normas de derecho comunitario y sobre estas la CPE. En ese sentido infiere que la restricción de presentar mayores elementos de prueba en la etapa de impugnación, constituye una restricción del derecho a la legítima defensa de rango normativo superior y de aplicación naturalmente preferente frente a cualquier reglamento que pretenda restringir ese derecho.

Refiere que el citado artículo del Reglamento Interno del SENAPI, regula la forma en que se debe presentar la oposición andina y la solicitud del registro para acreditar el interés real en el mercado en que se presenta la oposición; adicionalmente señala opciones para que el opositor presente documentación o medios que sirvan para verificar el registro previo que invoca. Pero estas opciones no pueden entenderse como pretende SENAPI, como una tasación de prueba y de números clausus, porque por encima de estas opciones reglamentarias, se encuentra la Ley 2341, que dispone la acreditación de hechos relevantes para la decisión de un procedimiento por cualquier medio de prueba admisible en derecho, conforme establece el art. 47 de la Ley 2341.

Puntualizó que en el art. 241.IV del Reglamento Interno del SENAPI, se encuentra la restricción de subsanar el interés legítimo, dentro de los recursos impugnativos de revocatoria y jerárquico, invocando nuevamente el principio de jerarquía normativa y aplicación preferente; por lo que denuncian que a través de la aplicación del referido reglamento se desconocieron derechos y garantías de NESTLÉ consagrados en las normas superiores del ordenamiento jurídico, así como decisiones e interpretaciones emanadas del Tribunal de Justicia de la CAN. La redacción del texto del art. 241.IV del citado Reglamento, es ambiguo en su fin y aplicación que causó agravio a NESTLÉ, ya que supone que la intención del legislador fue dejar claro que el interés legítimo del opositor debía estar presente al momento de interponer la oposición, es decir, con la existencia de una marca registrada -base de la oposición o la solicitud de registro previo- en cualquier de los países miembros de la CAN y seguidamente el interés real en el mercado, solicitando la marca en el país de la oposición; cerrando la posibilidad que el opositor presente en la fase recursiva, la solicitud de la marca acreditando el interés real y que siempre tenga que ejercer ese interés a tiempo de interponer la oposición andina o que la marca base de oposición o la solicitud, existan de manera previa a la oposición, ese es el sentido que guarda relación con el espíritu del art. 147 de la Decisión 486.

Afirma, que el SENAPI fue más allá de lo que se pretendía regular con el Reglamento y generó una flagrante restricción de los derechos a la defensa y debido proceso, pues con la aplicación del precepto reglamentario, impidió que NESTLÉ presentará mayores elementos de juicio para la toma de decisiones en la etapa de recursos impugnativos, que respaldaban el interés legítimo con el que presentó NESTLÉ a tiempo de interponer la oposición andina. Por mala aplicación del reglamento interno, se desconoció el interés legítimo acreditado con un número de registro de fecha cierta de la marca preexistente de NESTLÉ, idéntica o similar y para la misma clase de clasificatorio internacional de aquella que pretendía registrar la empresa GLORIA S.A. Reitera que no estaba pendiente de acreditación ni de interés legítimo ni interés real de NESTLE a tiempo de presentar la oposición andina, menos aún si SENAPI cumplía y observaba el principio de verdad material, que le da amplias facultades para realizar la búsqueda de la verdad material en oposición a la verdad formal, independientemente de los medios de prueba que las partes pudieren aportar como en efecto hizo NESTLÉ.

Aduce que la errónea aplicación e interpretación del art. 241 del Reglamento Interno de SENAPI, originó la vulneración de los principios de buena fe, lealtad procesal, principio de legalidad, verdad material y jerarquía normativa que afectaron el derecho a la defensa y debido proceso de NESTLÉ. Asimismo, SENAPI soslayó que el art. 147 de la Decisión 486, regula de manera amplia el ejercicio pleno de los derechos del titular de una marca en cualquiera de los países miembros de la CAN y evitar situaciones que pudiesen producir peligro de confusión al consumidor final de los productos o servicios que una marca distingue. A tal efecto, invocó el Auto Supremo 5/2018 del Tribunal Supremo de Justicia, así como la Interpretación Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina IP 2-IP-2017, SCP 0873/2014 de 12 de mayo, porque a través de ellos e independientemente de la materia de controversia sobre los que versan y que están relacionadas a los Derechos de Propiedad Industrial, deben sujetarse al principio de verdad material, que es uno solo y el mismo en todo el ordenamiento jurídico nacional y bloque de constitucionalidad reconocido por la CPE.

PETITORIO

Solicita se declare probada la demanda, disponiendo se anule la Resolución Administrativa impugnada y se emita nueva resolución considerando el interés legítimo de NESTLÉ, que ingrese al análisis y valoración de la posición andina presentada respecto a la solicitud de la marca presentada por GLORIA S.A.

Admitida la demanda mediante providencia de 5 de octubre de 2018, cursante a fs. 48, se corrió traslado a la autoridad demandada; asimismo se dispuso que la demanda se ponga en conocimiento de la firma GLORIA S.A., como tercero interesado, para que se apersone y asuma su defensa. A efectos de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada y tercero interesado, se ordenó que por Secretaría de Sala se libre provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.4. De la contestación a la demanda.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, representada legalmente por Carlos Alberto Soruco Arroyo, en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO 152.2017 de 9 de junio, mediante escrito de fs. 97 a 109 vta., contestó a las pretensiones de la actora en forma negativa, en mérito a los siguientes argumentos:

Arguye que la Societé Des Produits NESTLÉ S.A., de forma inconsistente redunda que el SENAPI a través de la Resolución impugnada, vulneró la jerarquía normativa prevista en la CPE, los principios de informalismo y verdad material previstos en el procedimiento administrativo; empero, omite pronunciarse con relación a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015 (numeral 31), que en forma expresa establece los requisitos para acreditar el “LEGÍTIMO INTERÉS” para interponer una DEMANDA DE OPOSICIÓN ANDINA, de la siguiente manera:

“…Asimismo, dentro del proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo…”. Línea jurisprudencial que también se halla plasmada en los procesos 140-IP-2014 y 46-IP-2007; es decir, existe jurisprudencia uniforme sentada por el Tribunal de Justicia de la CAN, que expresamente señala que el OPOSITOR ANDINO tiene la obligación y carga procesal de “ACREDITAR” su “LEGÍTIMO INTERÉS” para interponer su demanda al amparo del art. 147 de la Decisión 486 de la CAN; no basta con mencionar o anunciar el legítimo interés como aduce la parte demandante.