SE/0028/2019

SALA PLENA

SENTENCIA:

28/2019.

FECHA:

Sucre, 21 de agosto de 2019.

EXPEDIENTE N°:

1220/2014.

PROCESO:

Contencioso Administrativo.

PARTES:

Empresa PHARMA DEVELOPMENT S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR:

José Antonio Revilla Martínez.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 29 vta. y memorial de subsanación de fs. 143 y vta. presentados por la empresa PHARMA DEVELOPMENT S.A., impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No. 118/2014 de 07 de abril, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 144, la contestación de fs. 210 a 215, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Antecedentes de hecho de la demanda.

La empresa demandante mediante su apoderado, señala que habiendo presentado su solicitud de registro de la marca “NUTRIBABY”, esta fue denegada por el SENAPI mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-N° 244/2013, por la existencia de un registro previo de la marca “NUTRIBEBE” por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, ambas comprendidas en la Clase 5 de la clasificación internacional.

A ello, refiere que ante el inadecuado análisis que se hizo respecto a la naturaleza de los productos que las mencionadas marcas protegen, y en función a la contradicción con la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpuso el recurso de revocatoria, que fue rechazado mediante Resolución Administrativa REV-SD-N° 360/2013; y ante la interposición del recurso jerárquico se emitió la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-118/2014 que dispuso su rechazo.

Fundamentos de la demanda.

El demandante, señala que la resolución emitida por el SENAPI es contraria con la jurisprudencia sentada por el Tribunal de la Comunidad Andina de las Naciones, al señalar que ambas marcas no pueden coexistir en el mercado, sin considerar que en ningún momento competirán en él; toda vez que la marca NUTRIBABY no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad en el artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, haciendo mención a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino en los procesos signados como 114-IP-2003 y 35-IP-2011 en relación a la conexión competitiva, refiere que los canales de comercialización y los medios de publicidad a través de los cuales se venderán los productos, son factores decisivos a fin de determinar la existencia o no de conexión competitiva, ya que la misma así como el riesgo de confusión existen solo cuando los productos serán comercializados a través de los mismos canales, criterios que aplicados al presente caso, se ve que entre los productos no existe conexión competitiva, ya que los productos de la marca NUTRIBEBE no serán comercializados ni puestos en el mercado, al ser su distribución gratuita en centros específicos a madres embarazadas beneficiarías del subsidio de salud, no compitiendo por lo tanto con los productos de la marca NUTRIBABY al no ser exhibidos de manera conjunta, y toda vez que estos últimos serán puestos al mercado con acceso al público en general. Por lo tanto, de dicha comparación no se cumple el criterio referido a canales de comercialización, no pudiendo el consumidor confundir ambas marcas al no ser ofrecidas en los mismos comercios.

A ello, en relación a los medios de publicidad indica que la marca NUTRIBEBE al no comercializarse en el mercado no recurrirá a medios de publicidad al no ser colocados en el mercado, al ser gratuitos y ser entregados por canales especiales de distribución, reafirmando ante ello la no existencia de conexitud competitiva ni riesgo de confusión entre marcas.

Refiriendo finalmente que el SENAPI aplica de manera equivocada la jurisprudencia del Tribunal Andino, al reafirmar por un lado que los productos NUTRIBEBE no serán comercializados, y contrariamente a la norma establece que sí existe riesgo de confusión.

Petitorio.

Concluye solicitando se declare PROBADA su demanda, y en consecuencia se Revoquen las Resoluciones Administrativas DG6E/DEN/J-118/2014 de 7 de abril; REV-SD-N0 360/2013 de 15 de octubre; y DPI/SD/Denegatoria- N° 244/2013 de 15 de agosto, ordenando al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, conceder el registro de la marca NUTRIBABY (Mixta) Cl. Int. 05, Pub 157380 a nombre de PHARMA DEVELOPMENT S.A.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

1 Fundamentación.

Jhilda Gabriela Murillo Zarate, apersonándose al proceso en su condición de Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, respondió negativamente a la demanda, señalando que:

El objeto de la demanda contencioso administrativa, es inherente a la denegatoria de solicitud de registro de la marca “NUTRIBABY” (Mixta), Clase internacional 05, con Publicación N° 157380, ante la existencia del registro previo de la marca NUTRIBEBE (Mixta), con el número 111984-C concedido el 12 de diciembre de 2007.

Conforme a ello, refiere que el cotejo marcario fue efectuado conforme a las reglas establecidas en la jurisprudencia andina. Considerando en inicio que los signos en conflicto llevan en su denominación como una partícula de uso común el prefijo “NUTRI” que fue excluida para la comparación, tomando en cuenta solo “BEBE” y “BABY”, cuya visión sucesiva dejan un similar impacto visual.

Refiriendo además, que en el campo ideológico, si bien el termino BABY proviene del inglés su significado es susceptible de ser entendido por un sector considerable del público consumidor, al haber sido introducida dentro el lenguaje común, no siendo apreciada por el consumidor como palabra de fantasía, por lo que se considera en la resolución motivo de la demanda, que dicho término puede generar un riesgo de confusión al evocar una misma idea; razón por la cual acota, se realizó un examen de registrabilidad más prolijo, evitando que con el registro de un signo estrechamente similar al registrado pueda generar consecuencias en la salud del consumidor medio y animales, toda vez que el objeto de dicha registrabilidad no solo se refiere a la protección de la marca previamente registrada, sino a la protección del consumidor medio por los perjuicios en la confusión de marcas farmacéuticas.

A ello, en relación a la compe ti tividad y aseveración de la parte demandante, de ser contraria la resolución jerárquica a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino, señala que dicha resolución estableció que ambas se encuentran comprendidas en la Clase 05, y ya en principio se dan más semejanzas que diferencias, poseyendo las mismas finalidades; y si bien no compartirían los mismos canales de comercialización por la naturaleza del subsidio, al existir un nexo conceptual entre ambas marcas, se puede crear un riesgo de confusión en el consumidor medio respecto a los productos, por lo que ambas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, entendiéndose a este como el ámbito físico o virtual en el que se generan las condiciones necesarias para intercambiar bienes y/o servicios, en el cual aunque no fueren comercializados, también se encuentran los subsidios.

Asimismo, refiriendo las reglas establecidas en la jurisprudencia andina sentada en el proceso 114-IP-2003, indicó que en el caso concreto se evidencia que ambos signos protegen o pretenden proteger dentro de la Clase 05, productos farmacéuticos, alimentos para bebes, sustancias dietéticas, siendo estos similares; y que si bien no se compartirán los mismos canales de comercialización, sí se compartirán los mismos medios de publicidad, observándose que existe una relación entre ambos productos, advirtiendo el uso conjunto de alimentos para bebé con complementos nutricionales con el fin de mejorar la alimentación para mayor beneficio en prevención de enfermedades y mejorar la salud, siendo que ambos productos guardan la misma finalidad de conservar la salud humana y complementar la alimentación.

Concluyendo en relación a lo precedentemente señalado, que si bien no compartirán canales de comercialización, existen los elementos referidos respecto a la conexión competitiva que existe, la que sumada a la similitud ideológica, producen riesgo de confusión pero sobre todo de asociación para el consumidor medio.

Por otra parte, indica que ante la similitud de los signos y la conexión competitiva de productos, se presentan los dos supuestos requeridos para configurar riesgo de confusión, imposibilitando su coexistencia con la marca registrada, encontrándose la marca solicitada dentro la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN.

. Petitorio.

Finalmente solicita se dicte sentencia rechazando la demanda y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica DG6E/DEN/J- 118/2014 de 7 de abril.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Los antecedentes cumplidos en sede administrativa y jurisdiccional que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:

III.1 El 14 de septiembre de 2012, Enrique MacLean Soruco, como apoderado de la firma PHARMA DEVELOPMENT S.A., solicitó ante la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, el registro como marca “NUTRIBABY” (Denominación y Diseño) destinada a proteger productos de la Clase Internacional 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

III.2 Mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-N° 244/2013 de 15 de agosto, el SENAPI evidenciando la existencia de una marca previamente registrada denominada “NUTRIBEBÉ”, denegó la solicitud y dispuso el archivo de obrados.

III.3 Contra dicha determinación PHARMA DEVELOPMENT S.A. interpuso Recurso de Revocatoria, resuelto por el SENAPI mediante Resolución Administrativa REV-SD-N0 360/2013 rechazó el recurso, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-N° 244/2013.

III.4 Interpuesto el Recurso Jerárquico, fue rechazado por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J-118/2014, confirmando en forma total la Resolución REV- SD-N0 360/2013.

III.5 Durante el curso del proceso contencioso administrativo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto N° 316/2015 de 10 de diciembre (fs. 279 a 280), solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los ines. b) e i) del artículo 135 e inc. a) del artículo 136, ambos de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

III.6 Ante la solicitud efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a este alto tribunal la Interpretación Prejudicial 343-IP-2018. (fs. 304 a 311 y vta.).

III.6 Notificado que fuere el Ministerio de Salud como tercero interesado, se apersona y responde a la demanda, (fs. 270 a 274).