SE/0039/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 39

Sucre, 22 de abril de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES:

Expediente : 318/2017 - CA

Demandante : Sophia Holdings Sociedad Anónima de Capital Variable

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : Laboratorios ALFA Sociedad Anónima

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA:

La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 160 a 168, interpuesta por la Sociedad Sophia Holdings, Sociedad Anónima (SA) de Capital Variable (CV) a través de Claudia Carolina Finfera Gonzáles, apoderada de Héctor Ernesto Hernández Magos, representante legal de la sociedad, que impugna la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la contestación de fs. 227 a 237; citación al tercero interesado de fs. 259; réplica de fs. 289 a 293; dúplica de fs. 302 a 309; Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 441-IP-2018, de fs. 322 a 327; antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN:

1. Demanda y petitorio

La demanda contenciosa administrativa presentada el 9 de octubre de 2017, por la Sociedad Sophia Holdings, SA de CV, aclarando que, ante la Cancelación por no uso del registro de la marca “Lagricel Ofteno” (denominativa), debidamente registrada por Laboratorios Sophia SA de CV, en fecha 20 de febrero de 2003, bajo el registro Nº 89298-C, renovada el 20 de febrero de 2013 con Nº 87478-A, para distinguir productos en la clase 5; registro que el 19 de abril de 2017 fue transferido mediante Resolución de Transferencia Nº PI-TM-377/2017 a favor de Sophia Holdings, SA de CV, actual titular de la marca descrita. Tomando en cuenta que el proceso de cancelación fue iniciado con anterioridad a la transferencia de la marca, toda la prueba de uso, corresponde a las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015, periodo en el que la marca correspondía a Laboratorios Sophia, quien comercializaba su producto farmacéutico a través de su distribuidor, la empresa Corporación Mercantil Sudamericana CORMESA Ltda., desde el año 2005, año desde que no dejó de hacerlo.

El demandante manifiesta que el SENAPI aplicó incorrectamente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el marco normativo Constitucional, haciendo referencia concreta: a) Al Principio de Verdad Material, de aplicación obligatoria. Abundando, cita textualmente la Sentencia Constitucional (SC) 0427/2012-R: “el principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud a la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones”.

Amparado en este principio, sostiene que el SENAPI omitió valorar dos pruebas fundamentales, debidamente presentadas que acreditan el uso comercial de la marca, refiriéndose concretamente a: 1. La certificación emitida por el titular de la marca, que no fue considerada, por la institución administrativa, por considerarla una declaración unilateral que “no acredita la relación comercial”; y 2. Las facturas que evidencian la distribución del producto en Bolivia; pruebas que valoradas integralmente, demuestran fehacientemente el uso comercial del medicamento Lagricel Ofteno, dentro del periodo (2012-2015).

Manifiesta que el SENAPI no se pronunció ni valoró el uso comercial de la marca en el mercado nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 167 de la Decisión 486, al no valorar los documentos que demuestran este extremo; exigiendo erradamente, la demostración de la relación comercial entre el titular de la marca (Laboratorios Sophia) y el distribuidor en el territorio nacional (COMERSA Ltda.); distorsionando y sustituyendo el concepto de uso comercial por el de relación comercial.

Adicionalmente adjunta más prueba, consistente en: Contrato de distribución de productos farmacéuticos suscrito entre Laboratorios Sophia y Global Mercury Corp., el 1 de enero de 2014, vigente por 5 años; contrato con el que Global Mercury Corp., suscribe a su vez, un contrato de distribución con COMERSA Ltda., el 1 de enero de 2014, con una vigencia de 1 año.

Copias legalizadas de los Testimonios Nos. 1513/2017 y 1514/2017, que protocolizan las actas de certificación de hechos, que, a decir de la demandante, dan fe de la existencia y contenido de las facturas de venta de los productos identificados con la marca Lagricel Ofteno, emitidas por Laboratorios Sophia a favor de sus distribuidores en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, para la comercialización de los productos identificados con esta marca.

b) Sostiene que el marco normativo constitucional, ordena la aplicación del Principio de Informalismo Administrativo; citando la SC 992/2005-R, como jurisprudencia y señalando que el SENAPI debió entender que este principio está concebido para subsanar errores u omisiones formales del administrado, siempre que las cuestiones esenciales se hayan cumplido; en el caso concreto, manifiesta que lo esencial es el haber probado el uso real, efectivo y constante de la marca Lagricel Ofteno en el territorio boliviano; y lo formal sería, la presentación de documentos debidamente legalizados, que refleje de manera formal o documentada la relación comercial y la comercialización de dichos productos, que no hacen al fondo y no puede ser motivo para afectar un derecho de propiedad intelectual, legalmente adquirido.

Petitorio.- El demandante solicita que se declare probada la demanda, se revoque y deje sin efecto la resolución administrativa impugnada.

2. Contestación a la demanda y petitorio

El representante legal del SENAPI, Carlos Alberto Soruco Arroyo, se apersona al proceso el 16 de marzo de 2018 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) Sobre la valoración de la prueba. Sostiene que en consideración a que la demanda de cancelación planteada por Laboratorios ALFA Ltda., es de 18 de mayo de 2015, el periodo que debió acreditarse el uso de la marca Lagricel Ofteno (denominativa), corresponde al comprendido entre el 18 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2015; debiendo ser acreditada por el titular, el licenciatario o por otra persona autorizada.

Señala que, para este fin, deben cumplir los principios de sometimiento pleno a la Ley y el de verdad material, establecidos en el art. 4.c) y d) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo. Respecto al principio de verdad material, cita un texto de la SC 1120/2012, que en conclusión dispone que, este principio, reconocido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), busca el análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier situación; obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por Ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. Concluye señalando que el principio de verdad material se aplica, en el caso concreto, en tanto no afecte ningún derecho o garantía constitucional, como el debido proceso, establecido en la Ley Nº 2341, a fin de no afectar los derechos de ninguno de los administrados.

Respecto a la valoración de la prueba presentada por Laboratorios Sophia SA de CV al momento de contestar a la demanda de cancelación, en grado de revocatoria y en jerárquico; sostiene que el Testimonio Nº 1264/2015 de 12 de octubre, de Protocolización de una Certificación de Relación Comercial, realizado por Héctor Ernesto Hernández Magos como representante de Laboratorio Sophia SA de CV, donde se sotiene que este laboratorio mantenía una relación comercial con la empresa boliviana Corporación Mercantil Sudamericana “CORMESA” Ltda.; consistente en la exportación desde México a Bolivia del producto farmacéutico “Lagricel Ofteno”; prueba que al ser una manifestación unilateral del demandado y emitida posteriormente a la interposición de la demanda de cancelación; no correspondía su admisión en mérito al art. 89.d) del DS Nº 27113 y art. 62 de la Ley Nº 2341.

Con relación a todas las facturas presentadas con vista de Notario de Fe Pública, señala que todas tienen como emisor a la Corporación Mercantil Sudamericana “CORMESA” Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV tendría una relación comercial, para lo que adjunta copia legalizada del Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos de 19 de enero de 2009, que en su punto 5.1, establece textualmente que su duración es de tres años; señalando en el punto 5.3, las partes acuerdan que en caso de no firmarse un documento en el que conste el deseo de ambas de prorrogar la vigencia del contrato o celebrar uno nuevo, la relación de las partes se dará por terminada. Al respecto refiere que el contrato dispone expresamente que su vigencia era a partir del 19 de enero de 2009 hasta el 19 de enero de 2012; que no existe una tácita reconducción del contrato de distribución, por lo que no acredita que la relación comercial se hubiera prorrogado, más si no adjunta ningún otro documento idóneo, que demuestre que la relación se extendió en el tiempo.

Señala que al ser el art. 165 de la Decisión 486, claro al establecer que el uso de la marca debe estar realizada por el titular, un licenciatario o por otra persona autorizada; extremos que no se demuestran con el contrato de distribución, por ser temporal la vigencia de la relación comercial; consecuentemente, las facturas emitidas por CORMESA Ltda., no acreditan el uso de la marca por parte del Laboratorio Sophia SA de CV, dentro de los tres años anteriores a la interposición de la demanda de cancelación de 18 de mayo de 2015, vale decir, dentro del periodo 18 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2015.

Por lo manifestado, concluye que los medios probatorios aportados, no constituyen prueba idónea que acredite el uso real y efectivo de la marca Lagricel Ofteno por parte del titular, licenciatario o persona autorizada, durante los tres años anteriores al inicio de la demanda de cancelación.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte sentencia “rechazando” (sic) la demanda y confirmando la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo.

ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA:

1.- El 18 de mayo de 2015, la sociedad Laboratorios ALFA Ltda., demandó la cancelación por falta de uso del registro de la marca LAGRICEL OFTENO, registrada en la clase 5, con Resolución N° 0368/2003 de 20 de febrero, bajo registro N° 89298-C, de propiedad de la firma Laboratorios Sophia SA de CV (fs. 1 a 4 del Anexo 1), subsanada el 10 de junio de 2015 (fs. 7 a 9 del Anexo 1).

2.- Notificado el represente legal de Laboratorios Sophia SA de CV con la demanda de cancelación el miércoles 1 de julio de 2015 (fs. 12 del Anexo 1), adjuntando la documental que cursa de fs. 13 a 236 del Anexo 1, el 28 de septiembre de 2015, a través de María Elena del Pilar Soruco Etcheverry, apoderada de la firma, contesta la demanda de cancelación, peticionando que se declare improcedente la acción de cancelación y se ratifique el registro de marca (fs. 237 a 252 del Anexo 1).

3.- Mediante Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo, se declara Probada la demanda de cancelación interpuesta por Laboratorios ALFA Ltda. y en ejecución de fallos se ordena proceder con la cancelación de la marca Lagricel Ofteno (denominativa) de Laboratorios Sophia SA de CV, registrada bajo N° 89298-C de 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase internacional 5 (fs. 260 a 275 del Anexo 2).

4.- Formulado el recurso de revocatoria por la apoderada de Laboratorios Sophia SA de CV (fs. 289 a 291), la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, emite la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº237/2016 de 30 de diciembre, que rechaza el recurso y confirma totalmente la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo (fs. 314 a 342 del Anexo 2).

5.- Interpuesto el recurso jerárquico (fs. 348 a 349 del Anexo 2), la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, rechaza el recurso y confirma totalmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº0237/2016 de 30 de diciembre (fs. 389 a 1412 del Anexo 2).

6.- El proceso se tramita en sujeción a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; éste Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución de 28 de junio de 2018 (fs. 315 a 317 del Expediente), solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la CAN, emitiéndose la Interpretación Prejudicial respectiva dentro del Proceso 441-IP-2018, de 14 de diciembre de 2018 (fs. 322 a 327 del Expediente), que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aplicada en la emisión de la presente Sentencia, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA:

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la pretensión del demandante, Sophia Holdings SA de CV, se circunscribe a determinar la utilización de la marca Lagricel Ofteno, en las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el art. 166 de la Decisión 486 de la CAN; es decir, que ha sido puesto en el comercio o se encontraba disponible en el mercado.

ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE:

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre la verdad material

En ese marco, la presente Sentencia, aplica el principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la CPE, desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”; en ese sentido, dicho principio forma parte del bloque de constitucionalidad imperante y debe estar implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica.

El tratadista Juan Carlos Cassagne manifiesta: “…En el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes”. (Derecho Administrativo II Abeledo-Perrot- Buenos Aires Argentina, pág. 321).

Sobre la normativa del Derecho Comunitario Andino

Para la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, rige el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, “Primacía del Ordenamiento Comunitario”; goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional, y en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, debe prevalecer el primero.

En ese contexto, cuando existe una disposición normativa interna u otra norma contenida en un tratado suscrito por el respectivo país integrante, contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse al caso específico, ello con base en dicho principio, por cuanto el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, por cuanto el ordenamiento comunitario no se origina del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina; en consecuencia, no está subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, consiguientemente los tratados internacionales que celebren los países miembros como el Convenio de París, no lo vinculan, tampoco surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones.

Bajo ese entendimiento, el art. 165 de la Decisión 486 de la CAN, con relación a la cancelación del producto, prevé que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación…”

Por su parte, el art. 166 de la misma Decisión 486, determina que: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado…”

Por su parte, el art. art. 167 de la citada Decisión 486 de la CAN, determina que: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

IV.ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA:

La demanda contenciosa administrativa está vinculada a la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, que rechaza el recurso jerárquico y confirma totalmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº0237/2016 de 30 de diciembre, que a su vez, confirmó totalmente la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo, que declaró Improbada la Demanda de Cancelación interpuesta por Laboratorios ALFA Ltda., ordenando la cancelación de la marca LAGRICEL OFTENO (denominativa) de Laboratorios Sophia SA de CV, registrada bajo N° 89298-C de 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase internacional 5.

1.- Interpretación Prejudicial del presente Proceso 441-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018

De conformidad con el contenido de la Interpretación Prejudicial del presente Proceso 441-IP-2018, se concluye que:

- Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

Realizando el análisis del art. 165 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determina que: a) la cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. b) Para determinar si una marca ha sido usada o no, se toma en cuenta, el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado, que señala, una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de comercialización. c) Existe una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. d) Para la procedencia de la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; explicado, en otros términos, significa que, basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

En cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, señala que se debe tener las siguientes consideraciones: a) Legitimación para iniciar el trámite, la que debe iniciar a solicitud de parte interesada, no pudiendo ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente (SENAPI en Bolivia). El solicitante debe demostrar su interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite, después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca; si ésta notificación se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca, para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

- Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

Para este objetivo, el Tribunal de Justicia de la CAN, desarrolla los alcances del art. 167 de la Decisión 486, en los siguientes términos: a) La carga de la prueba en este trámite, corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. b) Este artículo consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En este sentido, el uso se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional; correspondiendo a la autoridad nacional competente, evaluar todas las pruebas aportadas, conforme con el régimen probatorio aplicable.

- El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

A este efecto, desarrolla el art. 166 de la Decisión 486, que plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme el detalle siguiente: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Este inciso, señala dos supuestos de uso: 1. La puesta, entendida como que los productos han sido materia de venta o comercialización; o 2. La disponibilidad de los productos en el mercado, es decir, aquellos productos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el inciso anterior. c) El uso de una marca en modo que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. d) Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado –que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (productos) identificados con su marca; por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. e) El sentido del art. 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. f) La intención del art. 165 de la citada Decisión, no es que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Razonamiento concordante con lo dispuesto en el primer párrafo del art. 166 de la Decisión 486, cuando señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. g) Para acreditar la comercialización del producto, podemos señalar los siguientes documentos: contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría; para probar el uso de la marca, en cuanto a la acreditación que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca, se considera: la existencia de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.). h) Para establecer el uso de la marca dependerá de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización en el mercado. i) Ante la existencia de productos ofertados de manera intermitente o estacional, como es el caso de los productos propios del verano, de aquellos que corresponden a fecha festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros); se considerará los espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. j) Ante la existencia de vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad, como ser: procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos y de fuerza mayor, que pueden alterar las condiciones de oferta y demanda; la autoridad de propiedad industrial debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Siendo inadmisible el exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio; por lo que la autoridad competente debe ponderar adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. k) Para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. l) Para acreditar el uso de una marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, debiendo ponderarse la efectiva puesta a disposición del mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

Con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial, y el contenido de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN precedentes, éste Tribunal concluye que:

2.- En cuanto a la carga de la prueba en el proceso de cancelación de registro de marca por no uso, en cumplimiento del art. 167 de la Decisión 486, se observa que la prueba documental que cursa en el expediente administrativo, de fs. 18 a 227, 229 a 236, 255 a 256 del Anexo 1 de Antecedentes Administrativos; de fs. 281 a 288, 298 a 310, 359 a 366, 423 a 427, 432 a 435, 442 a 445, 449 a 452, de 456 a 459, 463 a 466, del Anexo 2 de Antecedentes Administrativos; fue adjuntada por la sociedad Sophia Holdings SA de CV, quien es titular del registro de marca Lagricel Ofteno (denominación) perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro Nº 89298-C; en consideración a la transferencia efectuada por el cedente Laboratorios Sophia SA de CV, acreditada por la Resolución de Transferencia Nº PI – TM – 377/2017 de 19 de abril (fs. 6 del expediente); consecuentemente, el titular del registro es quien adjuntó la prueba, principalmente las facturas comerciales de fs. 18 a 227 del Anexo 1 de Antecedentes Administrativos, que evidencian la comercialización del producto en Bolivia, en el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; por lo que se encuentra cumplido los dispuesto en el art. 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

3.- Sobre la demostración del uso de una marca, normado por el art. 466 de la Decisión 486; y en atención a la Interpretación Prejudicial realizada en el caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desarrollando este artículo, identifica 2 supuestos de uso, siendo el primero, la puesta del producto en el comercio; y el segundo, la disponibilidad de los productos en el mercado; en el caso que nos ocupa, las facturas comerciales (fs. 18 a 227 del Anexo 1), demuestran que la marca Lagricel Ofteno, se encontraba en uso en el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; lo que quiere decir, que el producto se encontraba disponible en el mercado, por lo que su venta pudo hacerse efectiva, conforme se acredita con las referidas facturas. Con relación a las cantidades comercializadas, la Interpretación Prejudicial sostiene, que el análisis no solo debe circunscribirse a acreditar la comercialización del producto en el mercado a gran escala, debiendo ponderarse la efectiva puesta a disposición del producto en el mercado; extremo que en el caso presente, se evidencia por la facturas comerciales (fs. 18 a 227 del Anexo 1), que acreditan el uso de la marca, en la cantidad efectivamente comercializada, sin que sea necesario el cumplimiento de alguna cantidad mínima para demostrar el uso del fármaco Lagricel Ofteno.

4.- Sobre la cancelación de un registro de marca por falta de uso, el art. 165 de la Decisión 486, sostiene que esta figura surge ante la existencia de una marca debidamente registrada, más no usada, que llega a convertirse en una traba innecesaria para terceros que desean utilizar esa marca de manera efectiva. Para determinar el uso de una marca, se debe considerar el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado; vale decir, para demostrar el uso de una marca, se debe constatar, si los productos o servicios que ampara esta marca, se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. En el caso que nos ocupa, las facturas comerciales que cursan en el expediente de fase administrativa de fs. 18 a 227, evidencian que el producto Lagricel Ofteno, se encuentra disponible en el mercado; consecuentemente, se demuestra su uso real y efectivo de esa marca; cumpliendo además su función distintiva con otros productos farmacéuticos, insertos en la clasificación internacional 5.

Otro requisito exigido por la norma para la procedencia de la cancelación de marca por no uso, es que esta falta de uso debe darse en los tres años anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; al respecto, se evidencia que la demanda interpuesta por Laboratorios ALFA Ltda. es de 18 de mayo de 2015; por ende, los 3 años anteriores corresponden al periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015, tiempo en el que, supuestamente no se usó la marca Lagricel Ofteno; sin embargo, las facturas de fs. 18 a 227 del Anexo 1, evidencian la comercialización del producto; consecuentemente, queda demostrado fehacientemente el uso de la marca. Es necesario dejar constancia que, el uso de la marca en algún momento durante el periodo (18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015), o sea, durante los 3 años anteriores a la demanda, es suficiente para enervar o declarar la improcedencia de la cancelación de registro por falta de uso.

El SENAPI fundamenta su resolución administrativa impugnada en, que la marca Lagricel Ofteno no fue usada por el titular del registro, concretamente por el Laboratorio Sophia SA de CV, menos por el licenciatario de esta, o por otra persona autorizada para ello, durante el periodo 18 de mayo de 2012 a 18 de mayo de 2015; que las facturas comerciales fueron emitidas por CORMESA Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV no tenía ninguna relación comercial vigente; en consecuencia, no era su licenciatario o persona autorizada. Que toda la prueba presentada por el titular del registro, fue valorada en fase administrativa, conforme el principio de verdad material; sin embargo, no formó convicción en la institución administrativa, sobre la supuesta relación comercial entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda.; por lo que, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la resolución administrativa que declaró probada la demanda de cancelación de registro por no uso de marca. Al respecto, este Tribunal aplicando el principio de verdad material o de primacía de la realidad, considera que CORMESA Ltda., era la persona autorizada por el titular del registro de la marca Lagricel Ofteno para comercializar este producto, comercialización que sea hace evidente por las facturas que cursan en obrados, de fs. 18 a 227 del Anexo 1, más si tomamos en cuenta, el Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos celebrado entre Laboratorios Sophia SA de CV y CORMESA Ltda., el 19 de enero de 2009 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia de 3 años, que demuestran la existencia previa de una relación comercial entre ambas empresas; con la aclaración que, el titular del registro de una marca, en caso de autorizar a una persona para hacer uso de su marca, no necesita registrar este nombramiento en el SENAPI o realizar mediante documento escrito; entonces, la realidad nos muestra que, el titular de la marca consiente tácitamente su comercialización, ya que no cursa ninguna acción que impugne la venta de la marca Lagricel Ofteno registrado a nombre de Sophia Holdings SA de CV (previa transferencia del registro por Laboratorios Sophia SA de CV); por lo que se infiere el consentimiento del titular del registro. Se debe considerar que, tratándose de la comercialización de un fármaco, éste requiere un registro sanitario ante las autoridades competentes de nuestro país, además de los trámites para la obtención de permisos aduaneros; trámites que deberán ser realizados a nombre del titular de la marca, quien también es el que elabora el producto farmacéutico Lagricel Ofteno.

En consecuencia, la demanda contenciosa administrativa contiene la fundamentación jurídica necesaria que justifica revocar la Resolución Jerárquica.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del CPC-1975, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 160 a 168, interpuesta por Sophia Holdings SA de CV, representada legalmente por Claudia Carolina Finfera Gonzales; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 0237/2016 de 30 de diciembre, y la Resolución Administrativa Nº 226/2016 de 23 de mayo, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la presente Sentencia.

Procédase a la devolución al SENAPI, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-