SE/0089/2021

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 89/2021

EXPEDIENTE : 85/2015

DEMANDANTE : Compañía Industrial Altiplano S.A.

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : R.A. DGE/CANC/J-326/2014 de 14 de octubre

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

LUGAR Y FECHA : Sucre,15 de junio de 2021

VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 53 a 67, interpuesta por Domingo Sixto Salcedo Rada, en representación legal de la Compañía Industrial Altiplano S.A., impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-326/2014 de 27 de enero, de fs. 35 a 51, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, contestación a la demanda, de fojas 119 a 124, citación al tercero interesado de fs. 113, réplica de fs. 142 a 145, no cursa la dúplica, Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 77-IP-2017, de fs. 162 a 172; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

Que, Domingo Sixto Salcedo Rada, en representación legal de la Compañía Industrial Altiplano S.A., en mérito a Testimonio de Poder Especial Nº 1693/2013 de 26 de julio, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública Nº 12 del Distrito Judicial de Santa Cruz, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-326/2014 de 27 de enero, de fs. 35 a 51, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, al amparo de lo dispuesto por la Ley 620, los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, art. 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y normas legales aplicables al caso. Luego de desarrollar los antecedentes administrativos, funda su demanda en los siguientes argumentos:

Señala que entre los argumento de la resolución jerárquica impugnada, se estableció que Miguel Serrano Cronembold, fue socio de la empresa denominada PRODUCTOS ANIMALES S.R.L., con sigla comercial PRO-ANI S.R.L., con un porcentaje de participación del 33.34%, sobre la base del Testimonio Nº 347/2008 de 8 de agosto; que no se puede negar el vínculo económico entre ambos, consolidado con la transferencia de marca Nº 112292, evidenciando el uso de esta empresa Productos Animales S.R.L., de la marca K-NINO.

Agrega, que la autoridad demandada, realizó una presunción en relación a la “vinculación económica”; toda vez que de acuerdo al art. 3 del D.S. 24503 de 29 de junio de 1995, exige la participación del 50% y no del 33.34%, como es el caso de Miguel Serrano Cronembold. En ese sentido, sostiene que la empresa PRODUCTOS ANIMALES S.R.L., no se encontraba legitimada para interponer el recurso jerárquico, por cuanto el art. 167 de la Decisión 486, establece que la carga de la prueba tiene el titular, que en el caso concreto, no fue la mencionada empresa, sino el que fue en la fecha de interposición de la demanda de cancelación -hasta tres años anteriores- es decir del 10 de septiembre de 2010 al 10 de septiembre de 2013; refiriendo posteriormente que se violó el derecho y el criterio legal establecido por ley, atentando el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el art. 168 de la Decisión 486, incurriendo en la inadecuada aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Andino, porque la autoridad demandada habría hecho alusión al proceso 27-IP-2014, que hace referencia al vínculo económico con el titular de la marca, pero que no aplicó el criterio legal señalado en el art. 3 del D.S. 24053.

Añade, que descartada la vinculación económica, debió presentar elementos que demuestren que Productos Animales S.R.L., estaban autorizados para el uso de la marca, que en el caso de autos nunca fue presentada por la empresa y que el titular Miguel Serrano Cronembold, tampoco lo hizo.

Manifiesta que la transferencia de la marca, fue realizada de manera posterior a la acción de cancelación que inició el 10 de septiembre de 2013, porque la referida transferencia recién se realizó de manera efectiva el 25 de agosto de 2014, mediante Resolución Nº PI-TM-522/2014 ante el mismo SENAPI, es decir, 11 meses posteriores, pues el art. 165 de la Decisión 486, hace referencia a la no utilización de la marca durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se inició la acción de cancelación.

Alude que la autoridad demandada, estableció que en el Testimonio 1081/2014 de 14 de agosto, se tiene una minuta de transferencia del registro de marca K-NINO con Nº 112292-C suscrita el 8 de enero de 2014.

Cita el art. 161 de la Decisión 486 y arguye que para que una transferencia de marca surta efectos a terceros, debe estar registrado. Asimismo, señala que se debe considerar dos aspectos: a) El tiempo de solicitud de la transferencia y su consolidación en el registro; b) El tiempo de inicio de la acción de la cancelación por falta de uso; que en el caso de autos, la cancelación fue presentada el 10 de septiembre de 2013 y admitida el 13 del mismo mes y año; entretanto que la transferencia de marca y registro efectivo a favor de la empresa PRODUCTOS ANIMALES S.R.L., fue realizada el 25 de agosto de 2014, mediante Resolución Nº PI-TM-522/2014, 11 meses después, por lo que considera contrario a la ley, el otorgar retroactivo a la validación de la referida transferencia. También alude que existe inseguridad jurídica y hace referencia al art. 25 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, en relación a los plazos que se estipula en el mismo.

Alega que, se demostró, que no existe vinculación económica propiamente tal, desde el punto de vista jurídico y que la transferencia surte efectos desde su registro que es posterior y no de forma retroactiva, por lo que cualquier prueba, debió haberse considerado en base al titular primigenio -Miguel Serrano Cronembold- y no de la empresa; ello refiere el art. 167 de la Decisión 486, respecto a que la carga de la prueba, corresponde al titular del registro. Finalmente, arguye que SENAPI en relación a la resolución impugnada actuó de forma parcial, en contra de sus derechos en lo que concierne a la valoración de la prueba.

PETITORIO

Con base en los fundamentos presentados, solicita se declare probada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia se revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-326/2014, de 14 de octubre, emitida por SENAPI.

CONSIDERANDO II

II.1- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, mediante providencia de 20 de abril de 2015, de fs. 69, corriéndose traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia; asimismo, se ordenó que la autoridad demandada remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada.

Se dispuso se ponga en conocimiento del Sr. Miguel Serrano Cronembold, en calidad de tercero interesado, en cumplimiento a la instrucción N° 073/13, de 14 de junio, emitida por Sala Plena, para que se apersone y asuma su defensa. A efectos de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada y tercero interesado, se ordenó que por Secretaría de Sala se libre provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Mediante memorial de contestación negativa a la demanda, de fs. 119 a 124, se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N°190.2012, de 26 de octubre.

Señala, que la demanda se limitó a resumir los antecedentes y exponer argumentos sin fundamento sobre la valoración de la prueba. Asimismo, con relación al cuestionamiento en la determinación del vínculo entre Miguel Serrano Cronembold y la firma Productos Animales PRO-ANI S.R.L. y la titularidad de la marca K-NINO, arguye que los temas referidos a controversias de propiedad intelectual en su área de propiedad industrial, poseen normativa especial y que en orden jerárquico atienden la normativa comunitaria como fuente primaria y normativa reglamentaria especial a nivel nacional; por lo que la aplicación del D.S. 24053 -referido por la parte demandante- es impertinente, ya que dicha norma corresponde al ámbito tributario regulado por la Ley 2492.

Hace referencia al proceso 27-IP-2014, como línea jurisprudencial del Tribunal Andino, que en la instancia jerárquica aplicaron la normativa andina y administrativa nacional, tomando en cuenta el principio de verdad material previsto en el art. 4 de la Ley 2341.

En relación al cuestionamiento del procedimiento aplicado a la transferencia del registro de la marca K-NINO, que este procedimiento no es parte de la acción de cancelación, sino que constituye un procedimiento independiente sujeto a la normativa interna de SENAPI; no existiendo previsión normativa de suspensiones o prohibiciones para transferencias solicitada ante el SENAPI; y que un pronunciamiento respecto a la transferencia de marca excedería los límites del objeto de la causa de cancelación.

Sostiene que, con relación al supuesto de que se habría concedido efectos retroactivos a la transferencia de marca realizada mediante Resolución Nº PI-TM-522/2014 de 25 de agosto de 2014, en ningún momento se otorgó efecto retroactivo a dicha transferencia de marca, sino que el mismo fue realizado dentro del conjunto de indicios y pruebas adjuntadas tendientes a demostrar el vínculo entre Miguel Serrano Cronembold y la firma Productos Animales PRO-ANI S.R.L., al amparo de la sana crítica y el principio procesal de la unidad de la prueba.

Señala, que el cuestionamiento al Reglamento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, es impertinente porque el mismo no es objeto del proceso contencioso administrativo. Asimismo, aclara que la consulta obligatoria de interpretación judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde a los tribunales nacionales de última instancia ordinaria.

II.2. PETITORIO

Pide se dicte sentencia rechazando la demanda y se confirme la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/CANC/J-326/2014, de 14 de octubre, emitida por el SENAPI, por estar enmarcada en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y el D.S. 27113 Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo, Ley 1178, el Clasificador Internacional del Acuerdo de Niza y el Código de Procedimiento Civil.

II.3. RÉPLICA

La parte demandante formuló su derecho a la réplica mediante memorial de fs. 142 a 145, a través del cual ratifica los extremos de su demanda.

II.4. DUPLICA