SE/0116/2018

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 116

Sucre, 30 de octubre de 2018

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente : 262/2016 – CA

Demandante : LOUIS VUITTON MALLETIER.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

(SENAPI).

Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-

014/2016 de 20 de enero.

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

II: VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 60 a 69 vlta., interpuesta por la Sociedad LOUIS VUITTON MALLETIER legalmente representada por Pilar del Carmen Salazar Galindo, que impugna la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-014/2016 de 20 de enero, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), respuesta a la demanda de fs. 118 a 123; memorial de respuesta a la demanda del tercero interesado de fs. 125 a 127, replica de fs. 130 a 134, duplica de fs. 139 a 140 vlta., la interpretación prejudicial de la C.A.N. de fs. 150 a 159, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada, y;

III: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petición.

La Sociedad demandante manifiesta que con la emisión de la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-014/2016 de 20 de enero, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), se realizó los siguientes agravios:

1.1.- Denuncia la ausencia de interés legítimo de Aleída Adams Ramírez para interponer la demanda de cancelación en el marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y según Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la solicitante debió demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca algún beneficio de cualquier tipo a su favor, interés que debió ser actual y no eventual o potencial, lo cual debió ser evaluado por la oficina nacional competente (proceso 094-IP-2012), ya que la fundamentación del SENAPI para proceder a cancelar la marca fue la siguiente: “de acuerdo a lo señalado por el demandante, su representada cuenta con la intención de usar el signo solicitado, por lo que de esta forma cuenta con legítimo interés para interponer demanda de cancelación contra la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS”; razonamiento incomprensible y carente al considerar que el interés de la demandante es suficiente para cuestionar y cancelar su derecho legítimo, reconocido y efectivamente ejercido por su mandante, ignorando la autoridad administrativa que la actora de la cancelación es una infractora declarada de los legítimos derechos de su representada sobre la marca.

Discrepa con las autoridades del SENAPI, al señalar que la simple intención que comprende el eventual o posible ejercicio de un derecho, pueda equipararse al interés legítimo, transgrediendo ésta interpretación el art. 11 de la Ley Nº 2341, sobreponiéndose al derecho subjetivo legítimo y efectivo de usar la marca de la empresa.

Añade que la inadecuada valoración por la autoridad sobre esta intención, desconoce el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el debido proceso de salvaguardar los derechos jurídicamente reconocidos y consagrados, sentando un terrible precedente de lo que se entiende por interés legítimo para la admisión de demandas de cancelación sin causa justificada ni legítima. Citando a Guillermo Cabanellas, manifiesta que este interés legítimo no puede ser acreditado con el hecho de que la actora se dedique al comercio y que tenga plena intención de usar la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS.

1.2.- Alega la falta de suspensión del proceso de cancelación, ya que las autoridades del SENAPI no procedieron con la suspensión del proceso de cancelación, encontrándose en aquel momento sustanciándose una demanda de infracción contra la actora de la cancelación, puesto que la copia simple del memorial de demanda de infracción de derechos de propiedad industrial dirigida a esta autoridad administrativa (IF-0034-2014) y todos los documentos relativos a dicho proceso, incluyendo la declaración jurada ante Notario de Fe Pública, del perito debidamente acreditado que declara la falsedad de los productos importados al país por Aleida Adamas Ramirez, probaron la sustanciación de una demanda de infracción contra la actora de la cancelación y demostraron la existencia de una contención previa entre la demandante y LOUIS VUITTOM MALLETIER.

Indica que si bien se trata de procedimientos autónomos, es incomprensible que la autoridad se hubiera abstraído y considerado que el procedimiento de cancelación no tenía ninguna relación con el proceso de denuncia de infracción, cuando de la adecuada valoración de los hechos que se ventilan en este último, esta autoridad podía advertir, que la demandante de la cancelación de nuestra marca, era la misma que pretendía justificar el ingreso de productos falsificados. Citando para ello el expediente N° 181758, sustanciado ante el SENAPI, en el que esta autoridad decretó la suspensión de una solicitud de registro porque en atención al principio de verdad material, previsto en el art. 4 inc. d) de la Ley Nº 2341 que rige el procedimiento administrativo, determinó “a fin de evitar un mayor perjuicio a las partes corresponde la suspensión de la presente causa hasta el agotamiento de la vía administrativa que resuelve la oposición (…) a fin de emitir un criterio apropiado y posterior análisis de registrabilidad de la marca solicitada”. Señalando que la autoridad se desentendió de las declaraciones de Aleida Adams Martínez, quien declaró abiertamente en su escrito de defensa dentro del proceso de infracción, que la mercadería falsificada que intentó internar al país bajo las marcas LOUIS VUITTON Y LV ingresó como de uso personal y en pequeñas cantidades sin fines comerciales, lo cual supone que la autoridad tomó conocimiento, aún tratándose de otro procedimiento, ya que el interés de la demandante por cancelar el registro de la marca LV no fue legítimo, al contrario fue improvisado, ilegal y malintencionado, elementos materiales que debieron ser valorados por la autoridad, más si se pretendía cancelar un derecho jurídicamente reconocido.

1.3.- Refiere que la autoridad administrativa no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, omitiendo investigar la verdad material conforme el art. 62 del DS Nº 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, vulnerando los principios constitucionales del debido proceso, el derecho a ser oído y el derecho al ejercicio a la legítima defensa, principios que rigen el procedimiento administrativo; rechazando las pruebas con el justificativo de un supuesto incumplimiento de formalidades en la presentación de la documentación, transgrediendo el art. 88 del precedente Decreto Supremo, pruebas que fueron rechazadas con los criterios carentes de respaldo legal, adecuada apreciación y de razonabilidad: Sobre las declaraciones de Marie Caroline Toussaint, en su condición de representante legal de LOUIS VUITTON MALLETIER, el SENAPI las rechazó indicando que se trataría de una confesión de parte y contradictoriamente señaló que no se acreditó el vínculo o representación de los mismos con respecto a la firma, titular del registro; asimismo, citando el art. 1289 del Código Civil, manifiesta que el documento público respecto a la convención o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el funcionario deja constancia, hace plena fe con referencia a terceros y en cuanto al hecho que ha motivado su otorgamiento y a su fecha; así también refiriéndose al art. 1294 del precitado cuerpo legal, el cual establece que los documentos públicos otorgados en país extranjero según las formas allí establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia, si se hallan debidamente legalizados, indicando que la certificación emitida y producida como prueba no constituye una confesión de parte como ilegalmente infiere la autoridad, constituyendo más bien la constancia que los documentos que acompañaron fueron presentados por la funcionaria autorizada.

Asimismo, indica que las copias de las facturas comerciales que se acompañaron como anexo a las declaraciones realizadas por Toussaint, debidamente legalizadas hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, que constituyeron parte integrante e indivisible de dichas declaraciones como certificación, el SENAPI exigió ilegal y arbitrariamente la legalización de todas y cada una de las facturas, siendo dicha exigencia material y económicamente imposible de cumplir, exigencia que demostró la evidente transgresión al principio de informalismo y de la averiguación de la verdad material. Facturas que además consignan LOUIS VUITTON COLOMBIA S.A., distribuidora exclusiva de LOUIS VUITTON MALLETIER en la república de Colombia, como se tiene acreditado del contrato de distribución exclusiva y los productos que en el marco de dicho contrato se autoriza a comercializar las marcas y diseños de la firma.

Finalmente, enfatiza que el CD presentado como prueba, que contiene la base de datos de los productos LOUIS VUITTON MALLETIER y que se comercializan en Colombia, así como los cuadros de inversión publicitaria de las marcas, debieron ser valoradas bajo la sana crítica. Concluyendo que la autoridad tampoco hizo valoración sobre las direcciones de páginas web https://www.es.louisvuitton.com/.../colombia/louis-vuitton-bogota y https://www.es.louisvuitton.com en las cuales además de poder advertirse la publicidad de sus productos LOUIS VUITTON MALLETIER en Bogotá, pudo haberse confirmado bajo los principios de verdad material y razonabilidad que se comercializan dichos productos en Colombia.

Petitorio.- Concluye su fundamento solicitando que se declare probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-014/2016 de 20 de enero (expediente N° 46343 – C), emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y en consecuencia disponiendo la no cancelación del registro de la marca “DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS” (mixta) clase 18, registro 46343 – C de 10 de noviembre de 1987, cuya última renovación N° 71485 – A desde 10 de noviembre de 2007 a nombre de LOUIS VUITTON MALLETIER.

2.- Contestación a la demanda y petición.

Silvia Roxana Frías Villegas, en representación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), contestó negativamente a la demanda con los siguientes fundamentos:

2.1.- Sobre la legitimación para plantear una acción de cancelación, manifiesta que es impertinente la mención del art. 11 de la Ley Nº 2341, toda vez que dicho extremo se encuentra regulado en forma expresa por la normativa andina que es de cumplimiento obligatorio y aplicación preferente, refiriéndose al art. 165 de la Decisión 486 de la CAN y, que conforme a la jurisprudencia y analizada la demanda planteada, se evidencia que la parte demandante manifestó de forma textual: “los productos auténticos DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS no pueden ser encontrados, constituyéndose por tal DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS una marca “ociosa” que no cumple con ninguna función, razón por la cual mi mandante, quien está dedicada al comercio tiene la plena intención de dar uso a la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS en el mercado boliviano, siendo impedimento para los registros que busca obtener, los registros de la firma LOUIS VUITTON MALLETIER”, manifestación de voluntad antes referida que entiende como la intencionalidad de utilizar una marca previamente registrada y no utilizada, extremo que configura el presupuesto de legitimación para plantear la demanda de cancelación.

2.2.- Respecto a la valoración de la prueba, señala que el principio de verdad material, se aplica en tanto no se afecte ningún derecho o garantía constitucional, tal como el debido proceso, establecido en las normas que rigen la materia y que en el presente caso se aplicaron las normas procesales establecidas en la Ley Nº 2341, en cuanto a plazos y forma de presentación de prueba, normas que se tuvieron presentes a fin de no afectar los derechos de ninguno de los administrados, en ese sentido procedieron a valorar la prueba aportada dentro el presente proceso.

Refiere que analizados los medios probatorios, es necesario recordar que constituía carga del titular de la marca, aportar prueba de uso conforme los parámetros del art. 165 de la Decisión 486 que evidencie uso de su marca durante el periodo 26 de septiembre de 2011 a 26 de septiembre de 2014, y que de la revisión de todos los medios aportados, se concluye que la firma LOUIS VUITTON MALLETIER, no presentó prueba idónea, referida al uso de la marca DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS, en alguno de los países de la CAN, por lo que al no haberse aportado prueba suficiente que demuestre actos de uso real y efectivo en el comercio por parte del titular de la marca demandada, licenciatorio o persona autorizada, durante los tres años anteriores al inicio de la demanda de cancelación, concluye que se configura el artículo de la referida decisión.

Aclara que una marca se califica como notoria cuando ha cumplido los presupuestos del art. 228 de la Decisión 486 y en atención del análisis de la prueba aportada y la insuficiente en cuanto al reconocimiento de legalidad de documentos extranjeros aportados, concluye que tampoco se aportaron elementos de convicción idóneos que acrediten las variables necesarias para reconocer la marca de la firma demandada como notoria, careciendo dicho argumento de respaldo documental.

Petitorio.- Concluyó solicitando que se declare improbada la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por LOUIS VUITTON MALLETIER.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

A efectos de resolver la causa, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en sede jurisdiccional, informan lo siguiente:

José Lorenzo Cabero Cabrera en representación legal de Aleida Adams Ramírez, mediante memorial de 26 de septiembre de 2014 (fs. 6 a 7 de antecedentes administrativos), presentó demanda de cancelación de la marca “DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS” (mixta) con registro N° 46343 – C, clase 18 de la clasificación internacional, argumentando que el art. 165 de la Decisión 486 de la CAN establece que cualquier persona interesada podrá solicitar la cancelación de un registro de marca por falta de uso, refiriéndose a la marca “DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS”, puesto que no se encontraba productos identificados bajo este signo en el mercado, catalogándolo de una marca ociosa que no cumple su función, dando a conocer su plena intensión de usarla en el mercado boliviano. Citando a su vez el art. 167 de la precitada decisión, en sentido de que según la normativa comunitaria la carga de la prueba de uso de la marca demandada, le correspondería al titular del registro.

Demanda que fue admitida mediante decreto de 27 de octubre de 2014 (fs. 13 de antecedentes administrativos), ordenándose su notificación al titular de la marca a efectos de que asuma defensa; es así que a través de memorial de 3 de febrero de 2015 (fs. 16 a 19 de antecedentes administrativos), se apersonó Pilar Salazar G en representación legal de LOUIS VUITTON MALLETIER, respondiendo negativamente a la demanda bajo los argumentos de que la demandante actúa de mala fe y con actos de competencia desleal en previsión del art. 258 de la Decisión 486, puesto que fue demandada por internar mercadería falsificada con éstas marcas, solicitando se considere este antecedente toda vez que la demandada incurrió en ilícitos de propiedad intelectual, conociendo perfectamente que la firma es legítima propietaria de las marcas LOUIS VUITTON y LV en distintas clases de la nomenclatura marcaria; que la marca demandada es conocida mundialmente y comercializada en la subregión andina en tiendas propias; a su vez cuestionó el interés legal y legítimo de la actora, pidiendo se evalúe este aspecto a fin de no permitir que infractores se hagan de marcas registradas de propiedad de terceros, presentando pruebas respecto al presente caso, solicitando ser consideradas en observancia a los principios de actividad administrativa y sana crítica.

De esta manera, de lo visto en el proceso administrativo de cancelación y del análisis de los elementos sustanciales, se pronunció la Resolución Administrativa N° 193/2015 de 19 de mayo (fs. 29 a 37 de antecedentes administrativos), que declaró probada la demanda de cancelación, ordenándose proceder con la cancelación de la marca “DISEÑO DE LETRAS Y FIGURAS” (mixta) registrada a favor de la firma LOUIS VUITTON MALLETIER, registrada bajo el N° 46343 – C de 10 de noviembre de 1987, con última renovación N° 71485 – A desde el 10 de diciembre de 2007, para proteger productos de la clase 18 de la nomenclatura de Niza, disponiéndose que debe ser efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.

Acto administrativo que fue objeto de recurso de revocatoria por parte de Perla Koziner U., en representación legal de firma LOUIS VUITTON MALLETIER, misma que fue resuelta con la emisión de la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 168/2015 de 31 de agosto (fs. 71 a 79 de antecedentes administrativos) que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y consecuentemente confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 193/2015; determinación que fue objeto de recurso jerárquico, el cual fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-014/2016 de 20 de enero (fs. 144 a 161 de antecedentes administrativos) que rechazó el recurso jerárquico interpuesto y confirmó en forma total la Resolución Administrativa N° 0168/2015. Fallo que motivó la interposición de la presente demanda contenciosa administrativa.