SE/0117/2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 117

Sucre, 25 de agosto de 2017

Expediente :118/2015

Demandantes :South American Express S.A.

Demandado :Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Materia :Contencioso Administrativo

Magistrado Relator: Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez

Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por South American Express S.A. (SAE S.A.) contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda Contencioso Administrativa de fojas 335 a 341, interpuesta por South American Express S.A legalmente representada por Rodrigo Javier Garrón Bozo impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/CAN/J- Nº 202/2014 de 17 de junio, pronunciada por la Directora General Ejecutiva del SENAPI y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Por Resolución Administrativa Nº 541/2013 emitida por el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI en fecha 22 de octubre de 2013, resuelve Declarar Probada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, anotándose la cancelación de la marca “TRIAXON” (denominación), que protege productos de la clase 05 internacional, registrada bajo Nº 75936-C, a nombre de la firma South American Express S.A. (SAE S.A.).

RECURSO DE REVOCATORIA

Ante esa determinación, la firma SOUTH AMERICAN EXPREX S.A. (SAE S.A.) plantea recurso de revocatoria que se resuelve mediante Resolución Administrativa DPI/CANCEL/REV-Nº 08/2014 de 20 de enero, fallando aceptar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma South American Express S.A. (SAE S.A.) en consecuencia REVOCAR en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 541/ 2013 de 22 de octubre. Declarar a su vez Improbada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, asimismo instruye la anotación de la cancelación de la marca “TRIAXON” (denominación) que protege productos de la clase 05 internacional, registrada bajo Nº 75936-C, a nombre de la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SAE S.A.)

RECURSO JERÁRQUICO

La firma Lung Fung Hong (Hina) Limited plantea recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/CENCEL/REV – No. 08/2014. Recurso que resuelve la Directora General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual determinando Revocar de forma total la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- No. 08/2014 de 20 de enero. Probada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG 8CHINA) LIMITED, debiendo anotarse la cancelación de la marca TRIAXÓN (denominación) con registro Nº 75936-C, que protege productos dentro la clase internacional 05, previo cumplimiento de los demás recaudos de rigor.

Mediante Resolución Administrativa DGE/CAN/J-NO. 202/2014 de 17 de junio de 2014 notificada el 3 de febrero de 2015, se resolvió REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-No. 08/2014 de fecha 20 de enero y declarar PROBADA la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (China) LIMITED

CONSIDERANDO II:

II.1.- DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PLANTEADA POR SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SAE S.A.)

Fundamentos de Hecho y de Derecho.-

Refiere que la Resolución Administrativa DGE/CAN/J-Nº 202/2014 de 17 de junio que resolvió REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº. 08/2014 de 20 de enero y declarar Probada la acción de Cancelación, afecta lesiona y les causa perjuicio a sus derechos marcarios y de propiedad industrial, así como a los intereses legítimos.

Acusa de que vulneran elementales principios de la actividad administrativa, como el Principio de sometimiento pleno a la Ley (Debido Proceso), el Principio de Legalidad, Principio de Verdad Material y presunción de legitimidad y el Principio de eficacia.

Manifiesta que desde el 15 de noviembre de 1999, son titulares de la marca del medicamento TRIAXON con Registro Nº 75936-C, en la clase 5 de la Clasificación de Niza. En fecha 19 de junio de 2009 la firma solicitó al SENAPI la renovación de la marca TRIAXON, encontrándose en tiempo hábil y oportuno. En fecha 24 de junio de 2013, la firma Lung Fung Hong (China) Limited, interpuso demanda de cancelación contra la solicitud de registro de la marca TRIAXON por supuesta falta de uso.

A fin de demostrar el uso de la marca, la firma respondió la demanda adjuntando como prueba facturas comerciales de la venta del medicamento en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, legalizadas por Notario de Fe Pública de Primera Clase. Aduce que no obstante de haber presentado abundante prueba del uso de la marca, el SENAPI declaró PROBADA la acción de cancelación de su marca TRIAXON.

Señala que la Resolución del Director de Propiedad Industrial, tiene como base y fundamentos jurídicos que sic. “… la aplicación al principio de verdad material que rige la actividad administrativa y que se halla contemplada en el art. 4 literal d) de la Decisión 486 de la CAN, se estableció que la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SAE S.A.) utilizó la marca TRIAXON en el periodo comprendido entre las gestiones 2010 a 2013, por lo que, sí demostró el uso real y efectivo de la marca TRIAXON en el mercado, se colige que no se procederá a la cancelación del signo TRIAXON signado bajo Nº 75936-C”.

Refiere que luego de la interposición del Recurso Jerárquico, nuevamente su empresa respondió el recurso presentando una vez más pruebas debidamente legalizadas por la propia empresa, en calidad de tenedora de las facturas comerciales del producto TRIAXON desde junio de 2010 a junio de 2013. A pesar de todas las pruebas adjuntas la Directora Nacional del SENAPI, resolvió REVOCAR de forma total la Resolución Administrativa y Declarar Probada la acción de cancelación por falta de uso de marca, planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, bajo el argumento de que las pruebas presentadas por su firma, debían ser legalizadas por autoridad competente y que SAE S.A. no era competente para legalizar facturas comerciales ni siquiera en su calidad de tenedores de las copias originales.

Así también señala que declaró IMPROCEDENTE la aclaración y Complementación que presentaron a la Resolución Administrativa DGE/CAN/j-No. 202/2014 de 17 de junio. Argumentando que todos los criterios legales se encontraban claros y que el principio de verdad material, era aplicable siempre y cuando no se afecte ningún derecho o garantía constitucional, olvidándose por completo que estaba afectando con su omisión e incumplimiento a dicho principio, sus derechos y garantías constitucionales, favoreciendo de forma indebida, ilegal e irregular a una sociedad constituida en el extranjero, en perjuicio directo a una sociedad boliviana, que utiliza la marca por más de 14 años.

Inaplicación del Principio de Verdad material y vulneración del Principio de Razonabilidad.

Manifiesta que el Principio de Verdad Material establecido en el art. 180 par. I de la CPE es aquel en virtud del cual la Autoridad Administrativa debe buscar conocer la verdad de los hechos, más allá de los formalismos legalmente establecidos, en caso de que los hubiera. Es decir que busca que el logro de la justica no se vea impedida por cuestiones o reglas procesales, o por consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de un caso.

Menciona además la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, que en su art. 4 establece que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así también se refiere al Código Procesal Civil Ley 439, que en su art. 1. Núm. 16 dispone que la normativa adjetiva civil, se regirá bajo el principio de verdad material, señalando expresamente que “la autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes”. Sic. Continúa argumentando en base a la Sentencia Constitucional Nº 1784/2013 de 21 de octubre, los conceptos del Principio de Verdad Material, indicando que se deben evitar los formalismos excesivos y groseros, más aún, cuando éstos consolidan o dan pie a injusticias, evitando conocerse la verdad de los hechos.

En ese marco, acusa a la Directora del SENAPI de violación flagrante de los postulados constitucionales toda vez que la demanda interpuesta por la empresa Lung gung Hong (China) Limited, es de CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO, por lo que la Directora del SENAPI no podía haber declarado la cancelación por asuntos meramente formales, detallando que, en todo caso debió solicitar se rectifique los aspectos de forma que consideraba pertinentes a fin de fallar sobre el fondo del caso, estableciendo que su marca se encuentra en pleno uso en el mercado por más de 14 años. Añade que la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, decidió arbitrariamente in aplicar el principio de Verdad Material, con lo cual, no solo incumplió el procedimiento administrativo y el principio de contradicción (al no poner en debate y discusión previa, las supuestas formalidades a seguir), siendo que además violó los principios constitucionales citados, que lejos de verificar o buscar la verdad de los hechos buscó aplicar un formalismo (insustentable) para cancelar su marca.

Continua explicando que, contrariamente a la petición de la empresa demandante, la Directora del SENAPI, No canceló su Marca por falta de Uso, toda vez que la marca se encuentra en el mercado hace 14 años, sino más bien la Canceló por no cumplir un formalismo, que además es subsanable y sin poner en consideración de las partes para que puedan corregir. Sostiene que su empresa presentó en 3 oportunidades las pruebas requeridas por la normativa comunitaria, correspondiente a copias legalizadas por la tenedora de las facturas originales, que es este caso es SAE S.A. Hecho que la Directora del SENAPI a tiempo de resolver el Recurso Jerárquico, rechazó irracionalmente las pruebas, por supuesta no estar debidamente legalizadas por autoridad competente”, sin tomar en cuenta que el fondo de la causa, No trata sobre la formalidad de una legalización, sino sobre el uso de una marca en el mercado nacional.

Aduce que la Directora del SENAPI, en aplicación del principio de Verdad Material debido observar este punto de forma previa a emitir su resolución sobre el fondo, requiriendo una inspección administrativa o, incluso que presenten originales, a fin de pronunciarse posteriormente sobre el fondo.

Cita que el TCP ha señalado en reiterada jurisprudencia que la interpretación normativa que realizan las autoridades administrativas y judiciales, no deben ser literales, más aún cuando esta interpretación viola el principios consagrado en la CPE y LPA de Verdad Material y Averiguación de los hechos. Invoca las Sentencias Constitucionales Nº 1390/2011-R de 13 de septiembre; SC 1846-2004-R de 30 de noviembre para establecer los fundamentos del Principio de Razonabilidad.

EL RÉGIMEN DE MARCAS EN BOLIVIA.-

Sostiene que el régimen de marcas en Bolivia se regula por la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN), Normativa Comunitaria que es de especial, preferente y directo cumplimiento por parte de las autoridades nacionales y conforme el art. 410 pár. I de la CPE formando parte del bloque de constitucionalidad del Estado. Aduce que la Decisión 486 en su art. 165 establece sic. “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países miembros, por su titular, por un licenciatorio o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada”.

Así también menciona el art. 166 de la indicada norma señalando que “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (…)”

Por último transcribe el art. 167 que textualmente señala “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro: … El Uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”

Hace énfasis en que la marca se encuentra en uso por más de década en el mercado no corresponde ninguna forma la cancelación por falta de uso.

Sobre el incumplimiento a la normativa comunitaria.-

Señala que el incumplimiento a la normativa comunitaria tiene consecuencia que el Estado pueda ser sancionado por el Tribunal de Justicia de la Comunicad Andina (CAN) autorizando a los otros países miembros de la CAN, limiten o suspenden los beneficios arancelarios, hasta que se proceda con el cumplimiento.

Se refiere a que en el presente caso el SENAPI ha incumplido la normativa comunitaria, al haber cancelado una marca que se encuentra en pleno uso en el mercado, sin tomar en cuenta las pruebas aportadas plenamente válidas conforme la normativa comunitaria señala, sin entrar al fondo de la causa, aduciendo que este aspecto compromete seriamente al Estado Boliviano en sus compromisos internacionales en materia de Propiedad Industrial y de integración regional.

Destaca además que en reiterada jurisprudencia comunitaria, se ha señalado que los Estados deben cumplir con la normativa comunitaria, no sólo de derecho, sino también de hecho y que en virtud del Principio de Cooperación establecido en el art. 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justica, debe realizar todos los esfuerzos necesarios, tanto las autoridades administrativas como las judiciales, en cuyos objetivos la norma comunitaria sean cumplidos, a fin de evitar sanciones por incumplimiento.

Manifiesta que en el presente caso la Decisión 486 tiene como objetivo la protección de los Derechos de Propiedad Industrial, llámese marcas, patentes, variedades vegetales, circuitos integrados, etc., y no así la violación de estos derechos bajo argumentos de forma, que de ninguna manera justifican la cancelación de una marca, tan consolidada en el mercado como la muestra que tiene más de una década de comercialización permanente.

PETITORIO.-

En virtud de lo expuesto de conformidad lo establecido en los art. 2, 4 y siguientes de la Ley 620, art. 79 de la Ley 2341 solicita declare probada su demanda con base en los argumentos expuestos y en consecuencia declare la vigencia de sus derechos marcarios establecidos conforme el art. 152 de la decisión 486 y de conformidad al título marcario Nº 75888-A de fecha 15 de noviembre de 2009.

RESPUESTA NEGATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI).-

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual representada por su Directora General Ejecutiva Jhilda Gabriela Murillo Zárate se apersona y responde negativamente la demanda Contenciosa Administrativa.

Respondiendo la misma, hace una síntesis de antecedentes y Relación del Proceso, para luego esgrimir los argumentos de hecho y derecho en respuesta a la Demanda interpuesta.

Por convenios

ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO.-

Señala que el objeto de la demanda Contenciosa Administrativa, es inherente a la cancelación del registro de la marca “TRIAXON” (Denominación) con número de registro N1 75936-C de fecha 15 de noviembre de 1999, y última renovación 75888-A, que distingue en la Clases Internacional 05 a: “Aplicada a distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico alimentos para bebés; emplastos material para curar (apósitos), y otras.”, registro a cargo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, entidad regulada por Decreto supremo Nº 27938 de 20 de diciembre de 2004 modificado por D.S. 28152 de 17 de mayo de 2005; siendo el SENAPI la oficina Nacional competente encargada de dirimir los proceso en la vía administrativa que hacen al registro y defensa de la propiedad intelectual.

A su vez, la acción de cancelación de registro de una marca se encuentra regulada por las normas de propiedad industrial constituidas por Convenios Internacionales suscritos por el país y las normas comunitarias adoptadas en materia de propiedad intelectual, siendo la norma fundamental la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al respecto cita y transcribe los artículos 165, 166 y 170, basándose en esta normativa rebate las fundamentaciones de la demanda señalando:

Sobre la falta de ausencia de Razonabilidad y Motivación de la Autoridad Administrativa para Disponer la Cancelación del Registro de la marca TRIAXON toda vez que habían presentado prueba en fase de impugnación administrativa (Recurso de Revocatoria), que no fue considerada desconociendo los postulados constitucionales. Hace referencia a la Sentencia Constitucional 1120/2012 que establece límites de la Verdad material. Aclarando que este principio se aplica, en tanto no se afecte ningún derecho o garantía constitucional, tal como el debido proceso establecido en las normas que rigen la materia, y que en el caso concreto se aplican las normas procesales establecidas en la Ley 2341 de Procedimiento administrativo, en cuanto a plazo y forma de presentación de prueba, normas que deben tenerse presentes, a fin de no afectar los derechos de ninguno de los administrados, más aún si se considera que el art. 179 de la Decisión 486 del Consejo de la Comisión de la Comunidad andina de las Naciones ratificada por el Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de la Ley 1872 de 15 de junio de 1998, de acuerdo al art. 410 de la Constitución Política del Estado, tiene rango Constitucional; establece un plazo perentorio para la presentación de pruebas de descargo correspondiente al titular del registro de la marca de 60 días hábiles contados a partir de la notificación con la acción de cancelación.

Manifiesta que al ser el presente, un proceso de naturaleza administrativa, la valoración y calificación de pruebe debe realizarse en base a la sana crítica y razonabilidad con criterios de amplitud y flexibilidad, aclarar también que la prueba tiene que estar sujeto al principio del sometimiento pleno a la Ley. Por tal motivo considera que la prueba valorada debió ser idónea, objetiva, material y principalmente legal, es decir admisible en derecho dentro el área administrativa, es decir que esta prueba tiene que dar certeza y seguridad de su contenido y obtención, y de ninguna manera crear susceptibilidad o duda.

Se refiere a los argumentos esgrimidos respecto a que SENAPI pudo haber efectuado cualquier observación a las pruebas aportadas por South American Express S.A., durante la tramitación de los recursos. Indicando que no se puede trasladar a la Administración el deber de las partes de probar sus propias afirmaciones o bien la forma de la presentación de prueba y sus formalidades se encuentra acentuada en los titulares siendo clara la normativa vigente que regula lo establecido sobre las legalizaciones correspondiendo mencionar en este caso al Código Civil, aplicado de forma supletoria, por ser la norma rectora en materia de prueba, refiriéndose al art.- 1311 Copias Fotográficas y micro fílmicas. Llegando a concluir que los documentos adjuntos por South American Express S.A. no formaban convicción dentro de la causa.

Afirma que si bien las pruebas cursantes a fs. 32-41, 42-52, son documentos que cursan en copias legalizadas por autoridad competente en decir Notario de Fe Pública Nº 65, advierte que estas facturas sólo hacen referencia al uso de los productos de la marca TRIAXON (denominación) correspondiente a los meses de enero, febrero, julio, agosto del año 2013. Que en este entendido, la prueba aportada no demostró ni cubre los tres años precedentes es a la acción de cancelación planteada.

Se refiere también respecto al supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del SENAPI, toda vez que esta instancia hubiera cancelado una marca que se encontraba en pleno uso en el mercado. Al respecto señala que la norma comunitaria (Decisión 486 de la CAN), dispone que el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, en consecuencia el SENAPI debería evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Destaca por su parte que la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en su art. 47 prevé de manera expresa en su Pár. I. “Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho”. Aspecto no considerado en la Decisión 486. Hace referencia a la pruebas admisibles previsto en el artículo 1311.- (Copias Fotográficas y micro fílmicas) cuando se presenta el documento original y se encuentra la conformidad del funcionario público autorizado.

Expresa que en la demanda Contencioso Administrativa el representante de South American Express S.A. reitera que la autoridad administrativa se limita a observar aspectos formales que nada enervan la evidente comercialización de producto y por tanto el uso de la marca TRIAXON, haciendo especial énfasis en que la marca se encuentra en el mercado 14 años. Reitera lo mencionado en su fundamento de verdad material, previsto en el Procedimiento Administrativo, señalando que se encuentra limitado conforme cita la Sentencia Constitucional 1120/2012 por las formas procesales establecidas por la Ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. Considerando además que debe ceñirse que la verdad material referida a la reconstrucción de los hechos que fundamentan la decisión, se encuentra sujeta a la prueba, que de acuerdo a lo previsto en el art. 47 par. I de la Ley 2341, se enmarca únicamente a la “Prueba admisible en Derecho”.

Consulta Obligatoria al Tribunal de Justicia CAN.

Se refiere a la consulta prejudicial: facultativa Obligatoria, que establece la norma comunitaria andina a fin de que se eleve en consulta la presente demanda. Señalando las características de la figura de la interpretación prejudicial. Así también resalta que los efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Petitorio.-

Por lo expuesto, solicita se dicte sentencia Rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa No. DGE/CAN/J-No. 202/2014 de fecha 17 de junio, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI.

APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO.-