SE/0117/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 117/2018.

FECHA: Sucre, 21 de marzo de 2018.

EXPEDIENTE: 1037/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: GUCCIO GUCCI S.P.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Esteban Miranda Terán.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa-administrativa de fs. 42 a 44 y subsanada de fs. 77 a 79 de obrados, presentada por Álvaro Fernando Siles San Martin, en representación legal de la empresa GUCCIO GUCCI S.P.A., impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 047/2014 de 10 de febrero, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 80; la contestación de fs. 131 a 133 vta.; réplica de fs. 137 a 138; por renunciado el derecho a la dúplica conforme proveído de fs. 196; notificación del tercero interesado de fs. 97; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

El demandante manifiesta que mediante publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 447 de 30 de noviembre de 2012, tomó conocimiento de que Ramiro Moreno Baldivieso en representación de la marca GUESS? Inc. solicitó el registro de la marca “G” mixta, para proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiendo este a un diseño similar creado por GUCCIO GUCCI S.P.A., cuya notoriedad está debidamente reconocida y protegida por tratados internacionales suscritos por Bolivia, por lo que ante la violación de sus derechos interpuso demanda de oposición ante el SENAPI, resuelta a favor de GUESS? Inc. mediante Resolución Administrativa Nº 271/2013 de 28 de mayo, autorizando el registro de su marca, lo que motivó la interposición del recurso de revocatoria, que fue rechazado mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV Nº 265/2013 de 19 de septiembre, de forma infundada y sin considerar la prueba aportada.

Refiere que, ante esta situación, interpuso recurso jerárquico, acreditando documentalmente la violación sistemática de sus derechos de propiedad intelectual, emitiéndose la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 047/2014 de 10 de febrero, que negó la declaración de notoriedad alcanzada por el diseño GG e hizo valer, indebidamente, la solicitud del registro demandado, vulnerando con esto sus derechos constitucionales y aquellos reconocidos en convenios internacionales.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Señala que solicitó aclaración y enmienda a la resolución jerárquica, con la finalidad de hacer notar la extralimitación en la que cae la decisión del SENAPI, al hacer valer únicamente lo establecido en el art. 224 de la Decisión 486, y considerar “signos distintivos notoriamente conocidos” solo a los reconocidos como tal en cualquier país miembro, sin tomar en cuenta lo señalado en su art. 1, referido a conceder a los miembros del Convenio de Paris, entre otros, un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales, de donde resulta que la autoridad administrativa, no consideró los derechos de GUCCIO GUCCI S.P.A. para dictar resolución.

Sostiene además, que la autoridad administrativa nacional no puede interpretar la norma, sino solo cumplirla, ya que estas disposiciones se encuentran sujetas únicamente a la interpretación del Tribunal Andino de Justicia, habiéndose extralimitado la autoridad administrativa, al omitir solicitar al mismo una interpretación prejudicial, que permita esclarecer la contradicción entre los arts. 1 y 224 de la Decisión 486, pues el invalidar la declaración de notoriedad de su marca como país miembro del Convenio de Paris, acreditada con las Resoluciones de la Comisión Europea con representación en España, números: 005336102, 008159923, 005319744 y 00062613-0001, resulta ser totalmente desfavorable y contrario a lo establecido en el art. 1, que solamente prevé reservas en cuanto a los arts. 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y al art. 2 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, las cuales no se refieren a la notoriedad de una marca.

Refiere que solicitó aclaración sobre si solo es válido demostrar la notoriedad de una marca cuando esta fue declarada notoria en los países miembros de la CAN, ya que la Resolución Jerárquica argumentó que no se cumplieron con los parámetros establecidos en el art. 228 de la Decisión 486 para que su marca sea reconocida como notoria, toda vez que la misma no fue reconocida como tal en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, deformando el sentido del art. 1 con una pseudo interpretación arbitraria, pues si no se reconoce la declaración de notoriedad de una marca en un país miembro del Convenio de Paris, como es España, o de países de la comunidad europea, automáticamente se entendería que la aplicación del derecho es desfavorable y contradictorio por la restricción del art. 224 y las exigencias del art. 228 de la Decisión 486, lo cual debió ser advertido por la autoridad administrativa a efecto de solicitar de oficio una interpretación prejudicial a la autoridad competente.

Agrega, que la autoridad concentrada en su criterio de no admitir prueba alguna sobre la notoriedad de marca, no advirtió debidamente el contenido de su demanda, que tiene como fundamento la prohibición del art. 135 inc. b) y art. 136 inc. a) y h), en mérito a que la solicitud de marca entrelaza la letra G, lo cual podría inducir a confusión entre los consumidores en la creencia que se trata de productos fabricados por GUCCIO GUCCI S.P.A. siendo una de las marcas de mayor éxito GG (LOGOTIPO) que ha adquirido fama a nivel mundial, puntualizando que reclama la intención de usar de la misma forma la letra G entrelazándola, características que hacen distinguible a su marca y que demandó de oposición con el objeto de evitar la dilución de su valor distintivo.

Por último, en su memorial de subsanación, amplía sus argumentos alegando la vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa, en vista de que no se valoraron las pruebas presentadas con la finalidad de acreditar el carácter notorio de su marca, constituyéndose esta omisión en una causal de nulidad prevista en el art. 35 inc. c) de la Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

I.3. Petitorio.

Concluye solicitando se declare PROBADA su demanda, y en consecuencia se revoque la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 047/2014.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Jhilda Gabriela Murillo Zarate, en su condición de Directora General Ejecutiva del SENAPI, se apersonó al proceso con memorial presentado el 19 de febrero de 2015, que cursa de fs. 85 a 89 y señala lo siguiente:

Previo a ingresar a dilucidar cuestiones de fondo, refiere que de la revisión de la base de Datos de la oficina SENAPI Bolivia, evidenció la siguiente información:

“Marca Opositor: GUCCIO GUCCI S.P.A. GG (logotipo) con registro N° 64945-C de fecha 13 de noviembre de 1997, renovada mediante Resolución SNPI-RA N° 1849-2007 de fecha 05 de noviembre de 2007 bajo el Nº 70326-A que distingue productos de la clase 3: Perfumes, agua de colonia, jabones de tocador perfumados, preparaciones para después de afeitarse, sales de baño, aceites de baño, lociones y cremas perfumadas para el cuerpo, antitranspirantes”.

“Marca Solicitante: GUESS? INC. “G” (mixta) con SM-4927-2012 de fecha 17 de septiembre de 2012, con Publicación N° 157399, que pretende distinguir productos en la clase 3: Jabones, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello”.

Al respecto, señala que el art. 134 de la Decisión 486 dispone que se constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, pudiendo registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, y que la naturaleza del producto o servicio al cual se aplicará una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. En tal sentido podrán constituir marcas, entre otros, las palabras o combinación de palabras, es decir, que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y siempre que no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486.

Sobre la valoración de la prueba, manifiesta, que el art. 224 de la Decisión 486, establece que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro, debiendo para esto converger factores como el de difusión, el uso intensivo de los productos de la marca por el consumidor medio y su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos. Por su parte, el art. 228 de la Decisión 486, establece los factores que se deberán tomar en cuenta para que una marca sea considerada como notoria y que el consumidor medio la reconozca debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla a ese status, y por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 25-IP-2011, estableció que la notoriedad de la marca no se presume, sino que debe ser probada.

De lo expuesto precedentemente y del análisis de la prueba aportada en grado jerárquico, establece que: de fs. 282 – 289, 290 – 302, 303 – 322, 323 – 336, 337 – 348, 349 – 360, 361 – 370, cursa prueba documental que no cumple con todas las legalizaciones de Ley, y de fs. 376 – 352, cursa prueba documental en copias simples, por lo que invocando la Sentencia Constitucional Nº 1913/2004-R de 14 de diciembre, referida a la exigencia de homologación ante la Cancillería para documentos obtenidos en el extranjero, concluye que la prueba presentada no cumplió con las legalizaciones establecidas en el Decreto Ley N° 07458 de 30 de diciembre de 1965 y por tanto no merece ser sujeta de valoración, consiguientemente, el titular de la marca no demostró mediante prueba idónea el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la CAN, deduciéndose que no se cumplieron los parámetros establecidos en el art. 228 de la Decisión 486, para que su marca sea reconocida como tal.

En relación a la omisión de solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, señala que la norma comunitaria andina es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico, pues el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le otorga la función de interpretar la normativa comunitaria andina, solo con el fin de lograr su aplicación de una manera uniforme, y el art. 33 del referido tratado, establece que los jueces podrán solicitar la interpretación del Tribunal, otorgando la facultad y no la obligación a la autoridad administrativa de efectuar dicha solicitud, habiéndose circunscrito en el presente caso a aplicar lo estrictamente establecido en la Decisión 486.

Respecto a la denuncia de vulneración de derechos sobre la supuesta marca notoria y la contradicción de normas, transcribe el art. 2 del Convenio de Paris y determina que dicha previsión normativa es clara en cuanto al régimen jurídico aplicable, que en el caso nacional se supedita a la normativa andina a través de la Decisión 486, por lo que corresponde y resulta correcta la aplicación del art. 224 de dicha decisión, en consecuencia, los argumentos del demandante carecen de fundamento legal, aspecto que deberá valorarse conforme a derecho.

II.2. Petitorio.

Concluye solicitando, se declare IMPROBADA la demanda interpuesta, y se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 047/2014 de 10 de febrero.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:

III.1 El 17 de septiembre de 2012, GUESS? INC., solicitó ante la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, el registro como marca del signo “G” (mixto) para proteger productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, conforme consta a fs. 2 del Anexo 1 de antecedentes administrativos.

III.2 El 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó demanda de oposición a la mencionada solicitud de registro de marca de fs. 21 a 22 vta., del Anexo 1, argumentando que es titular de la marca GG (mixta) destinada a proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

III.3 Mediante Resolución Administrativa Nº 271/2013 de 28 de mayo, el SENAPI declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GUCCIO GUCCI S.P.A. y concedió el registro de la marca “G” mixto a favor de GUESS? Inc., conforme consta de fs. 44 a 54 del Anexo 1 de antecedentes administrativos.

III.4 Contra esta determinación GUCCIO GUCCI S.P.A. interpuso recurso de revocatoria cursante en fs. 72 a 73 vta., del Anexo 1, resuelto por el SENAPI en la Resolución DPI/OP/REV-265/2013 de 19 de septiembre de fs. 81 a 85 del citado Anexo, que rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 271/2013.

III.5 Interpuesto el recurso jerárquico el 4 de octubre de 2013 mediante memorial de fs. 92 a 93 vta., del Anexo 1 de antecedentes administrativos del proceso fue rechazado por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 047/2014 de 10 de febrero, confirmando en forma total la Resolución de Revocatoria, conforme consta de fs. 115 a 122 del Anexo 1 de antecedentes administrativos. Por consiguiente, GUCCIO GUCCI S.P.A., interpuso la presente demanda contenciosa administrativa mediante memorial de fs. 42 a 44 y memorial de subsanación a la misma de fs. 77 a 79; ambos del expediente.

III.6 En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).

III.7 Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia conforme se evidencia de la providencia cursante a fs. 196 de obrados.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación del SENAPI.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: 1) Si corresponde reconocer la notoriedad de la marca de GUCCIO GUCCI S.P.A.; y 2) Si el registro de la marca “G” mixta solicitado por GUESS? Inc., incurre en las prohibiciones establecidas en los arts. 135 inc. b) y 136 incs. a) y h), vulnerando los derechos de la marca GUCCIO GUCCI S.P.A.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

V.1. SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA.

En virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto N° 309/2015 de 10 de diciembre de fs. 142 a 143 vta., del expediente, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitiendo este último Interpretación Prejudicial dentro del proceso signado 182-IP-2016 de 13 de octubre de 2016 de fs. 167 a 186 de obrados, misma que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, será aplicada en la emisión del presente fallo, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

V.2. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA GUCCIO GUCCI S.P.A.

En su demanda GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestó que se desconoció el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París del cual Bolivia es parte.

Previamente, sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, corresponde establecer que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el principio de la “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, bajo el cual el ordenamiento comunitario andino goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional, por lo que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse en el caso concreto.

De lo anterior, se infiere que en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros de la Comunidad Andina, al ser estos asimilados como normativa interna del país suscribiente, el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, toda vez que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, por lo que no se encuentra subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, por tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros como el Convenio de París, no vinculan a la comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones (las negrillas son añadidas).

Efectuadas las precedentes aclaraciones, e ingresando a considerar la notoriedad de la marca alegada por GUCCI GUCCIO S.P.A., se advierte que bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros, debiendo interpretarse el art. 224 de forma sistemática con el art. 136 inc. h), a efecto de establecer que:

En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocido en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios, cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo solo por el hecho que no se encuentre registrado o en trámite en al país miembro o en el extranjero.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible de configurarse actos de competencia desleal, por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el art. 225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los arts. 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

Bajo este entendimiento, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, corresponde determinar si la marca GG (mixta) era notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud del signo G (mixto), a cuyo efecto, se procederá a analizar las pruebas aportadas por GUCCIO GUCCI S.P.A. ante la instancia jerárquica conforme memoriales de fs. 98 y 105 y por adjuntada dicha documentación de acuerdo a los proveídos de fs. 99 y 106; respectivamente y todos del Anexo 1 de antecedentes administrativos del proceso, debido a que la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega (las negrillas son añadidas).

De la definición contenida en el art. 224 de la Decisión 486, se extrae que para que un signo sea considerado notorio, debe revestir las siguientes características:

Debe ser conocido por el sector pertinente.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.