SE/0121/2021

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 121/2021

EXPEDIENTE : 356/2018

DEMANDANTE : Gianfranco Ferré S.p.A., JLT

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Olvis Eguez Oliva

LUGAR Y FECHA : Sucre, 04 de octubre de 2021

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 38 a 43 vta., interpuesta por José María Caballero Alcocer en representación legal de la firma Gianfranco Ferré S.p.A., JLT., en virtud a Testimonio de Poder Nº 1211/2018, otorgado ante Notaría de Fe Pública Nº 27, correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta, impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), dentro del recurso jerárquico en el proceso administrativo de oposición contra la solicitud de registro de la marca “FERRE” (mixta), para aplicarse a productos de la Clase 11 Internacional; el memorial de contestación de la autoridad demandada de fs. 91 a 103 vta., el memorial de réplica de fs. 107 a 110 vta., la dúplica de fs. 114 a 116; la interpretación prejudicial de fs. 128 a 148; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1. Motivos de la demanda contenciosa administrativa.

La firma Gianfranco Ferré S.p.A., JLP representada legalmente por José María Caballero Alcocer, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio, en base a los siguientes argumentos:

Como antecedentes de hecho señala que el 6 de mayo, la empresa FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, solicitó el registro de la marca “FERRE”, ante dependencias del SENAPI, para distinguir los productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, siendo asignada a dicha solicitud el Nº SM. 2168-2016, por lo que previa su publicación, el 24 de noviembre de 2016, presentó demanda de oposición en base a las marcas “FERRE” en las Clasificaciones 9, 14, 18, 24, 25, 39, 18 y 25; es así, que previa exigencia de documentación respaldatoria de su personería y el trámite de admisión y notificación a la parte contraria, el 20 de diciembre de 2017, se le notificó con la Resolución Administrativa Nº 480/2017 que declaró improbada la demanda de oposición.

Interpuesto de su parte el recurso de revocatoria, fue rechazado por Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 19/2018; y, el 14 de marzo de 2018, formuló recurso jerárquico, que también fue rechazado por Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018, que además confirmó la resolución impugnada dando por concluida la vía administrativa.

Como fundamentos de la demanda, refiere impugnar la última Resolución Administrativa citada alegando previa cita del art. 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que las marcas FERRE y FERRE, acusan innegable identidad y por lo tanto, la marca de FEMAS METAL SANAVI VE TICARET ANONIM SIRKETI, debe ser denegada debido a la existencia previa de su marca; además, de que no existe diferencia alguna entre ambos signos, por lo que resulta imposible diferenciarlas, pues ambas marcas están compuestas por la misma cantidad de letras, las dos marcas son una sola palabra, las cinco letras son exactamente las mismas y están colocadas en el mismo orden; en corto, ambas marcas son idénticas, además que el impacto visual, gráfico y conceptual, que provocan ambas marcas es exactamente lo mismo. Añade la similitud fonética, ya que siguiendo los lineamientos de comparación establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, el resultado siempre es el mismo, ya que el conjunto de ambas produce un impacto gráfico, fonético y concepto idéntico.

No obstante, refiere que la autoridad impugnada niega que exista conexión competitiva en los productos comprendidos por una de sus marcas y la marca de contrario, lo que resulta alejado de la verdad, porque la marca objeto de oposición en Clase 11 distingue “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias; aparatos eléctricos y operados de gas, máquinas y equipos utilizados en la cocina y cocción, es decir parrillas, hornos, estufas, autoclaves; instalaciones y aparatos de aire acondicionado, campanas extractoras para cocinas”; en tanto que la marca FERRE Clase 9 a su nombre, distingue: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”; resultando que ambas clases incluyen entre otros, productos destinados a ser utilizados en el hogar, como cocinas, hornos, refrigeradores, calefacción, balanzas, equipos de medición, videograbadoras, aparatos fotográficos, máquinas de calcular y ordenadores; en ese sentido, es muy probable que los productos sean comercializados mediante los mismos canales, por ejemplo tiendas donde se vende línea blanca, lo que puede acrecentar el riesgo de confusión.

Otro factor es la relación que indudablemente existe entre los productos de ambas clases, así por ejemplo si un horno se comercializa en la Clase 9, es muy factible confundir la marca con la de la otra empresa que comercialice balanzas para cocina, resultando que en la nota explicativa de la Clase 9, se indican algunos productos de la clase 11 que no están incluidos en la primera, siendo esta aclaración una presunción indirecta que existe la posibilidad real de confusión entre ambas clases.