SE/0155/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 155/2018.

FECHA: Sucre, 21 de marzo de 2018.

EXPEDIENTE Nº: 1062/2014.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: GUCCIO GUCCI S.P.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Carlos Alberto Egüez Añez.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 18 a 20 vta., que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 048/2014 de 10 de febrero de fs. 1 a 12, subsanación de fs. 54 a 56, la contestación de fs. 101 a 103, la réplica y dúplica, Consulta Obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fs. 150 y vta., interpretación prejudicial de fs. 154 a 176, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que, Álvaro Fernando Siles Martin, representante legal de la Empresa Guccio Gucci S.P.A, acreditando dicha representación mediante testimonio de poder N° 664/2012, se apersona mediante memorial de fs. 18 a 20, interponiendo demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 048/2014 de 10 de febrero.

Expresa que en el ejercicio de representación de la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A., presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, demanda de oposición, el 12 de marzo de 2013, en base al registro de marca GG (logotipo) Nº 64946-C clase 9, contra la solicitud de registro de marca GGGG (mixta) para proteger productos de la clase 9, referidos a Gafas, incluyendo gafas de sol, monturas de gafas y estuches para gafas, especialmente fundas y estuches para dispositivos electrónicos portátiles y otro; como se observaría en la publicación Nº 157400 de la empresa GUESS?, INC, con domicilio en 1444 South Alameda Street, Los Ángeles California 9001 presentada en Bolivia mediante su apoderado, que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 447 de 30 de noviembre de 2014, conforme a las normas de propiedad industrial establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones art. 146, prohibiciones, 135 literal b); del art. 136 literales a), h), art. 137, art. 6 bis del Convenio de Paris ratificada en Bolivia mediante Ley 1482 de 6 de abril de 1993.

Por lo que en tiempo hábil y en estricta aplicación de los artículos 4 inc. i) y 70 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo y art. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, formula demanda contenciosa administrativa contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual con domicilio legal en la ciudad de La Paz.

I.2. Fundamentos de la demanda.

1.2.1.- Que, la marca GG de la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A, es una marca conocida a nivel mundial, lo que fuere desconocido por el SENAPI, pudiendo inducir a confusión con la marca demandada de oposición.

Señala que hubiere demostrado este extremo, y pese a ello el SENAPI hubiere desconocido el hecho que la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A fuere una marca conocida a nivel mundial, bajo el argumento que las pruebas presentadas, en este caso resoluciones que declaran la notoriedad del registro provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, aspecto que alega sería una mala interpretación normativa de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, además de la vulneración y desconocimiento del Convenio de Paris, del cual sería parte Bolivia, debiendo ser cumplido.

Argumentando que se incumpliría con el Convenio de París en su Artículo 6 bis, relativo a Marcas: marcas notoriamente conocidas. - “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

1.2.2. Que la Dirección General Ejecutiva, se extralimitó en la interpretación de la decisión 486, aplicando de manera cerrada el art. 224, sin tomar en cuenta el art. 1 de la referida Decisión.

Estableciendo que la Decisión 486 en su art. 224 determina: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Por su parte la Decisión 486 en su art. 1 señala: “Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el art. 2 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial”.

Argumentando así que, la Autoridad Administrativa no consideró a tiempo de dictar resolución los derechos de la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A, ya que no podría hacer ninguna interpretación de la norma sino cumplirlas, toda vez que las interpretaciones estarían sujetas únicamente a la Autoridad competente, como es el Tribunal Andino de Justicia, mediante las interpretaciones prejudiciales, al existir entre lo previsto en el art. 1 y 224 de la Decisión 486, una aparente contradicción, al pretender reconocer solamente a los miembros de la Comunidad Andina, toda vez que si no se reconocería la declaración de notoriedad de una marca en un país miembro del Convenio de París como es España o de países de la Comunidad Europea, automáticamente se entendería que la aplicación del derecho es desfavorable y contradictorio por la restricción que señala el art. 224 y las exigencias del art. 228 de la misma Decisión 486; ante ello manifiesta que la Autoridad Administrativa debió solicitar de oficio una interpretación prejudicial de las normas citadas al caso concreto, al Tribunal Andino de Justicia.

Por lo que la Autoridad Administrativa, no habría advertido el contenido base de su demanda, que tendría como fundamento la prohibición del art. 135 literal b) y 136 literal a) y h), siendo que la solicitud de marca entrelaza la letra G, lo que podría inducir a confusión entre los consumidores, creyendo que se trataría de productos fabricados por la GUCCIO GUCCI S.P.A, siendo que su logotipo GG, ha adquirido fama a nivel mundial.

I.3. Petitorio.

Concluye solicitando se declare probada la demanda y se revoque la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 048/2014 dictada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Con carácter previo a la admisión de la demanda, se observó la misma a efectos de establecer previamente el domicilio del tercero interesado, ¿la Empresa GUESS? INC., lo que fue subsanado mediante memorial de fs. 56.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y SU AMPLIACIÓN.

Que por providencia de fs. 57, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la Autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento de la Autoridad demandada, así como al tercero interesado, se ordenó la citación mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Presentado el memorial de contestación a la demanda por la autoridad demandada (fs. 101 a 103 vta.), por providencia de fs. 104 se dio por respondida la misma, corriéndose traslado a la parte demandante para que haga uso de su derecho a la réplica, conforme al art. 354.ll del Código de Procedimiento Civil.

En el memorial de contestación negativa a la demanda, luego de una relación de los argumentos expuestos por el demandante, la autoridad demandada señaló:

II.1.1.- Con relación a que la marca GG de la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A, es una marca conocida a nivel mundial, lo que fuere desconocido por el SENAPI, pudiendo inducir a confusión con la marca demandada de oposición.

Manifestó con relación a este punto que, de acuerdo a la previsión del art. 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro, y para ello, deben converger factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca por el consumidor medio, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos, siendo que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos que protege no satisfagan sus necesidades.

Asimismo, en consideración a lo establecido en el art. 228 de la Decisión 486 de la CAN, existen factores que tienen que tomarse en cuenta para que una marca sea considerada notoria, ya que de esa manera el consumidor medio la reconocerá y le asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria a un status de notoria, citando el Proceso 25-IP-2011, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese status. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

Alegando que la prueba documental cursante a fs. 282-352 del expediente de oposición, no contaría con todas las legalizaciones correspondientes por autoridad nacional competente que de fe de los mismos, por lo que no merecieron valoración, no habiendo demostrado el titular de la marca, con prueba idónea, el reconocimiento de su marco como notoria dentro de algún país miembro de la CAN, deduciéndose que no se cumplieron con los parámetros establecidos en el art. 228 de la Decisión 486 de la CAN, para que su marca sea reconocida como notoria.

II.1.2. Respecto a que la Dirección General Ejecutiva, se extralimitó en la interpretación de la decisión 486, aplicando de manera cerrada el art. 224, sin tomar en cuenta el art. 1 de la referida Decisión, incumpliendo el art. 6 bis del Convenio de Paris.

Manifiesta que la norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico, citando al efecto los arts. 32 y 33 del Tratado de la Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de donde deduciría que la figura de la interpretación prejudicial, tendría la característica de ser una solicitud facultativa para la autoridad administrativa, no estaría obligada a solicitarla, por lo que se circunscribiría a aplicar estrictamente lo establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En cuanto a que no se consideró los derechos del demandante, referidos a una supuesta marca notoria, y la contradicción con normas de carácter internacional como el Convenio de París, cita el art. 2 del referido Convenio; art. 2. Numeral 1) “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus naciones, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.”.

Por lo que, siendo la previsión normativa clara en cuanto al régimen jurídico aplicable, que en el caso nacional se supedita a la normativa andina a través de la Decisión 486, correspondería y sería correcta la aplicación del art. 224 de dicha decisión, por lo que los argumentos del demandante carecerían de fundamento legal.

II.1.3.- PETITORIO.

Concluyó el memorial solicitando que, en base a los fundamentos expresados, se emita sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 048/2014 de 10 de febrero.

II.1.4.- Réplica y dúplica.

Mediante memorial de réplica, cursante a fs. 107 a 108, la parte demandante se ratificó en los fundamentos de su demanda, manifestando que la marca GG Logotipo registro No 64946-C, sería una de las marcas más importantes de la empresa GUCCIO GUCCI S.P. A que se encontraría en muchos países del mundo protegida, y que sería ambicionada para ser copiada o imitada, por ello presentaron su oposición contra la solicitud de marca G (mixta), ¿hecha a nombre de GUESS? INC., que induciría a confusión a los consumidores en la creencia que los orígenes de esas mercaderías provienen de su Empresa.

Señalando que, oportunamente presentaron pruebas que declararían la notoriedad de la marca GG, que no habrían sido consideradas por la Autoridad Administrativa por aspectos solo formales, al no contar con legalización del Consulado de Bolivia en Origen; pidiendo sean valoradas en la instancia y se declare probada su demanda.

Conforme memorial de dúplica, corriente a fs. 118 a 119, la Autoridad demandada, se ratifica en los fundamentos de la Resolución impugnada, toda vez que no puede apartarse de los mismos, así como en los fundamentos de su contestación, pidiendo se declare improbada la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A, manteniéndose firme y subsistente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 048/2014 de 10 de febrero del 2014.

III: DEL TERCERO INTERESADO.

Conforme consta en la diligencia de notificación de fs. 89, el tercero interesado de la Empresa GUESS? INC., fue legalmente notificado el 05 de febrero del 2015, sin que se haya apersonado al proceso a fin de poder representar lo que corresponda en derecho, por lo que se continuó con el desarrollo del proceso.

No habiendo más que tramitar, a fs. 120, se decretó “autos para sentencia”.

IV. CONSULTA PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN.

Mediante Resolución Nº 185/2016 de 22 de noviembre, emitida por Sala Plena de este Tribunal, cursante a fs. 150 y vta., al amparo de los arts. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN y 123 de su Estatuto, remitió a consulta prejudicial obligatoria la presente causa ante el referido Tribunal, cursando a fs. 154 a 176 copia certificada de la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efectos de resolver, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

V.1.- Revisados los antecedentes administrativos que dieron origen a la interposición de la demanda en análisis, se verifica que mediante memorial de fecha 15 de enero de 2013, la firma GUCCIO GUCCI S.P.A, representada legalmente por ALVARO FERNANDO SILES MARTIN, presentó demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca “G” (mixta), por ser titular de la marca “GG” con registro 64946-C.

V.2.- Consta la Resolución Administrativa Nº 276/2013 de 28 de mayo, se declaró IMPROBADA la oposición presentada por la firma GUCCIO GUCCI S.P.A, representada legalmente por ALVARO SILES MARTIN y CONCEDER el registro de la marca de producto “G” (denominada y diseño) que pretende proteger productos en la clase internacional Nº 09 a nombre de la firma GUESS?, INC. Representada legalmente por RAMIRO MORENO BALDIVIESO. Resolución Administrativa que fue puesta en conocimiento de las partes mediante formulario de notificación de fecha 07 de agosto de 2013.

V.3.- Así también consta memorial de fecha 21 de agosto de 2013, la firma GUCCIO GUCCI S.P.A, representada legalmente por ALVARO FERNANDO SILES MARTIN, interpuso Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución Administrativa No 276/2013 de fecha 28 de mayo.

V.4.- Consta en antecedentes la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº. 261/2013 de fecha 18 de septiembre; que resolvió RECHAZAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P.A, representada legalmente por ALVARO SILES MARTIN, en consecuencia, se CONFIRMA en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 276/2013 de fecha 28 de mayo. Resolución Administrativa que fue puesta en conocimiento de las partes mediante formulario de notificación de 20 de septiembre de 2013 y 23 de septiembre de 2013.

V.5.- Interpuesto el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P.A, representada legalmente por ALVARO FERNANDO SILES MARTIN contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº.261/2013 de 18 de septiembre, dentro el proceso administrativo de oposición a la solicitud de registro de la marca “G” (mixta) Clase Internacional 09, a nombre de la firma GUESS?, INC., consta la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº. 48/2014 de fecha 10 de febrero, que dispuso RECHAZAR el Recurso Jerárquico, confirmando en forma total la Resolución Administrativa impugnada.

En el desarrollo del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil, toda vez que aceptada la respuesta a la demanda, cursante a fs. 101 a 103 vta., se corrió traslado al demandante para la réplica que sale de fs. 107 a 108, donde se reitera los fundamentos de la demanda; dúplica a fs. 118 a 119, que ratifica los términos de la respuesta a la demanda.