SE/0158/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 158

Sucre, 25 de septiembre de 2020

Expediente: 004/2018-CA

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandante: Embotelladora América SRL

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Impugnada: DGE/NUL/J N° 228/2017, de 6 de septiembre

Magistrada Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

Emitido dentro del proceso Contencioso Administrativo seguido por la Embotelladora América SRL, representado por Marcelo Silvestre Escobar Gabriel; impugnando la Resolución Administrativa DGE/NUL/J N° 228/2017, de 6 de septiembre, emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda de fs. 69 a 80, la contestación de fs. 215 a 224; la interpretación judicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de fs. 274 a 281, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Resolución Administrativa

Dentro del proceso administrativo de nulidad relativa contra la marca LIX2 (Mixta) con Registro N° 168687-C, a instancias de Martha Landivar Gantier, en representación de Embotelladora América SRL, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 63/2017 de 7 de febrero, por la que resolvió declarar IMPROBADA, la demanda y procederse al archivo de obrados.

Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por Martha Landivar Gantier, en representación de Embotelladora América SRL, en 3 de abril de 2017, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- N° 90/2017, resolvió RECHAZÓ el recurso de revocatoria interpuesto, CONFIRMANDO en su totalidad la Resolución Administrativa N° 63/2017 de 7 de febrero.

Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Marcelo S. Escobar Gabriel, en representación de Embotelladora América SRL, el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 90/2017 de 3 de abril, bajo el fundamento que la prueba aportada referente a los distintos trámites realizados por la firma EMBOTELLADORA AMERICA SRL en el SENASAG, no demuestran ni crean convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif en el registro de su marca "LIX2" en el SENAPI, debido a que el registro sanitario otorgado por el SENASAG no tiene vínculo o relación alguna con los registros de propiedad intelectual y que la prueba aportada referente a las distintas acciones y procesos penales instaurados contra ISRAEL VELASQUEZ COSSIO y RAUL VELASQUEZ COSSIO por falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; no demuestran ni generan convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif (titular del registro objeto de nulidad) en el registro de la marca "LIX2" (denominación) en el SENAPI.

Auto complementario a la Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Emitida la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre, por memorial de 18 de septiembre de 2017, Marcelo S. Escobar Gabriel, en representación de Embotelladora América SRL, solicitó aclaración, enmienda y complementación, que fue declarada IMPROCEDENTE a través del Auto Complementario de 25 de septiembre de 2017, por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, bajo el fundamento que la aclaración solicitada, se encontraba ya expuesta de forma clara en la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre.

Contra estas últimas Resoluciones la EMBOTELLADORA AMERICA SRL, interpuso la demanda Contenciosa Administrativa que ocupa a este Tribunal.

En el curso del proceso contencioso administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Se cumplió también con la citación a Gianfranco Pallaoro Nacif, en calidad de tercero interesado.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

Acusó que la Resolución Jerárquica impugnada vulneró el art. 16-h), 30, 47-IV y 63 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, art. 64 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y el principio de verdad material, al concluir de manera arbitraria y sin apreciar los medios probatorios en su conjunto, que "todos los elementos de convicción adjuntos al expediente, no habrían supuestamente creado convicción de mala fe, ni que el contrario haya solicitado el registro del signo para facilitar, perpetrar o consolidar actos de competencia desleal”.

Agregó que la Autoridad Administrativa Jerárquica, no valoró correctamente toda la prueba, mucho menos motivó su Resolución respecto a cuáles serían las razones de fondo por las que concluyó que no se habría demostrado las causales de nulidad invocadas y los extremos denunciados a lo largo del procedimiento, lo que considera una arbitrariedad tornando al acto administrativo en carente de razonabilidad.

En cuanto a la causal de nulidad prevista en el art. 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que del análisis de toda la prueba ofrecida y producida en instancia administrativa, efectivamente existen indicios razonables que permiten inferir que el registro de la marca "LIX2" se solicitó para perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal.

Indicó que, en la Resolución Administrativa emitida en grado jerárquico, no se realizó una apreciación integral de la prueba; sino, de manera aislada, circunstancia por la que no la consideran válida a efectos de la compulsa de los elementos de convicción producidos.

Conforme a la causal anotada en el art. 137 de la Decisión 486, para alcanzar el efecto nulificante, la norma requiere básicamente "indicios razonables", ello quiere decir que no es necesaria la existencia de prueba semiplena ni mucho menos plena, bastando entonces, que sean razonables los indicios dirigidos a perfilar el hecho de que la marca se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal, tal cual ocurrió en el presente y cuyas circunstancias, se demostraron a partir de la prueba producida al interior del procedimiento y no obstante ello, el fallo administrativo señaló que no se habría creado convicción; este aspecto, naturalmente causa agravio.

Señaló que todas las literales consistentes en: notas, formularios, informes de inspección emitidos por el SENASAG, muestras de etiquetado, las declaraciones testificales, acta de notoriedad notariada, notas aclaratorias e informes de antigüedad, suscritos por los diferentes comerciantes, instructiva de trabajo, entre otros, logran generar convicción inherente a la pionera comercialización, identificación y posicionamiento, de la bebida alcohólica "LIX2" por parte del demandante; consiguientemente, al realizar su solicitud de registro ante el SENAPI, el Sr. Gianfranco Pallaoro Nacif, de manera posterior, precisamente de dicha marca, se tiene que ese requerimiento de inscripción, lógicamente, fue ejecutado buscando perpetrar, facilitar y consolidar un acto de competencia desleal traducido en el aprovechamiento parasitario del esfuerzo ajeno, porque la pretensión con dicha solicitud y registro ante el SENAPI era desplazarlo del mercado.

El hecho de que el producto VARADERO y/o BARADERO RON COLA ha sido puesto en el mercado por el Sr. Pallaoro Nacif, con posterioridad al realizado por el demandante, se produjo grave error en el consumidor, atentando en su momento contra su libertad de elección, porque muchos consumidores adquirieron la imitación pensando que se trataba del producto original.

Señala también que el hecho de que el signo LIX2, ha sido primigeniamente utilizado por el demandante, dió lugar no solamente a que se impida su registro por terceros como marca; sino también, a excluir un uso similar realizado por terceros y que, en estos casos, los derechos del usuario de la marca surgen no solamente de ciertas disposiciones de la nombrada Declaración 486; sino también, de los principios generales del Derecho de la competencia desleal.

Agrega que con el registro concedido de la marca en cuestión a favor del Sr. Pallaoro, éste se valió de los resultados del trabajo realizado por la empresa demandante para potenciar su propia actividad comercial, estableciéndose así un evidente aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, ejecutándose, merced a la mencionada imitación, un denotado aprovechamiento de la reputación alcanzada en los primeros años de comercialización del producto, sirviéndose de la publicidad que realizó y lográndose, en definitiva, desviar la clientela que Embotelladora América pudo lograr el tiempo que comercializó ese producto.

En cuanto a la causal de nulidad prevista en el art. 172 de la Decisión 486, alegó que, en base a las pruebas de cargo ofrecidas consistentes en:

-Nota de Cargo, suscrita por el Sr. Israel E. Velásquez Cossío en su condición de Jefe de Ventas.

-Acta de Notoriedad N° 41/2017 de 23 de mayo de 2017, emitida por la Notaria de Fe Publica N° 105, relativa a la información contenida en la Red Social Facebook del usuario Israel Velásquez Cossío.

-Acuerdo de Confidencialidad de 10 de agosto de 2016, elevado a la calidad de instrumento público a través de la medida preparatoria de Reconocimiento de Firmas y Rubricas.

-Actuaciones relativas al Cuaderno de Control Jurisdiccional formado en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, al interior de la denuncia penal seguida por el Ministerio Publico a instancias de Weymar Wilder Quispe (actual Jefe de Ventas de su mandante) contra Israel Eduardo Velásquez Cossío, por la comisión de los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas, acción penal dentro la cual su mandante se constituyó en parte afectada (victima) y que actualmente cuenta con Acusación Formal.

-Cuaderno de investigaciones correspondiente al proceso penal seguido contra Israel Velásquez Cossío.

-Planillas de pago de sueldos por las cuales se evidencia que Israel Velásquez Cossío fue trabajador de la Empresa Embotelladora América.

-Demanda de infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, promovida por Gianfranco Pallaoro Nacif, representado por José L. Cabero Cabrera, relativa a la marca LIX2, contra su mandante.

-Declaraciones Testificales depuestas en Audiencia respectiva.

-Propuesta de Trabajo realizada por la firma BARLIX SRL (autorizada por Gianfranco Pallaoro para el uso de la marca BARADERO Y LIX2) a favor de Israel Velásquez Cossío.

-CD Audio, conteniendo amenazas a la testigo Melfi Apaza por parte del Sr. Giovani Pallaoro.

Considera que se alcanzó a demostrar que el registro obtenido por Gianfranco Pallaoro Nacif fue de MALA FE, porque del análisis conjunto y correcta valoración de todos aquellos elementos probatorios, se tiene que el titular del signo, a sabiendas que Embotelladora América a inicios de la gestión 2013 comenzaba a fabricar, comercializar el producto LIX, se adelantó en el registro y que el Señor Gianfranco Pallaoro Nacif, por si y a través de su representante legal Sr. José Lorenzo Cabero Cabrera y la firma BARLIX SRL., estuvo siempre en contacto y vinculado con el citado ex jefe de ventas Sr. Velásquez Cossio.

Señaló también que la violación de los derechos relativos a secretos empresariales y a información confidencial, constituye uno de los supuestos clásicos de competencia desleal, siendo lo que aconteció en el presente que Israel Velásquez, comunicó al competidor Pallaoro, los conocimientos que este debía mantener en forma confidencial como ser las marcas de las bebidas con las que Embotelladora América se venía identificando en el mercado.

Acusa vulneración de la garantía al debido proceso, en razón a que el Acto Administrativo motivo de la presente Demanda Contencioso Administrativa, carece de uno de los elementos esenciales que hacen a la existencia misma del acto administrativo, como es la MOTIVACIÓN.

Acusa que la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-Nº 228/2017, no fue emitida dentro de plazo legal en razón que no obstante haberme apersonado en fechas posteriores al 6 de septiembre del mismo año a las Oficinas del SENAPI, el Acto Administrativo correspondiente NO SE ENCONTRABA EMITIDO, por consiguiente, al haberme hecho presente nuevamente en esas Oficinas el día 13 de Septiembre, en el horario de la mañana se les informó que dicho Acto supuestamente se encontraría para "notificación" pero que no se encontraba a la vista; por tal motivo, a fin de hacer constar estos extremos, en esa fecha, presenté memorial impetrando la aplicación de Silencio Administrativo Positivo, bajo la egida del Art. 67 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, sin embargo, lamentablemente aquellos extremos no fueron acogidos guareciéndose el Órgano Administrativo en lo previsto en el plazo de notificación (5 días) estipulado en el Art. 33 de la citada Ley Procedimental.

Agregó que curiosamente el día 13 de septiembre de los corrientes luego de haber presentado el escrito de silencio administrativo por la mañana también fue el día en que fue notificado con la Resolución Administrativa Jerárquica (en horario de la tarde), circunstancia que apunta a afirmar razonablemente que debido a la premura se terminó de redactar raudamente ese mismo día el Acto Administrativo por la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruyéndose su notificación al finalizar la tarde del día 13 de septiembre

Contestación de la entidad demandada (SENAPI)

Carlos Alberto Soruco Arroyo, en su condición de Director General Ejecutivo y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, luego de realizar una relación de las pruebas de cargó, realizo un análisis sobre la acción de nulidad relativa, la causal de nulidad, indicios razonables, previstas en los arts. 136 inc. a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la CAN, señalando que:

"a) La prueba aportada referente a los distintos trámites realizados por la firma EMBOTELLADORA AMERICA SRL en el SENASAG, no demuestran ni crean convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif en el registro de su marca "LIX2" en el SENAPI, debido a que el registro sanitario otorgado por el SENASAG no tiene vínculo o relación alguna con los registros de propiedad intelectual.

b) La prueba aportada referente a las distintas acciones y procesos penales instaurados contra ISRAEL VELASQUEZ COSSIO por falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; no demuestran ni generan convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif (titular del registro objeto de nulidad) en el registro de la marca LIX2 (denominación) en el SENAPI".

Consecuentemente la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-228/2017 de 6 de septiembre realizó una descripción de los elementos probatorios de ambas partes procesales, llegándose a la convicción de que no se acreditó de forma alguna la procedencia de la nulidad relativa interpuesta contra la marca LIX2 en relación a la mala fe y competencia desleal atribuidas por la Embotelladora América SRL, cumpliendo con el requisito de la motivación que debe contar toda resolución.

Replica y duplica.

La réplica no fue considerada en razón de haber sido presentado de forma extemporánea; en consecuencia, tampoco se presentó duplica.

Apersonamiento del tercero interesado.

José Lorenzo Cabero Cabrera, en representación de Gianfranco Pallaoro Nacif, por memorial de 22 de agosto de 2018, como tercero interesado, señaló que, a decir del actor desde el año 2013, vino comercializando la marca LIX2; sin embargo, a lo largo del proceso de nulidad relativa desarrollado en instancias del SENAPI, ni mucho menos en este proceso extraordinario, no acompañó ni una sola factura de venta del producto LIX2, que sea de la gestión 2013, ni de los posteriores años; asimismo que al momento de la publicación de la marca LIX2 en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 0860, esta marca pasó a conocimiento público, abriéndose el plazo de 30 días hábiles, a efecto de la oposición de mejor derecho, sin embargo nadie presentó oposición alguna al registro.

Con relación al art. 137 de la Decisión 486 puntualizó que nos encontramos en una etapa post registro y dicho articulado opera únicamente al momento de que el SENAPI efectuó el análisis de registrabilidad antes de conceder o denegar el registro y no cuando ya se registró la marca; en tal sentido, solicitó se emita Sentencia declarando improbada la demanda, debiendo mantener firme la resolución jerárquica.

Decreto de Autos.

Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para Sentencia conforme la providencia de 2 de octubre de 2018 de fs. 259, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso para efectivizar la misma, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

INTERPRETACION PREJUDICIAL.

En mérito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, que facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares. Es así que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto de 16 de noviembre de 2018, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los arts. 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 004/2018-CA, trámite de Interpretación Prejudicial que fue admitido mediante Auto de 26 de junio de 2019, como proceso N° 172-IP-2019 y absuelto mediante Resolución de Interpretación Judicial de fecha 23 de octubre de 2019, emitido por ese Tribunal Andino, que cursa de fs. 275 a 281 de obrados.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en determinar si el SENAPI a través de la Resolución Jerárquica impugnada, aplicó correctamente las disposiciones contenidas en los arts. 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, si vulneró o no, la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación del acto administrativo, respecto de la valoración de prueba observada en la demanda.

ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La competencia de ésta Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de controversias, se sustenta en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley N° 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 Código Procesal Civil (CPC-2103) y tomando en cuenta la naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI en sede administrativa.

En ese contexto corresponde referir que el proceso contencioso administrativo, constituye una garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscando precisamente con la interposición del proceso Contencioso Administrativo, que la autoridad jurisdiccional ejerza el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

Estando definida la competencia de este Tribunal y analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos por las partes, se establece:

En primer lugar y respetando las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad del Estado, reconociendo la supranacionalidad de los instrumentos internacionales, corresponde resaltar que el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones y al formar parte de este, se somete a la jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, conforme refiere los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones; por lo tanto, las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente; la Decisión 578 vigente a partir del 1 de enero de 2005; así como, la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000.

Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante al momento de emitir el fallo en el proceso interno, adoptar la interpretación prejudicial, disponiendo también el cumplimiento del tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal.

Ingresando al análisis del caso de autos, la empresa demandante argumentó que la Resolución Jerárquica impugnada, realizó una mala interpretación de las disposiciones contenidas en los arts. 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, que dicha resolución carece de motivación del acto, respecto de la valoración de prueba observada en la demanda.

Al respecto la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, ha señalado que: "Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento con figurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”.

Que, este principio ha sido también recogido en la Ley N° 2341 de 20 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, norma marco que por determinación del artículo 2o, obliga a la Administración Pública, que debe ajustar todas sus actuaciones a sus disposiciones y en la que se establece en su artículo 30-a) y d), que los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando resuelvan recursos administrativos y cuando deban serlo, en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa; dicho precepto ha sido consagrado, para garantizar el estado de derecho y se constituye en un pilar fundamental de la garantía constitucional del debido proceso.

En el caso de autos, de la lectura de la Resolución Jerárquico DGE/NUL/J-Nº 228/2017 de 6 de septiembre y Auto aclaratorio de 25 de septiembre de 2017, se evidencia que, si bien la resolución contiene una descripción de la normativa aplicable para el procedimiento que se debe seguir para el registro de marca, el fundamento arribado por el emisor no resolvió de manera clara lo alegado por el solicitante (Embotelladora América SRL) respecto a sus observaciones, soslayando pronunciarse de manera fundamentada y motivada respecto a los indicios razonables y si este examen se cumplió en función del art. 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que señala: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro" y art. 172 de la citada norma: "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe...", máxime que, para este cometido según la Interpretación Prejudicial 172-IP-2019 de 23 de octubre de 2019, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cursa a fs. 275 a 281, del expediente, en sus incs. D) Temas objeto de interpretación, y E) Análisis de los temas objeto de interpretación, realizan un análisis minucioso de la problemática del caso en concreto, como la definición de la competencia desleal, sobre la nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe, así como que se entiende por indicios razonables; doctrina que, en la resolución impugnada no fueron considerados en su sentido amplio, evidenciándose una falta de fundamentación respecto a las conclusiones arribadas en la valoración de cada una de las pruebas aportadas por las partes.

Lo cuál hace referencia a que la Embotelladora América SRL, no obtuvo una resolución concreta a los puntos recurridos, menos se aplicó el principio de verdad material, por cuanto conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada, toda resolución debe contener la debida y exigida motivación sobre cada una de las cuestiones o agravios demandados, puesto que toda autoridad que conozca de un asunto tiene el deber de pronunciarse respecto a la totalidad de las cuestiones reclamadas por los recurrentes, lo que no ocurrió en el caso de autos, en que la autoridad jerárquica debió resolver las pretensiones formuladas, fundamentando debidamente su decisión.

No es suficiente la motivación de la resolución del SENAPI, al concluir que:

La prueba aportada referente a los distintos trámites realizados por la empresa Embotelladora América SRL, en el SENASAG, no demuestran ni crean convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif en el registro de su marca LIX2 en el SENAPI, debido a que el registro sanitario otorgado por el SENASAG, no tiene vinculo o relación alguna con los registros de propiedad intelectual.

La prueba aportada referente a las distintas acciones y procesos penales instaurados contra Israel Vásquez Cossío y Raúl Vásquez Cossío, por falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; no demuestran ni generan convicción de mala fe de Gianfranco Pallaoro Nacif, en el registro de la marca LIX2 en el SENAPI.

Es decir, de la revisión de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad jerárquica realizó un análisis superficial sobre de cada una de las pruebas aportadas por las partes, no habiéndose evidenciado la aplicación y cumplimiento a las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN, con relación a los elementos característicos que configuran un acto de mala fe, los indicios razonables y la competencia desleal entre otros; en ese sentido, la autoridad jerárquica, estaba en la ineludible obligación de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada en dicha instancia, debiendo hacerlo en el marco de la sana crítica y verdad material, conforme lo ha reiterado la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo y cumplimiento a las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN.

Al respecto la Interpretación Prejudicial 172-IP-2019 de 23 de octubre de 2019 y la IP 279-IP-2015 de la CAN, estableció que, puede configurar un típico acto de mala fe, el solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo.

Asimismo, por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca solicitada para registro. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia", (Interpretación Judicial 279-IP-2015, citada precedentemente)

Con referencia al tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, el artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”, el artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal; en consecuencia, no existe una lista taxativa de dichos actos; sino que, estos dan un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia, en relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor." (Proceso N° 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). 47. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho por la doctrina al respecto: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo 'comercia', por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. "La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios".

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor, en esta línea, es posible afirmar que la figura de la competencia desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

Por último, con relación al principio de verdad material y conforme la jurisprudencia constitucional en la SCP 0510/2013 señaló; "En este entendido, el principio de verdad material de acuerdo a lo previsto en el art. 180-I de la CPE, es uno de los principios que también sustenta o fundamenta la administración de justicia, considerando que la función judicial es única conforme lo dispone el art. 179-I de la Norma Suprema. Dicho principio, en cumplimiento del mandato constitucional, es también uno de los principios que rige el procedimiento administrativo, que ha sido recogido por el legislador; sobre lo mismo la SC 0427/2010-R de 28 de junio, ha señalado lo siguiente: 'Los principios fundamentales del ordenamiento jurídico administrativo boliviano, que integran el bloque de legalidad y hacen al orden público administrativo, establecen las bases para el desarrollo del procedimiento, orientados a la protección del bien de la colectividad, consagrados en nuestra legislación en el art. 4 de la LPA".

"El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión"

En lo que se refiere a la verdad material, corresponde considerar que la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: "es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término ventas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento”. (ABELAZTURY, CILURZO, Curso de procedimiento administrativo Abeledo-Perrot, pág. 29).

La doctrina, con relación al principio de verdad material, y su diferencia de aplicación en materia civil señala que: 'Mientras que en el proceso civil el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no".

En este orden de ideas, se debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, que le permitan establecer si el registro de la marca LIX2, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca, debiendo partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por consiguiente se establece que, el SENAPI debe examinar las pruebas en su conjunto y aplicar el contenido de las interpretaciones prejudiciales referentes a los indicios razonables, mala fe y competencia desleal, además del principio de verdad material, que le permitan establecer con meridiana claridad, si el registro de la marca LIX2 (mixto), causó perjuicio o no, si el registro fue realizado de mala fe, con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva la marca LIX2 y otros que se puedan o no establecer la verdad histórica de los hechos.

CONCLUSIÓN.

En consecuencia, la falta de motivación y fundamentación de la resolución jerárquica DGE/NUL/J-228/2017 de 6 de septiembre, impugnada en el presente caso, implica lesión al principio del debido proceso, habiéndose vulnerado de esta manera el derecho a la motivación de los actos administrativos e infringido las normas del ordenamiento jurídico comunitario, establecidas en la Decisión 486 de la CAN correspondiendo estimar la demanda.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa Administrativa, en consecuencia deja sin efecto la Resolución Jerárquico DGE/NUL/J- N° 228/2017 de 6 de septiembre y Auto aclaratorio de 25 de septiembre de 2017, emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, por carencia de motivación, determinando que se emita una nueva Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico motivada y fundamentada, enmarcando su decisión en la normativa de la materia y por consiguiente aplicando la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además de las Interpretaciones Prejudiciales descritas, emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal, sea con nota de atención.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.