SE/0207/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 207/2018.

FECHA: Sucre, 21 de noviembre de 2018.

EXPEDIENTE: 122/2013.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: SOCIEDAD GROUPON INC. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Edwin Aguayo Arando.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 70 a 78 vta., interpuesta por Carlos Pinto Meyer en representación legal de la SOCIEDAD GROUPON INC., que impugna la Resolución Administrativa Jerárquica RA N° DGE/OPO/J-324/2012 de 6 de noviembre, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); el decreto de admisión de fs. 83; la respuesta de fs. 110 a 114 vta.; el proveído que declaró la renuncia al derecho de la réplica de fs. 129; la notificación y apersonamiento de los Terceros Interesados de fs. 388 y 396 a 397; decreto de Autos para Sentencia de fs. 398; la Resolución N° 38/2016 de 9 de junio, que dispuso la Consulta e Interpretación Prejudicial ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fs. 402 a 403; la Interpretación Prejudicial remitida por la CAN de fs. 409 a 420; los antecedentes procesales y los de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de Hecho.

Manifiesta que ante la interposición de la solicitud de Registro de Marca ante el SENAPI por Intercomunicaciones Groupon S.R.L, el 26 de octubre de 2011 Groupon Inc. interpuso oposición, demandando se deniegue el Registro de la Marca “GROUPON” (denominación) en la clase 35 de la clasificación internacional, en los siguientes argumentos: 1) Que, Groupon Inc. es propietaria de la marca “GROUPON” en la clase 35 de la clasificación internacional vigente en Perú y Colombia, y que actualmente gestiona sus trámites de registro en Ecuador y Bolivia, hecho que le otorga el derecho de primacía frente a cualquier tercero conforme al art. 154 de la Decisión 486; 2) Existe una identidad y confundibilidad entre las marcas; 3) La adopción de la marca carece de novedad y perceptibilidad, porque no contiene los elementos distintivos, perceptible o diferenciadores que debe poseer todo signo para ser considerado como marca; y, 4) El registro de marcas que induzca a error es prohibido.

Refiere que el SENAPI, en respuesta a la oposición mediante Resolución Administrativa N° 0065/2012, resolvió declararla improbada y concedió la solicitud de registro a la marca “GROUPON” a favor de Intercomunicaciones, por no haber cumplido con dos de los tres elementos requeridos por la Decisión 486, específicamente sobre la acreditación del interés legítimos y del interés real.

Indica que ese hecho motivó a la Empresa Groupon Inc. interponer el recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante Resolución Administrativa DPI/SD/REV-N° 224/2012, que pese haberse reconocido el interés legítimo y el interés real de Groupon Inc., con fundamentos equivocados respecto a la prevalencia de los Tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico nacional, resolvió rechazar el recurso de revocatoria; ante lo cual, dice haber interpuesto el recurso jerárquico y que la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-324/2012, apoyándose en los mismos argumentos resolvió rechazar el recurso y confirmar la Resolución de revocatoria, notificada el 30 de noviembre de 2012 a Groupon Inc..

I.2. Fundamentos de la Demanda.

I.2.1. Acusa que el SENAPI, incorrectamente aplicó la Decisión 486 de la CAN sobre el marco normativo constitucional, afirmando que es jerárquicamente superior, lo que considera una equivocación flagrante, ante este hecho trascribiendo el contenido del art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), refiere que la Constitución boliviana y las decisiones del Tribunal Constitucional se ubican en un nivel jerárquicamente superior a los Tratados Internacionales, que el Tribunal Constitucional es el único órgano jurisdiccional facultado para interpretar la CPE y por tanto sus decisiones hacen parte del marco normativo constitucional conforme al art. 179 de la CPE; indica que se ignoró por completo la jerarquía normativa, el SENAPI únicamente aplicó la decisión 486 sin considerar la CPE y la jurisprudencia Constitucional en su Resoluciones Administrativas (RA), que además habría manifestado en la RA N° DPI/SD/REV-N° 224/2012, que; “las Interpretaciones Prejudiciales que emite el Tribunal Andino tienen carácter vinculante y de aplicación preferente a cualquier norma interna, siguiendo los lineamientos y principios del derecho comunitario andino”, que por ello pide se revoque la RA arriba citada y por ende se deje sin efecto la RA N° 0065/2012, que rechazó la oposición que interpuso.

Mencionando que el marco normativo Constitucional ordena la aplicación del Principio de Verdad Material, acusa que las Resoluciones Administrativas del SENAPI ninguna tomó la aplicación obligatoria de dicho principio previsto en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), por ello, citando la SC 0427/2010-R y el concepto doctrinario de Abelaztuy sobre la verdad material, menciona que el SENAPI ignoró la verdad material desvirtuando por completo sus pruebas y fundamentos legales en base a un formalismo procesal, para otorgar el registro a favor de Intercomunicaciones, empresa que injustamente busca beneficiarse de los esfuerzos de Groupon Inc. en convertir a GROUPON en una marca global.

Citando la SC N° 992/2005-R, indica que el marco normativo Constitucional ordena la aplicación del principio de Informalismo Administrativo, concebido para subsanar errores u omisiones formales del administrado siempre que las cuestiones esenciales se hayan cumplido; que en el caso, lo esencial es la acreditación del interés real con la presentación de una solicitud de registro de una marca, lo formal es la presentación simultánea, que lógicamente no hace al fondo y no puede ser motivo para rechazar un derecho. Refiere que el SENAPI no debió excluir o relegar del procedimiento el formalismo dispuesto por la Decisión 486, que requiere la presentación simultánea de la solicitud de registro y de la oposición, basando sus argumentos en los méritos y en el fondo de la disputa.

I.2.2. Respecto a que el SENAPI concluyó equivocadamente que Groupon Inc. no reunió los requisitos del art. 147 de la Decisión 486, manifiesta que acreditó los tres requisitos requeridos por la Decisión 486, o sea; 1) La acreditación del interés legítimo por el opositor; 2) Que existe un riesgo de confusión entre los signos; y 3) La acreditación del interés real por el opositor, presentado para que su oposición prospere; es más, aclara que el SENAPI en su RA DPI/SD/REV/N° 224/2012, reconoció que se acreditó el interés legítimo basado en las pruebas producidas que demostraron la titularidad de Groupon Inc. sobre la marca GROUPON Clase Internacional 35 en Colombia y Perú; asimismo, reconoció que existe un riesgo de confusión entre la marca de Groupon Inc. y la marca que pretende registrar Intercomunicaciones; y finalmente, indica que el SENAPI reconoció la acreditación del interés real de Groupon Inc. en la Resolución Administrativa precedentemente citada, no obstante a la acreditación reconocida se rechazó la oposición que interpuso, ratificada en los recursos de revocatoria y jerárquico en base a un formalismo que requiere la presentación de la solicitud de registro de marca y la oposición simultáneamente, y no de forma sucesiva tal como lo hizo Groupon Inc.

En conclusión, sobre el punto, afirma que se evidenció claramente la acreditación del interés real de Groupon Inc. al momento de registrar la marca, sin embargo, el SENAPI desvirtuó la acreditación fundamentando sus argumentos en un mero formalismo, que no puede ser considerado esencial para dar curso al procedimiento de oposición, más si debió tomar en cuenta para su Resolución los principios de verdad material e informalismo administrativo.

I.2.3. En este punto, manifiesta que la marca GROUPON es notoriamente conocida y por tanto no puede ser registrada a nombre de Intercomunicaciones, por lo tanto, el SENAPI al amparo de la Decisión 486 se encontraba obligado a denegar el registro de la marca, por lo que en su criterio corresponde revocar la RA N° DGE/OPO/J-324/2012 y consecuentemente sin efecto la RA N° 0065/2012, que rechazó la oposición que interpuso.

Al respecto transcribiendo lo establecido en el art. 135 (j) y (h) de la Decisión 486, hace referencia al proceso 0006-IP-2008 pronunciado por el Tribunal Andino, declarando la prohibición de otorgar registros a marcas que pueden inducir a confusión, en estricta aplicación del art. 147 de la Decisión citada; asimismo, resalta la Ley 1482 que aprobó y ratificó la adhesión de Bolivia al Convenio de París de 20 de marzo de 1883, que en su art. 6° Bis menciona expresamente, que a instancia del interesado los países miembros se comprometieron a prohibir el uso de una marca susceptible de crear confusión.

Sobre el punto, transcribiendo los arts. 224, 228 y 230 de la Decisión 486, ratifica que la marca GROUPON de Groupon Inc. es innegablemente una marca notoriamente reconocida, por lo siguiente: 1) Groupon Inc. existió desde la gestión 2008, a la fecha con operaciones en 47 países, registro iniciado en Estado Unidos (EEUU) y posteriormente en los otros países; 2) Es legítima y exclusiva propietaria de la marca “GROUPON”, con registro de marca en EEUU N° 3685954 y 3513882 de 7 de julio de 2009 y 5 de noviembre de 2007, asimismo, registrada en Colombia bajo la Clase 35 de la clasificación internacional, Ecuador y Perú, estos últimos países miembros de la CAN; también registrada en los países signatarios del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial: Canadá, Brasil, Alemania, Grecia, Finlandia, Francia, Holanda, Bélgica, el Reino Unido, India, Irlanda, Israel, Italia, Portugal, España, Japón, Polonia, etc… 3) Que en tan sólo el 2011, Groupon Inc. invirtió más de $us 768 millones en gastos de promoción y marketing de la marca GROUPON mundialmente, habiendo obtenido ingresos de 1.6 millones de dólares en el 2011, e ingresos totales de aproximadamente de 2 mil millones de dólares desde el 2008; los ingresos netos de las operaciones internacionales de Groupon Inc. aumentaron e inició operaciones en 9 países nuevos el 2011.

Concluye manifestando, que la marca Groupon Inc claramente cumple con los elementos de una marca notoriamente conocida, por lo tanto GROUPON no puede ser registrada por otro tercero que no sea su verdadero propietario, lo contrario significaría una confusión innegable para el consumidor y dañaría al mercado de productos y servicios que debe desarrollarse, induciendo a error al consumidor a momento de tomar la elección de los productos y servicios, por lo que considera la revocatoria de la RA N° DGE/OPO/J-324/2012 y sin efecto la RA N° 0065/2012.

I.3. Petitorio.

El demandante solicita se declare probada la demanda contencioso administrativa y se revoque la RA N° 0065/2012 en todas sus partes, se instruya al demandado proceda a declarar probada la Oposición Andina presentada por Groupon Inc., denegando la solicitud de Registro de la marca GROUPON (denominativa) de la Clase Internacional 35 a nombre de Rafael Paz Aguilera, René Suarez Aguilera y Luís Alfredo Polasek Benavides.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

El SENAPI respondió negativamente a la demanda, indicando que por falta de conocimientos en la materia el demandante pretende confundir y hacer valer argumentos que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico andino que regula la Propiedad Industrial (registro de marcas), establecida en la Decisión 496 de la CAN, rechazo que interpuso en los siguientes términos:

II.1. Transcribiendo lo establecido en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN, respeto a los requisitos para la Oposición Andina, refiere que para que proceda la oposición es necesario; que el opositor demuestre contar con un registro o una solicitud previa de su marca en otro país miembro de la Comunidad Andina (CA), con la cual el signo demandado puede inducir a confusión o error en el consumidor y acreditar su interés real, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponer su demanda de oposición. En el caso y sobre el primer requisito, dice que de la revisión de antecedentes se evidenció que el opositor demostró mediante copias legalizadas su Registro en Perú y Colombia de la marca GROUPON (mixta) Clase Internacional 35, perteneciente a la firma NEEDISH LIMITADA y a la vez transferida a favor de la firma Groupon Inc., ambos vigentes hasta la gestión 2020, lo que demuestra que cumplió con el primer requisito.

Respecto al segundo requisito; el interés real, manifiesta que el Tribunal Andino dentro de los procesos 68-IP-2010 y 22-IP-2011, generó una línea respecto al cumplimiento de la acreditación del legítimo interés en base al art. 147 de la Decisión 486 y cuya ratio decidendi lo transcribió, resaltando; “…que la forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer oposición, …”, “…La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora, al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el país en donde se hace oposición debe presentarse obligatoriamente, de manera simultánea…”.

Sobre el punto, refiere que de los hechos que cursan en obrados y del derecho estudiado, evidenció que la firma opositora ahora demandante, presentó solicitud de registro de la marca “GROUPON” en el SENAPI el 3 de octubre de 2011 y la oposición fue presentada el 26 de octubre de 2011, deduciendo que la solitud de registro de marca para acreditar su interés real bajo el signo “GROUPON” fue solicitada con posterioridad a la oposición, no cumplió con el concepto de presentación simultánea a la oposición, lo que hizo entender que no se cumplió con el segundo requisito para la procedencia y aplicación de la oposición andina establecido en el art. 147 de la Decisión 486.

II.2. Con referencia al régimen de la Comunidad Andina, precisa que el marco normativo del régimen de Propiedad Industrial en Bolivia está claramente establecido por la Decisión 486 de la CAN, que es la normativa supranacional de aplicación preferente y directa en materia de Propiedad Intelectual, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 410. Que la aplicación inmediata consiste en que tan pronto la norma jurídica comunitaria nace, automáticamente se integra al ordenamiento jurídico interno de los Países Miembro, dice que el efecto directo es la aptitud que tiene la norma comunitaria de crear derechos y obligaciones, lo que implica que las normas comunitarias que gozan de aplicación inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen a las normas internas de los Estados Miembros, al efecto transcribe en calidad de jurisprudencia parte del proceso 71-IP-2009, en el que el Tribunal Andino generó línea.

Consiguientemente, considera que para los procesos de oposición se aplica de manera preferente y directa la Decisión 486 por sobre las leyes nacionales internas, dice ser clara la norma Andina cuando exige que la solicitud del registro de marca debe hacerse a momento de interponer la oposición, así establecido en el art. 147 de la Decisión 486, que establece; “El opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla,….”, por lo tanto, evidenció que la solicitud de registro no fue presentado al momento de que se interpuso la posición (simultáneamente), sino presentada posteriormente, lo que vulneró lo establecido en el art. 147 de la Decisión 486, su incumplimiento acarrea el rechazo de la solicitud de oposición, lo contrario sería atentar contra el principio administrativo de sometimiento pleno a la Ley plasmado en el art. 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA); asimismo, indica que existen las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal Andino que disipan dudas o malas interpretaciones sobre la aplicación de la norma comunitaria, que se constituyen en fuente del derecho y en un mecanismo de cooperación, que deben ser aplicadas obligatoriamente de manera vinculante en los países Miembros de la CAN por las autoridades que administran el régimen de la propiedad intelectual.

Considerando preciso hacer conocer, cita varias Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino sobre la interpretación del art. 147 de la Decisión 486 (oposiciones andinas), afirmando que todas coinciden que la forma de demostrar el interés legítimo es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición, quedando al SENAPI la obligación de acatar esos fallos que determinan el alcance del interés real cuando obliga presentar la oposición andina y la solicitud de registro de manera simultánea (proceso 46-IP-2007, proceso 164-IP-2007, proceso 105-IP-2010, proceso 164-IP-2011, etc.).

II.3. Petitorio.

La autoridad demandada en merito a los fundamentos anotados y considerando que la demanda es contradictoria, ambigua y carente de sustento legal, solicita se rechace la demanda planteada y se confirme la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/OPO/J-324/2012, emitido por el SENAPI.

II.6. En el curso del trámite, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil.

Estando formulado la réplica fuera de plazo, mediante proveído de 18 de octubre de 2013, se dispuso la renuncia al derecho a la réplica (fs. 129).

III DEL TERCERO INTERESADO.

En estricto cumplimiento del proveído de fs. 129, mediante diligencia de fs. 388, fueron citados Rafael Paz Aguilera, Luís Alfredo Polasek Benavides y René Suarez Aguilera en su calidad de terceros interesados, quienes se apersonaron con el siguiente argumento:

Manifiestan que la Resolución Administrativa Jerárquica impugnada, es totalmente justa y cumple con lo establecido por la normativa que rige la propiedad Industrial en Bolivia, asimismo, cumple con lo establecido por el Tribunal Andino de la CAN en lo referente al legítimo interés para la presentación de oposición andina; al efecto cita y transcribe lo establecido en el art. 147 de la Decisión 486, refiriendo que la norma es clara y sin lugar a interpretación, que para ser considerada como tal la oposición andina, la solicitud de registro de marca que corresponde debe ser presentada a momento de interponer la demanda de oposición, reiterando que la normativa citada es de aplicación preferente.

Concluye indicando que las fechas de la demanda de oposición y la solicitud de registro de marca no coinciden, por lo que ambas no fueron presentadas de manera simultánea y por lo tanto no puede ser considerado como una demanda de Oposición Andina, respalda sus argumentos citando y transcribiendo la Interpretación Prejudicial del proceso 105-IP-2010. En cuya base, pide se rechace la demanda planteada y se confirme la Resolución impugnada.

IV. CONSULTA PREJUDICIAL.

Dando cumplimiento a la normativa del CAN, este Tribunal mediante Resolución N° 38/2016 de 9 de junio, dispuso se solicite dentro del presente caso la Interpretación Prejudicial del art. 147 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” ante el Tribunal de Justicia de la CAN, específicamente interpretación para determinar; si necesariamente la Sociedad demandante tenía que cumplir con el requisito formal de interponer la solicitud de registro de marca al momento de interponer la oposición, es decir, de manera simultánea, o si se podía tramitar la solicitud de registro y la oposición de manera separada en base a los principios de verdad material e informalismo, establecidos en el marco normativo constitucional, y si la Decisión 486 es jerárquicamente superior al marco normativo constitucional nacional.

Cumplida la consulta, el Tribunal el Justicia de la Comunidad Andina remitió a este Tribunal la Interpretación Prejudicial signado con el N° de Proceso 572-IP-2016 de 7 de septiembre de 2016, cursante en el expediente a fs. 409 a 420, en cuya base se resolverá la presente demanda contencioso administrativa interpuesto por Sociedad Groupon Inc. en contra del SENAPI.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA DEMANDA.