SE/0218/2015

SALA PLENA

SENTENCIA: 218/2015.

FECHA: Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº: 516/2012.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal LTDA. contra el Servicio de Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Jorge Isaac von Borries Méndez.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 302 a 310, admisión de fojas 312, contestación de fojas 401 a 405; impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012, pronunciada por la Directora General Ejecutiva del SENAPI y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. a través de su apoderada María Cecilia Casal Bowles de Cacic, interpuso demanda contencioso administrativa en base a los argumentos siguientes:

Señala que el 18 de agosto de 2009, la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. presentó demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca COLA POP’S (denominativa), en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del trámite con solicitud Nº 893-2009 de 12 de marzo de 2009, presentada por la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L., publicada en fecha 6 de julio de 2009 en la Gaceta de Propiedad Industrial, edición Nº 40 bajo el Nº 134928. Oposición resuelta por el Director de Propiedad Industrial mediante la Resolución Administrativa Nº 194/2011, declarando improbada la oposición presentada, por carecer el opositor de legitimidad, al no tener derecho o solicitud marcaria, concediendo el registro del signo distintivo COLA POP’S a favor de LA ESTRELLA. El Recurso de Revocatoria presentado contra la referida resolución fue resuelto el 11 de octubre de 2011 mediante la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 81/2011, Rechazando el recurso y Confirmando la resolución recurrida. Finalmente, el 7 de noviembre de 2011 se presentó Recurso Jerárquico, resuelto mediante la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012, Rechazando el mismo y Confirmando la resolución recurrida.

Con estos antecedentes, la recurrente, previamente a ingresar a la exposición de la vulneración de derechos, señala normas y doctrina referida a Registro de Marcas, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Haciendo referencia a la Resolución impugnada, manifiesta que en principio basó su oposición en la circunstancia que la empresa “LA ESTRELLA” incurrió en comportamiento desleal y contrario a las buenas costumbres, en consecuencia debía negársele el registro porque su actuar se adecua al art. 135 inc. p) de la Decisión Nº 486.

Argumenta que la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., usó con anterioridad la marca COLA POP WATT’S, es así que el 20 de noviembre de 1991 solicitó el registro de la marca, extremo corroborado por la factura de 27 de noviembre de 1991 de compra de 750 Kg. de papel para envoltura de caramelos, de una empresa argentina denominada La Rioja. Aclara también que la referida factura fue extraviada por el SENAPI y que no se encuentra adjunta al expediente, situación denunciada por la empresa Watt’s. Señala que estos argumentos prueban plenamente que la solicitud del registro por parte de La Estrella fue un acto de competencia desleal y que el SENAPI no podía concederlo. Afirma que es claro y evidente que la pretensión de LA ESTRELLA al solicitar el registro, era sacar el producto de Caramelos WATT’S de circulación.

Refiere que LA ESTRELLA pretende consolidar su acto parasitario de la fama ajena, porque es imposible dejar de considerar que Caramelos WATT’S ha precedido a LA ESTRELLA tanto en el uso del signo cuanto en la solicitud de registro, concluyendo que LA ESTRELLA adecuó su conducta al art. 137 de la Decisión 486, y que el registro solicitado por ella, se adecua a la prohibición de registro contenida en el art. 135 inc. p) de la Decisión citada, entonces al no denegar el registro, el SENAPI violó el principio de sometimiento a la ley impuesto por el art. 4 inc. c) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo.

También argumenta que en el proceso administrativo de oposición se violó el Debido Proceso, entendida como la obligación que toda autoridad (judicial y/o administrativa) debe sustanciar el procedimiento en la forma establecida en la norma que la regula, señalando concretamente que, la Directora General Ejecutiva del SENAPI al emitir la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012, no valoró la prueba de reciente obtención presentado por Watt’s, amparándose en el principio de Preclusión, principio no establecido en el art. 4 de la Ley Nº 2341, y no aplicó el principio de Verdad Material señalado en el art. 4 inc. d) de esta Ley.

Señala que el art. 136 de la Decisión 486 no establece plazos para presentar oposiciones, ni existe artículo que limite la presentación de pruebas hasta el momento de dictar resolución de primera instancia; que el art. 46. II de la Ley Nº 2341 señala que en cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, los cuales serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución correspondiente.

Afirma que la Resolución recurrida viola el debido proceso en su componente de congruencia, porque según la definición del Diccionario de Cabanellas, congruencia es la conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones planteadas por las partes; entonces si la oposición fue presentada en base al art. 135 inc. p), complementado con el art. 137 ambos de la Decisión 486, no podía el SENAPI basar su decisión en el art. 136 de la norma comunitaria, sin pronunciarse sobre la conducta desleal o no de LA ESTRELLA.

Señala también que existe violación del debido proceso en su componente de derecho a producir prueba y derecho a que la misma sea debidamente valorada por la autoridad, ya que el SENAPI no consideró la prueba de reciente obtención presentada por WATT’S que acredita sin lugar a dudas que la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., el 20 de noviembre de 1991 solicitó el registro de la marca COLA POP WATT’S, solicitud que mereció la oposición de la empresa brasileña Industria e Comercio San Fe Ltda., resuelta por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, mediante la Resolución Administrativa Nº 6/96 de 8 de abril de 1996, declarando Improbada la demanda de oposición, dando curso al registro solicitado por WATT’S.

En virtud de los fundamentos expuestos, solicita se declare probada la demanda, dejando sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012.

CONSIDERANDO II: Que en contestación a esa demanda, por memorial presentado el 30 de enero de 2013 que corre de fojas 401 a 405 de obrados, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI representado por Jhilda Gabriela Murillo Zarate en su calidad de Directora General Ejecutiva, expone lo que a continuación se detalla:

Refiere que el Estado de Bolivia forma parte del Grupo Andino y es a través de ese organismo internacional, que se implementan normas que son de cumplimiento obligatorio para los países miembros (normas comunes), en ese entendido la Decisión 486 forma parte del ordenamiento jurídico del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, normativa que debe ser aplicada obligatoriamente en los procesos donde haya controversia.

Manifiesta que la oposición presentada por la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. contra la solicitud de registro de marca, presentada por la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. para su producto “COLA POP’S (denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, publicada bajo el número de publicación 134928, fue rechazada por el SENAPI porque no tenía legítimo interés para plantear oposición, aplicando el art. 146 de la normativa comunitaria, entendiéndose que tiene legítimo interés el titular de una marca ya registrada o de una solicitada con anterioridad dentro del territorio nacional, calidad no acreditada por el oponente, consecuentemente su demanda era por demás improcedente.

Por otra parte, señala respecto a la adecuación de la conducta de LA ESTRELLA al art. 137 de la Decisión 486, es decir que el registro fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, anotando como lo realiza la propia demandante, que, ambos productos coexistieron en forma pacífica; sin embargo, aplicando la interpretación prejudicial de la Comunidad Andina Nº 18-IP-98 de 30 de marzo de 1998, la figura de la coexistencia únicamente aplica a registros de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicable a signos no registrados como el caso concreto, ya que WATT’S y LA ESTRELLA no son titulares de la denominación “COLA POP’S”, considerando inoportuno realizar mayor comentario al respecto.

Respecto a la violación del debido proceso administrativo al derecho a probar, señala que la documentación presentada por WATT’S en fecha posterior a la interposición del recurso jerárquico, referida a una supuesta solicitud de registro de marca “COLA POP WATT’S” con número de publicación 55995, la que hubiere sido objetada por la firma INDUSTRIA E COMERCIO SANTA FE LTDA., no cursa en archivos del SENAPI, además que no fue fundamento de la demanda de oposición, del recurso de revocatoria y jerárquico; entonces en virtud del principio de preclusión, garantía del debido proceso y a la defensa, no correspondía pronunciarse en la última instancia administrativa, sobre el supuesto derecho preferente de la opositora.

Por lo expuesto, siendo la demanda contencioso administrativa contradictoria, ambigua y carente de sustento legal, solicita se rechace y se confirme las resoluciones administrativas emitidas por el SENAPI.

Con la respuesta a la demanda y corridos nuevos traslados, a fojas 450 se decretó Autos para Sentencia.

CONSIDERANDO III: Por Resolución Nº 121/2014 de 17 de julio de 2014, la Sala Plena de este Tribunal en cumplimiento del art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y art. 123 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, resolvió remitir los antecedentes del proceso en consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la interpretación prejudicial del art. 135 inc. p) y los arts. 137, 136, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina de Naciones; suspendiendo el plazo para la resolución del proceso y dejando sin efecto el sorteo realizado, hasta que la CAN absuelva la consulta prejudicial.

Realizados los trámites correspondientes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remite la Interpretación Prejudicial de los arts. 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio, de los arts. 224 y 228 de la misma normativa; pronunciándose, Primero: La oposición debe basarse sobre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero; en el caso concreto la oposición se encuentra basada sobre una marca no registrada, no existiendo legítimo interés para interponer oposición. Segundo: Las marcas no registradas no tienen protección, excepto si solicitan y prueban que son una marca notoria o notoriamente conocida. Si la Autoridad Nacional Competente reconoce la notoriedad, en base a las pruebas presentadas, deberá referirse a la causal de irregistrabilidad del art. 137 de la Decisión 486, que es de carácter residual. Tercero: El juez consultante, determinará la existencia de “indicios razonables” que le haga pensar que la solicitud del signo “COLA POP’S (denominativo) de la Clase 30 de la Clasificación de Niza se presentó para generar confusión con el signo notorio no registrado COLA POP; o para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. No podrá sancionarse una conducta como desleal (art. 137 de la Decisión 486) si no se prueba que existió prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo.

CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los datos procesales, la resolución administrativa impugnada, como la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se establece:

En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que el tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, y teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Que el motivo de la controversia en el presente proceso, se circunscribe en determinar si el SENAPI al declarar improbada la demanda de oposición interpuesta por la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., aplicó correctamente normas de la Decisión 486, sobre cuya legalidad corresponde pronunciarse a este Tribunal Supremo, adoptando la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Establecida la controversia, contrastados los hechos narrados por las partes del proceso con los documentos adjuntos en anexo, la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia, se establece que:

Que el documento de fojas 8 evidencia que el 12 de marzo de 2009, la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. solicitó ante el SENAPI registro de la marca COLA POP’S (denominativa), solicitud signada con expediente o publicación Nº 134928 y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 0040 el 06 de julio de 2009.

Que el 18 de agosto de 2009, la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. presentó demanda de oposición contra el registro de marca solicitado por LA ESTRELLA; de igual manera, la empresa KELLOG COMPANY el 20 de agosto de 2009 formula demanda de oposición, oposiciones resueltas por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, que declara improbadas ambas demandas y concede la solicitud de registro de la marca COLA POP’S (denominativa) clase internacional Nº 30 de la clasificación de Niza, solicitada por la FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. (fs. 47 a 55). Ante esta determinación, la FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. plantea recurso de revocatoria (fs. 59 a 62), recurso que mereció la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 81/2011 de 11 de octubre, rechazando el recurso y confirmando de manera total la resolución recurrida (fs. 68 a 72). Estando en desacuerdo con la resolución, el 7 de noviembre de 2011 la fábrica WATT’S interpone Recurso Jerárquico (fs. 76 a 78); luego, adjunto al memorial de 2 de marzo de 2012 (fs. 87 a 88) la fábrica recurrente presenta prueba de reciente obtención, consistente en memorial de solicitud de registro de la marca COLA POP WATT’S (denominativa), Gaceta Oficial de Bolivia Nº 1745, de 20 de julio de 1992, donde se encuentra la publicación Nº 55995 de la marca “COLA POP WATT’S, solicitada por la FABRICA DE CARAMELOS Y MERMELADAS WATT’S LTDA. el 20 de noviembre de 1991, memorial de oposición presentado por la firma INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA. (fs. 207 a 237) y Resolución que declara improbada la demanda de oposición y otorga el registro solicitado. De fs. 90 a 92 cursa el Informe INF/DPI/SD/2012-0029 I/2012-05544 evacuado por el Responsable de Signos Distintivos del SENAPI, concluyendo que las referidas solicitudes no se encuentran inmersas en el sistema de signos distintivos, tampoco se encontraron los expedientes en forma física en la Unidad de Signos Distintivos y Oposiciones; el recurso jerárquico fue resuelto por la Directora General Ejecutiva del SENAPI en atención al Informe MDPyEP/SENAPI/DJ/JER Nº 104/2012 de 14 de marzo, (fs. 93 a 97), mediante la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo, rechazando el mismo y confirmando la resolución recurrida (fs. 98 a 104).

Mediante memorial de fs. 302 a 310, WATT’S promueve proceso contencioso administrativo, proceso remitido en consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el 26 de febrero de 2015 emite la Interpretación prejudicial de los arts. 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los arts. 224 y 228 de la misma normativa; referida a la Marca COLA POP’S (denominativa); el tribunal identifica tres cuestiones a interpretarse: I. Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca no registrada. II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado). III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Previa exposición de fundamentos, emite su pronunciamiento en tres puntos específicos: PRIMERO: La oposición debe basarse sobre una marca anteriormente solicitado para registro o registrada por un tercero. En el caso presente, no existe legítimo interés para interponer la oposición porque WATT’S no tiene registrada su marca. SEGUNDO: Los signos no registrados, serán protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, si solicitan y prueban la protección como marca notoria. El reconocimiento de notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. TERCERO: El juez consultante debe determinar la existencia de “indicios razonables” que hagan pensar que se solicitó el registro del signo COLA POP’S (denominativo) de la Clase 30 de la Clasificación de Niza para generar confusión con el signo notorio no registrado COLA POP. Se debe probar la existencia de prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo; y si la solicitud se hubiere presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Al respecto, es necesario precisar el alcance de la norma legal aplicada al caso concreto (Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena).

El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte se somete a la Jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, tal como refiere los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad. Por lo tanto, las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente, como la Decisión 578 del mismo organismo, vigente a partir del 1 de enero de 2005.

Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante a momento de emitir el fallo en el proceso interno, a adoptar la interpretación prejudicial. Dispone también dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal.

A su vez, el art. 410. II de la CPE reconoce dichas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad; en ese marco se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.