SE/0222/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 222/2020

EXPEDIENTE : 249/2016

DEMANDANTE : Sociedad BDO UNIBANK, INC

DEMANDADO : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA : DGE/OPO/J-149/2016 de 30 de junio

MAGISTRADO RELATOR : Abg. Ricardo Torres Echalar

LUGAR Y FECHA : Sucre, 20 de agosto de 2020

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 33 a 38 vlta., complementación de fs. 64 y vlta., interpuesta por Milenka Saavedra Muñoz, en representación legal de la Sociedad BDO UNIBANK, INC, en virtud del Testimonio Poder Nº 2399/2016, otorgado por la Notaría de Fe Pública Nº 69 a cargo de Félix Oblitas García, de la ciudad de La Paz, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 149/2016 de 30 de junio, que corre de fs. 2 a 17, el memorial de contestación de fojas 69 a 76 vlta., la contestación del tercero interesado de fs. 150 a 153 vlta., réplica de fs. 22 a 224, dúplica de fs. 232 a 234, la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fs. 252 a 257 vlta, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO I

I.1.- Antecedentes.

a) Por memorial de 10 de julio de 2014, la firma BDO UNIBANK, INC, representada legalmente por Pilar Salazar G, solicitó el registro de la marca “BDO Banco de Oro” (mixta) con SM-3638-2014 de 10 de julio, misma que pretende distinguir servicios en la clase internacional 36 “Servicio de envío de remesas desde hacia Filipinas”, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Nº 172575. Por memorial de 4 de diciembre de 2014, la firma Banco FASSIL SA., representada legalmente por Enrique Maclean Soruco, presentó demanda de oposición contra el signo solicitado por ser titular del signo “Crédito Oro”, con registro Nº 115070-C, dentro de la clase internacional 36. Por memorial de 20 de febrero de 2015, BDO UNIBANK INC, respondió a la demanda de oposición interpuesta por la parte contraria.

d) Por Resolución Administrativa Nº 288/2015 de 27 de julio de 2015, se resolvió declarar Probada la demanda de oposición planteada por la firma Banco Fassil SA. y Denegar la solicitud de registro de la marca BDO “Banco de Oro” (mixta), dentro la clase internacional 36, solicitada por la firma BDO UNIMAK, INC. Resolución Administrativa que fue puesta en conocimiento de las partes mediante formulario de notificación de 16 de noviembre de 2015.

c) Por memorial de 27 de noviembre de 2015, la firma BDO UNIBANK INC, interpuso recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa Nº 288/2015 de 27 de julio de 2015. Por Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 04/2015 de 6 de enero de 2016, se resolvió aceptar el recurso interpuesto por la firma UNIBANK INC, representada legalmente por Pilar Salazar, revocando de forma total la Resolución Administrativa Nº 288/2015 de 27 de julio, por lo que se concede la solicitud de registro de la marca BDO “Banco de Oro” (mixta) para distinguir productos dentro la clase internacional 36 a nombre de la firma BDO UNIBANK INC.

Interpuesto el recurso jerárquico por la firma BANCO FASSIL SA., contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 04/2016 de 6 de enero de 2016, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, resolvió Aceptar el recurso jerárquico interpuesto por la firma BANCO FASSIL SA, asimismo Revocó de forma total la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 04/2016 de 6 de enero de 2016 y Confirmó la Resolución Administrativa Nº 288/2015 de 27 de julio de 2015.

I.2.- Fundamentos de la Demanda

En mérito a los antecedentes expuestos, la Sociedad BDO UNIBANK, INC, representada por Milenka Saavedra Muñoz, interpuso demanda contenciosa administrativa argumentando que:

La Resolución emitida por la Directora General Ejecutiva, a tiempo de resolver el recurso jerárquico, incurre en error y de manera ilegal y desentendida de la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Andino, valora los elementos que integran el signo “BDO Banco de Oro” de manera separada, la autoridad de alzada omite considerar, lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 84-IP-2011, que establece “la marca mixta es una unidad, cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”, sin embargo la resolución ahora impugnada, se fundamenta sobre la base de la desagregación de los elementos que componen el signo Banco de Oro. Sostiene como regla 1 que habría confusión sobre una supuesta “similitud ortográfica”, advertirán la ausencia de razonabilidad y lógica en la que incurre la Autoridad Jerárquica al pretender justificar la supuesta similitud ortográfica sobre la base de la utilización de consonantes que en nada refiere ni inducen a la similitud observada.

Señala también, que la autoridad jerárquica, refiere a una supuesta similitud fonética fundamentado dicha aseveración sobre la base confusa e incoherente excluyendo los términos de uso común “Banco” y “Crédito”, no obstante que el Tribunal Andino ha establecido que la marca mixta debe analizarse como una unidad, se advierte que existe similitud de las sílabas “O-RO” variando de las sílabas “BDO-DE” del signo solicitado, aspecto carente de razonabilidad, máxime si se considera que el elemento distintivo BDO marca mixta en nada se asimila ni ortográfica, ni fonéticamente al signo CREDITO de oro.

La regla 2 refiere, a que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente excluyendo los términos comunes “BANCO” y “CREDITO”, concluyendo que los signos en conflicto “BDO Banco de Oro” del signo solicitado y “Crédito Oro” del signo opositor en sus características esenciales dejarán un recuerdo semejante en la mente del consumidor, advirtiéndose, que la autoridad administrativa realiza la interpretación forzada sobre el signo BDO Banco De Oro, omitiendo demostrar cuales serían estas características esenciales que pudieran determinar la semejanza, ortografía y fonética.

Con respecto a la regla 4, sostiene que los signos en conflicto al pertenecer a la misma clase del nomenclátor y poseer finalidades afines, podría constituir un indicio de conexión competitiva, al respecto sus autoridades deben observaran un desconocimiento del contenido y alcances de los servicios protegidos, “BDO Banco De Oro” comprende servicio de envío de remesas desde y hacia Filipinas, el cual está definido en la Ley Nº 343, como servicio Financiero Complementario, por su parte la Resolución Nº 121/2011 de 27 de septiembre del Directorio del Banco Central de Bolivia, precisa la naturaleza de este servicio como pago de remesas internacionales. Los servicios de crédito son definidos como todo activo de riesgo, asumiendo ese riesgo la entidad financiera, quien provee de los fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes, concluyendo que no poseen finalidades afines, no existe conexión competitiva entre ellos y menos podrían hallarse en un mismo mercado.

Continúa señalando que en relación a los elementos de derecho, la marca BDO Banco De ORO, contiene elementos que conforman una unidad, en la que se incluye la palabra ORO, estableciendo el Tribunal Andino el lineamiento jurisprudencial en torno a la marca mixta en el proceso 84 – IP -2011, al precisar que la marca mixta es una unidad, protegiéndola en su integridad y no en sus elementos por separado, estando así establecido en el art. 134 de la Decisión 486, resultando incoherente e ilegal que se disgregue el signo y se haga un análisis sobre un solo elemento de la marca, que además es accesorio al elemento distintivo principal.

Continúan señalando y manifestando que el elemento distintivo principal de su marca es BDO, la palabra ORO complementa el signo distintivo como accesorio, no puede considerarse en sí mismo como característica distintiva principal para el registro de una marca, por lo que se advierte que el término BDO constituye y forma parte del nombre comercial de nuestra mandante BDO UNIBANK, INC, la referencia BDO refiere incuestionablemente al origen empresarial del servicio (BDO UNIMANK), consecuentemente no podría generarse confusión alguna y asociación para el público consumidor, toda vez que este contratará el servicio de “BDO” y no de “ORO”.

Manifiesta también que, los servicios protegidos se hallan limitados a “servicios de envío de remesas desde y hacia Filipinas”, los del tercero interesado marca “Crédito Oro” refieren a servicios financieros de crédito de libre disponibilidad con garantía prendaria de oro, comprendido en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia.

Por último la autoridad administrativa interpreta erróneamente el art. 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que los elementos de valoración, no son aplicables al registro de la asociación con el signo opuesto por Banco Fassil SA.

I.3. Petitorio

Solicita se declare PROBADA la demanda, revocando totalmente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J – Nº 149/2016 de 30 de junio, disponiendo el registro de la marca “BDO Banco De Oro”, dentro de la clase 36 de la clasificación internacional.

I.4. De la contestación de la demanda.

En respuesta a la demanda planteada, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), a través de su Directora General Ejecutiva y representante legal Jhilda Gabriela Murillo Zárate, responde a la demanda en los siguientes términos:

El inc.) a del art. 136 de la Decisión 486, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad, estableciendo que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación.

Sobre el término genérico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 99-IP-2003, estableció que el signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado, y en aplicación de la presente causa se advirtió que el signo solicitado “BDO Banco De Oro” (mixta) pretende distinguir los servicios en la clase internacional 36: “Servicios de envío de remesas desde hacia Filipinas”, por cuanto del análisis del mismo se evidencia que no designa de forma usual y común los servicios que pretende amparar por cuanto el término “Banco” no se constituye como un signo genérico.

Respecto al término “BANCO”, la jurisprudencia andina referida, advierte que para que un término sea considerado de uso común, el mismo debe estar incluido en al menos seis registros vigentes y de diferentes titulares por lo que de la revisión de la base de datos y libros de registro del SENAPI, se advierte que el término “BANCO” se constituye con un término de uso común para la clase internacional 36, al advertirse la existencia del término en más de seis registros vigentes de distintos titulares. Sobre el término “Crédito”, igualmente se realizó la búsqueda y atendiendo a la jurisprudencia andina, se advierte que para que un término sea considerado de uso común, el mismo debe estar incluido en al menos seis registros vigentes y de diferentes titulares, advirtiéndose que se constituye en un término común para la clase internacional 36, al haberse advertido la existencia del termino en más de seis registros internacionales vigentes de distintos titulares, no debiéndose tomar en cuenta dentro del cotejo de los signos en conflicto.

En relación al cotejo de los signos en conflicto: Signo solicitado, en la clase internacional 36 “BDO Banco De Oro” (mixta); signo registrado, clase internacional 36 “Crédito Oro” (denominativo). En atención a lo señalado por la jurisprudencia de la Comunidad Andina dentro de los procesos 84-IP-2011, 101-IP-2002 y 7-IP-2010, se constata que el signo registrado “Crédito Oro” es una marca denominativa, también conocida como nominal y verbal, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por varias letras y que integran un todo pronunciable. El signo solicitado “BDO Banco De Oro”, es una marca mixta en virtud que se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico, por lo que para realizar el cotejo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo el signo solicitado, como elemento predominante al denominativo.

En ese sentido, la Regla 1, en relación a la similitud ortográfica, advierte semejanzas de las consonantes y las vocales “O-R-O” variando las consonantes y las vocales “B-D-O D-E” del signo solicitado respecto a la marca registrada. En relación a la similitud fonética, excluyendo los términos de uso común, se advierte que existe similitud de las sílabas “O-RO” variando las sílabas BDO DE del signo solicitado respecto a la marca registrada, coligiéndose que al ser pronunciados los signos en conflicto podrán ser percibidos de manera semejante por el oído humano, generando semejanza en el plano fonético. Al hacer referencia a la similitud ideológica, se advierte que el signo solicitado y la marca registrada, se encuentran compuestos por términos provistos de significado propio en el idioma castellano, los cuales por la semejanza ortográfica y fonética descritas, pueden generar una idea semejante en la mente del consumidor.